涉外定牌加工中的商标侵权问题

陈资赟

永康市人民法院

涉外定牌加工中的商标侵权问题

陈资赟

永康市人民法院

随着我国改革开放的不断推进，外向型经济已经成为我国经济的重要组成部分。在国际贸易中，涉外定牌加工是我国经济对外开放的一种主要的贸易方式。由于我国是发展中国家，劳动力的价格低廉，吸引不少外资投资成立出口加工企业，而且出口经济在一定时期内将长期存在。其中涉外定牌加工业务也为该类企业经常采用。但是在涉外定牌加工中涉及到商标的使用，也容易发生商标侵权纠纷。

涉外定牌加工；商标侵权

商标侵权应以造成相关公众的混淆为必要条件，对于定牌加工贸易中加工方在出口商品上贴附商标与中国相关商标权人的注册商标相同或近似的行为，是否会构成商标侵权。

定牌加工，在我国又称为定牌生产，简称OEM，英文可以翻译为“原始设备制造商”。定牌加工是目前国际市场上一项十分流行的而又行之有效的生产形式。近年来，随着我国定牌加工贸易的增长，由此引发的商标纠纷也不断增多，其表现形式呈多样化，原因也较为复杂。其中一种情形为受境外商标权人委托定牌加工，该商品仅用于出口，并不在国内销售，而加工方贴附有商品上的商标同他人在中国注册的商标相同或近似，这种商标使用行为是否构成商标侵权，在理论和实务中一直存有争议。

在定牌加工的具体合同中，加工产品所需的原材料有的是委托加工方提供，有的由加工方根据委托方自己采购。但是在两者交付的产品上所使用的商标，均按委托定做方的要求予以标记，加工方进行产品加工的行为属于受托行为。1

商标使用之侵权行为在定牌加工中，相应的争议为：

1、是否有商标注册人的许可

这里的商标注册人应当为中国大陆依法获得商标注册的商标注册人，不是在境外取得的注册商标的注册人。商标权作为知识产权的一种，具有地域属性。2因此，境外的商标注册人的许可本身不能认为是《商标法》第五十二条中的“商标注册人的许可”。因此，在涉外定牌加工行为中，定作方在境外取得的商标权在中国不具有效力，不享有商标专有权，也不构成定作方或加工方商标侵权抗辩的法定事由。同样，对在我国是否构成商标侵权的判定，不存在适用外国法的问题，只能适用中国的相关法律。商标的地域性决定了我国的商标法律制度只保护在我国注册的商标权人。

2、定牌加工是否属于商标的使用

笔者认为，对我国《商标法》所规定的商标的“使用”含义，《商标法实施条例》第3条有明确的规定：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。涉外定牌加工行为明显落入了该规定中“使用”的范围。

3、未在国内销售的法律后果，是否是产生混淆，构成侵权

笔者认为，首先，知识产权理论有别于传统民事侵权理论，并不以实际损害事实发生为构成要件，在我国的商标法律体系下，是否给商标权人造成损害并不能影响商标侵权的认定。其次，在理论上，混淆原则确实是判断商标侵权的基本原则。但在目前我国的商标法律框架下，法律、法规、司法解释明确规定混淆原则作为认定构成商标侵权要件的，只限于对驰名商标的保护、商标名称或者装潢与商标的冲突、企业字号与商标的冲突、域名与商标的冲突、类似商标或服务的认定、商标相似性的判定等方面。3

据上，笔者认为，对涉外定牌加工行为是否构成侵犯中国商标注册人的专用权的判定，既要遵守我国目前的商标法律规定，又应该重视OEM产业在我国经济发展中的现状，充分考量中国商标权人、定作方、加工方三者之间的利益平衡。核心是在我国现有的法律框架下，如何适用和理解商标混淆的原则问题。

商标最基本的功能是识别功能。识别性包含了两种关系：商标与商品或服务之间的联；商标所标示的商品或服务与提供者之间的联系。任何商标都应当具有可识别性，这样才能够将消费者引导到某种商品或服务上，使消费者正确区分某类商品或服务的不同提供者。因此，商标权人对商标的使用，其主要目的在于使消费者不致对其商品或服务与其它生产经营者的商品或服务发生混淆和误认。

商标的混淆原则正是基于保护商标的识别性而产生的。混淆原则包含两层含义：1、消费者无从分辨或混同两个事实上产自不同企业的商品，即消费者对商标与其所标示的商品或服务的联系发生误认；2、消费者很清楚某一商品不可能由某一企业直接生产，但却可能认为该企业与实际生产者之间存在某种许可、授权或参股的关系，但由于实际上并不存在这种关系，消费者就有关商品或服务的来源发生误认或混同。由此，混淆包括实际混淆和混淆的可能两种，在混淆的判断中应当以相关公众的标准进行判断。混淆原则的基本出发点应在于防止消费者发生误认，混淆主要侵害了商标的本质属性——识别功能。但在我国的商标法律规定中，并没有将混淆原则作为判定所有商标侵权的必要条件。

根据知识产权法学界的主流观点，知识产权侵权认定暨停止侵权之民事责任的认定，不需要考虑过错，而知识产权侵权的赔偿责任的认定，还是采纳过错责任原则，或者说是过错推定原则。那么作为加工方，在加工过程中要对自己的侵权行为承担民事责任，有过错的应当赔偿责任。加工方在加工过程中未尽到审查义务，侵害他人商标专有权的，应承担赔偿责任。

从赔偿责任构成要件来看，知识产权侵权理论有别于传统民事侵权理论，并不以损害事实发生为构成要件，在我国商标法体系下，也是如此。4

法律是各种社会利益的博弈结果，是利益平衡的产物，而法律所追求的利益目标，即为立法机关的政策目标，因此法律是政策选择的结果。在境内贸易定牌加工中，加工方的商标侵权赔偿责任适用过错责任，以加工方是否履行了合理的商标使用权审查义务为是否承担赔偿责任的判断标准，符合发展社会经济的政策目标，也满足了保护商标权人的利益的政策要求。在对外定牌加工中，境内商标权人由于利益驱动，要求禁止未经其许可的贴牌加工行为，而司法机关出于保守的天性，对法律进行严格的解释适用，认定对外定牌加工中标示境内商标的行为属于商标侵权的行为，恰好满足了境内商标权人的利益需求，但是对加工业却是造成了一定的不利影响。

注释

1张玉敏：《涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用》，《知识产权》2008年第4期，p71

2祝建军：《涉外定牌加工中的商标侵权》，《人民司法•案例》2008年第2期，p57-58

3方双复：《涉外定牌生产中商标侵权行为的认定》，《电子知识产权》2006年第12期，p44

4吴汉东：《知识产权法》，中国政法大学出版社，2002