由 SiRF 与 Global Locate专利诉讼引发的思考

· 文|国家知识产权局专利局光电技术发明审查部 隋欣 张亚玲 黄素霞 张岩 周亚沛

由 SiRF 与 Global Locate专利诉讼引发的思考

· 文|国家知识产权局专利局光电技术发明审查部 隋欣 张亚玲 黄素霞 张岩 周亚沛

自GPS为代表的导航定位技术面向公众开放以来，相关产业已进入全面发展阶段。我国目前的导航定位领域企业主要有两个发展方向：第一是丰富和完善以GPS为核心的产品市场拓展，第二是加快北斗为核心的技术产品的研发和推广。尽管这两个发展方向各有侧重，但在通信服务、汽车导航、个人导航设备，以及监控与信息服务等应用和服务领域却有着诸多相通之处，也存在激烈的竞争。作为竞争手段之一的专利诉讼更是被各企业视为占领技术制高点和市场份额的有力武器。SiRF与Global Locate公司之间在美专利诉讼就是很典型的案例。

一、当事人简介

（1）SiRF公司

美国SiRF科技公司成立于1995年，总部设于美国加州的圣荷西市，在美国纳斯达克证券交易中心挂牌上市。

SiRF公司生产GPS芯片集以及相应的软件产品，其产

量占全球GPS芯片出货量的70％，是全球最大的GPS芯片供应商。SiRF公司所研发的技术已被广泛应用在具有卫星导航功能的手机、汽车导航设备及消费类电子产品等领域。其产品主要包括SiRF star系列GPS芯片。

SiRF公司于2009年6月被CSR公司收购。

（2）CSR公司

CSR（Cambridge Silicon Radio）公司成立于1998年，总部位于英国剑桥，在伦敦证券交易所挂牌上市。

CSR公司主要产品线为单芯片的蓝牙芯片和GPS芯片，是目前全球最大的蓝牙芯片供应商，约占50％的市场份额，同时也提供WiFi和VoIP解决方案。CSR公司在蓝牙市场上的主要竞争对手是Broadcom公司。CSR公司的主打产品包括aptX、BlueCore、CSR、IPS、COACH、SiRF star等系列芯片和模块。

（3）Global Locate公司

Global Locate公司总部位于美国加州的圣何塞，是从事GPS和网络辅助GPS（A-GPS）的半导体及软件解决方案的提供商。

Global Locate公司拥有超过175项与GPS和A-GPS有关的外国专利

和外国专利申请。其产品包括世界上首台采用单模商用GPS接收机Hammerhead，主要采用宿主机型（host-based）架构，并被用于手机中。这意味着GPS芯片和导航软件能够共享手机等内部的处理器和其他硬件资源。

该公司于2007年被Broadcom公司并购，其商标已于2012年被注销。

（4）Broadcom公司

Broadcom（博通）公司成立于1991年，总部位于美国加州的尔湾，在美国纳斯达克证券交易中心挂牌上市。

Broadcom公司是世界上最大的无生产线半导体公司之一，年收入超过25亿美元，拥有2600多项美国专利、1200项外国专利和7450项专利申请。该公司提供包括语音、视频、数据和多媒体领域的无线/有线传输在内的芯片、片上系统和软件解决方案。其主要产品包括BCM系列的定位芯片和定位接收机。

（5）TomTom公司

TomTom（Tom2，通腾导航科技）公司成立于1991年，总部位于荷兰阿姆斯特丹，在Euronext股票交易市场挂牌上市。

其主要产品包括TomTom GO、TomTom XXL、TomTom VIA、TomTom XL等系列的便携式导航设备（PND）。累计至今，TomTom已在全球销售出超过6000万台PND，其受欢迎的程度从合作客户在欧洲每2个PND使用者中，有1人是使用TomTom产品就可见一斑；其在北美亦拥有高达25％的市场占有率。

二、SiRF与 Global Locate专利诉讼过程

这场诉讼可以被大体分为三个阶段：SiRF起诉、Global Locate应诉、SiRF上诉。

（1）第一阶段——诉讼缘起

SiRF公司发起专利诉讼的原因在于其主要客户——TomTom将其下一代PND产品线“TomTom ONE”（TTOne）所需采用的GPS芯片定为从Global Locate公司采购，致使SiRF公司的股价在2006年12月14日急剧下跌。第二天，SiRF就其所拥有的专利在加州地区法院发起了对Global Locate公司及Global Locate公司分销商SBCG公司的专利侵权诉讼（案卷号：4∶2006cv06964），要求经济赔偿和Global Locate公司停止侵权行为。

（2）第二阶段——复杂而精彩的发展

随后，主角换成了Global Locate公司。Global Locate公司显得沉着老练。其采用了两种手段应对SiRF的发难：不仅发起了两起诉讼，而且还请求美国国际贸易委员会（ITC）发起337调查。

第一起诉讼（美国加州北部地方法院，民事案卷编号：4∶06-cv-06964-SBA）中，Global Locate公司指控SiRF公司的下列行为导致直接和间接侵权：研发、制造并销售了某些GPS芯片。

第二起诉讼（ITC案号：337-TA-602）中，Global Locate公司指控E-TEN、Pharos、MiTAC和Mio这四家公司的下列行为导致直接和间接侵权：将SiRF公司的涉诉芯片集成到终端用户和消费类GPS设备中。

2007年4月30日，在Global Locate的请求下，ITC发起了一项调查，目的在于确定将某些侵犯Global Locate公司的专利权的GPS设备进口到美国、销售进口、进口之后在美国范围内实施销售的行为是否违反美国关税法案第337条的规定。

在ITC的审判过程中，首先由ITC的行政法官（“ALJ”）举行了证据听证会。

>>>图1 SiRF与Global Locate公司之间专利诉讼重要事件的发展示意图

诉讼案件发展至此，Global Locate公司这个尚未上市却拥有GPS和A-GPS半导体和软件的无晶圆供应商已经吸引了来自导航定位业界越来越多的关注。Broadcom公司找准时机，以1.43亿美元收购了Global Locate公司的大部分股权，并承诺对Global Locate公司的原股东和合并后的运营提供8千万美元的资金。收购中，Global Locate公司的原股东购买了3百万美元的Broadcom公司股权。2007年7月12日，Broadcom公司宣布完成了对Global Locate公司的收购。Global Locate公司背后有了强有力的支援。这不仅使得SiRF在这场旷日持久的诉讼中需要面对的对手变得强大起来（实际上，SiRF在GPS芯片市场的龙头老大地位在2011年被Broadcom超越），也直接加剧了SiRF公司赢得这场诉讼的不确定性。

法院方面经审理认为：SiRF公司相对于这6件专利均存在违反337条款的行为，且SiRF侵犯Global Locate公司的三项专利的专利权。

2009年1月15日，ITC公布了最终决定：①ITC确认了地方法院的决定；②ITC断定SiRF侵犯了US6651000B2（以简洁格式生成和发布卫星跟踪信息的方法和装置）和US6704651B2（移动接收机利用广域参考网络播发星历定位的方法和装置）的专利权；③ITC认定US6417801B1（对GPS信号的时间自由处理的方法和装置）和US6937187B2（卫星接收机定位生成动态模型的方法和装置）这两个专利有效。ITC在公布最终决定的同日，还发出了有限制禁止令，禁止在国外生产的、存在侵权的GPS设备进入美国。

（3）第三阶段——SiRF上诉

以SiRF公司为首，包括E-TEN、Pharos、MiTAC和Mio公司在内的多家公司之后向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，被上诉方为ITC，而Broadcom以及Global Locate公司作为中间介入者（案卷号：2009-1262）。该上诉案存在三个焦点：焦点1：Global Locate公司是否有要求维持US6606346B2（计算信号相关的方法和装置）的专利权的资格；焦点2：对US6704651B2和US6651000B2的侵权判定是否正确；焦点3：US6417801B1和US6937187B2的权利要求是否为可授权主题。

2009年3月16日，SiRF的上诉要求被联邦巡回上诉法院驳回。联邦巡回上诉法院认定并购前原属Global Locate公司的6件专利均有效且可执行，SiRF公司关于这6件专利存在侵权行为，应当赔偿Broadcom公司的经济损失。

至此，SiRF公司与Global Locate公司之间的专利诉讼以SiRF公司败诉而告终。

三、导航定位领域企业在美专利诉讼的策略

纵观本案，导航定位领域企业在美诉讼时，应当借鉴以下策略：

（1）好的开始是成功的一半

发起专利诉讼前，原告方应做好充足的准备。这里的准备不仅包括第一场诉讼，还包括对被告反诉时的应对。SiRF公司面对商业竞争失利而主动发起诉讼，这种主动出击本应能够得到良好的开局并引导整个诉讼走向胜利，但SiRF显然对于被告Global Locate公司的专利没有仔细地进行研究如何反制，导致SiRF公司在ITC诉讼过程中提供的理由和证据均显得很肤浅且不具有说服力，并最终致使诉讼失利。在实践中，诉讼前的准备工作一般包括：确定侵权行为人、查明侵权事实、收集相关证据；估算侵权利益损失、确定侵权赔偿数额；整理证据材料、撰写诉状；最后选择管辖法院、提起专利侵权诉讼。

值得一提的是，企业应留存研发记录，以便为自己辩护。例如：对产品开发过程进行留档，记录自己的产品与竞争对手的产品的区别；如果是在仿制竞争对手的产品，那就需要调查对方产品是否已获得专利保护。如果竞争对手的产品已获得专利保护，则需证明自己的产品相对于竞争对手产品的创新之处，或者宣告对方专利无效。

（2）两面开弓，事半功倍

如果可能，尽量向被告发起多个诉讼。这不仅仅是增加了诉讼的数量，更会起到令被告手忙脚乱的良好效果。本案中，Global Locate公司在对SiRF公司提起反诉的同时，还向ITC发起了对SiRF公司的指控。而这一切都是在Global Locate公司接到SiRF公司的诉讼以后的半个多月的时间——期间还跨过了圣诞节——完成的。由此反映出了Global Locate公司对于SiRF这一迟早要面对的竞争对手，乃至同行业其他竞争对手在平时的研究和诉讼技巧的积累，因此才能面对其他公司“突如其来”的发难而“打有准备之仗”。当然，这也适合对反诉讼问题的处理。这可以说是作为企业应对专利诉讼时的最理想姿态。

此外，企业在展开可能引起对手诉讼等发难的商业合同之前，就应当做好充分的知识产权研究调查，预防可能随后出现的知识产权诉讼。例如，可以这样假设：Global Locate公司在与TomTom公司签订商业合同之前时，就同时有针对性地开展了对TomTom公司的原合作伙伴SiRF公司的知识产权尽职调查，这种眼光和策略值得国内广大企业和相关人员充分的借鉴。

（3）突破“逐级诉讼”观念的束缚

美国州立法院、ITC、联邦巡回上诉法院等多有允许重审的机制，诉讼方应尽可能在本级诉讼权利用尽的情况下，再向更高一级的法院提起诉讼请求。这个案例中，Global Locate就是突破了一般观念中的逐级诉讼，直接向ITC提出诉讼，变被动为主动，最终赢得了主导权。

美国专利权人有资格根据美国1930年《关税法案》的337条款，向ITC提交知识产权侵权诉讼。ITC最初是一个保护美国制造公司权利的论坛，但是随着时间的推移，司法要求被放宽，在美国拥有知识产权的美国之外的公司也可以提起诉讼了。ITC行政法官的裁决要依据由6位成员组成的委员会以及白宫的审查意见而定。申请者可以向联邦法院起诉所有ITC的裁决。不同于法院，ITC可以发出排斥令，能够阻止企业的竞争对手将相似的产品带入美国市场。这些命令由美国海关在边境执行。这种排斥令能够阻止产品的进口。ITC较普通法院具有的另一个显著优势便是速度。希望我国企业在诉讼维权时对这些与国内司法体制的不同之处给予特别关注。

（4）适当运用收购和被收购手段

Broadcom在SiRF和Global Locate这两家公司诉讼进行期间完成了收购，取得了GPS基带芯片专利并趁机进入了GPS市场。Global Locate公司借此被告侵权的危机，完成了一次成功的危机公关，加入到Broadcom公司的旗下。

事实上，收购、并购都是专利诉讼战场上的常用战略和战术。第三方势力的介入不仅可以用较正常情况低得多的成本收购和整合自己所需的技术和资源，还可能在被收购方赢得诉讼后藉此收获一笔不菲的诉讼赔偿。本案中，Broadcom公司就是得到了SiRF公司的大笔赔偿金并且使SiRF公司从此元气大伤。

此外，从另一个角度讲，还可以用于产生舆论声势，借此提高自己被其他大公司收购或并购的价值。现代市场竞争激烈，从正常的技术竞争和产品宣传的角度提升自己的声誉固然是必须的，但通过诉讼来赢得自身被关注度也是很有效的自我宣传手段。当然，这种做法应当是建立在自身有足够技术积累和经济实力的基础之上的；否则在残酷的竞争和前途不明朗的诉讼战场上，这无异于是玩火自焚。

（5）巧妙选择诉讼对象

对起诉对象的选择也是专利侵权诉讼是否成功的一个重要方面。SiRF公司仅针对Global Locate公司发起诉讼，而Global Locate公司却在反诉时不仅在加州地方法院应诉SiRF公司，同时还认识到使用或销售SiRF公司芯片的公司同样作为侵权者，因此也对这些下游产品制造商和产品销售商提起了诉讼。但是，由于芯片涉及到的产品及其生产商、经销商众多，对所有侵权者同时提起诉讼所需要的成本高昂。因此，Global Locate公司仅针对几个大型的下游厂商提起了诉讼。总的来说，对于存在众多侵权者的案件来说，是全部同时起诉以免有些侵权者掩盖证据还是只起诉几个侵权者以达到“敲山震虎”的目的是要研究的问题。另外，起诉哪些侵权者会降低侵权认定难度、排除地方保护干扰均是为有效解决此问题而应当认真考虑的因素。初步禁令则是在最终判决作出之前的暂时性救济，以实现成文法的规定。给予初步禁令并不意味着原告在审理过程中有权获得永久禁令，但如果原告寻求的是一项永久禁令，而最终法院也判决给予永久禁令，则该初步禁令将并入永久禁令，或该永久禁令取代初步禁令。

四、结束语

专利技术的发展、需求的增加必然导致市场繁荣、在美投资和销售的企业增多。专利与商业利益关系密切，在激烈的市场竞争中在美专利诉讼必然也会增加。这是一个不可改变的客观事实和普遍规律。

尽管国内目前专利诉讼并不多，但可以预见到，随着北斗卫星导航系统的建立和国内导航产业的发展，不久的将来，国内企业必然会面临如国外企业一样的专利纠纷——这不仅可能出现在打开美国市场的路上，还有可能发生在我们身边。这种纠纷在给国内企业带来风险的同时，也蕴含着巨大的商机。如果准备充分应对得当，同样能够扭转局面，为自身的发展赢得筹码。

从上述在美诉讼中我们不仅可以学习借鉴并得到警示，更需要在平时注重自身核心技术的专利布局，建立和完善专利预警分析机制，做到未雨绸缪。

（6）禁令在诉讼中的作用

在SiRF公司与Global Locate公司的诉讼案例中，Global Locate公司申请对SiRF公司施行有限制禁止令。ITC在随后的判决中发出了有限制禁止令，禁止SiRF公司在国外生产的、存在侵权的GPS设备进入美国，该禁止令于2009年3月16日生效。

在程序上，美国法中将禁令分为永久禁令（Permanent Injunction）、初步禁令（Preliminary Injunction）和临时扣押令（Temporary Restraining Order,TRO），后两种也称有限制禁止令。一项临时扣押令是法院在审查原告是否有权获得初步禁令的听证程序中发出的禁止作出某种行为的命令，有效期一般持续到颁发初步禁令时到期。而