生物技术对专利权穷竭原则的新挑战

美国联邦最高法院新近审结的BOWMAN v. MONSANTO CO. ET AL案（以下简称BOWMAN案）就提出一个新问题：农民通过合法途径购买到受专利保护的种子以后，是否可以通过种植和收获的方式使用这些种子。为此，笔者借助BOWMAN案，讨论和分析专利权穷竭原则在生物技術领域的具体适用问题。

一、BOWMAN案的基本情况

孟山都公司（Monsanto）发明了一种变异基因，该变异基因可以使豆类作物对草甘膦（大多数除草剂中的有效成分）产生抗药性。孟山都公司生产和销售含有这种变异基因的豆种，并将该豆种称作“朗达普立得”种子（Roundup Ready Seed）。因此种植孟山都公司这种大豆的农民在使用含草甘膦的除草剂时，就可以除去各种杂草，却不会伤及大豆植株。孟山都公司的多项专利涉及“朗达普立得”种子技术的诸多方面，其中就包括“含有该遗传物质的种子”。此处的“遗传物质”就是指前述对草甘膦产生抗药性的基因。

孟山都公司不仅自己销售“朗达普立得”豆种，也授权其他公司代为销售，但是购买“朗达普立得”豆种的农民都必须签订一份专门许可协议。该项许可协议要求购买“朗达普立得”豆种的农民只能将所购豆种播种一次。种植“朗达普立得”豆种的农民收获大豆以后，可以自己消费，也可以将大豆作为商品出售给仓储公司或者农产品加工公司。但是根据许可协议，种植“朗达普立得”豆种的农民不得将收获的大豆再次用作豆种，也不得将收获的大豆出售给那些打算用作豆种的任何人。由于许可协议禁止农民采取重复播种“朗达普立得”大豆，这样农民每个种植季都必须从孟山都公司重新购买“朗达普立得”豆种。

弗农·鲍曼（Vernon Bowman）是美国印第安纳州的一位农民，非常喜欢种植孟山都公司的“朗达普立得”大豆。他每年都从孟山都公司的一家下属公司购买“朗达普立得”豆种用于种植第一茬作物，并按照上述许可协议将购买的豆种全部用于播种，将收获的大豆全部出售给一家谷物仓储公司。但是在种植第二茬作物时，鲍曼却采取了不太常规的方法。考虑到第二茬作物有风险，鲍曼不愿再支付高价钱购买孟山都公司的“朗达普立得”豆种。于是他就到一家谷物仓储公司购买了一些用于消费用途的“商品大豆”，并将购买的大豆播种在自家地里。这些大豆都是当地其他农民以前的收成，并且当地大多数农民也都购买孟山都公司的“朗达普立得”大豆用作豆种。因此鲍曼可以想得到，他购买的大豆中有很多豆粒都具有孟山都公司专利技术所描述的抗草甘膦特性。因此当鲍曼在地里喷洒含草甘膦的除草剂时，绝大部分的大豆植株都存活下来，并最终结出具有“朗达普立得”豆种特性的大豆。鲍曼将收获的大豆留作豆种，用于来年第二茬作物的种植。鲍曼以这种方式种植和收获了八茬大豆。

孟山都公司发现鲍曼的上述做法后，以侵犯“朗达普立得”豆种专利为由起诉了鲍曼。鲍曼则以专利权穷竭原则为由提出抗辩，并辩称：孟山都公司不得控制大豆的使用，因为这些大豆都是经过授权许可而销售的。美国联邦地区法院拒绝了鲍曼提出的抗辩，并判令鲍曼赔偿孟山都公司84456美元。

鲍曼不服美国联邦地区法院的判决，随后向美国联邦巡回上诉法院提出上诉。联邦巡回上诉法院维持了联邦地区法院的判决。联邦巡回上诉法院认为，专利权穷竭原则不能给鲍曼提供保护，因为他“制造出了新的侵权产品”。联邦巡回上诉法院还进一步解释道，“专利产品经授权许可销售以后，对于专利产品的使用权并不包括以专利产品为模板再制造出实质上属于新产品的权利，专利产品的制造权仍然属于专利权人所有。”因此，鲍曼不能通过种植方式来复制孟山都公司的专利技术，制造出新的遗传材料，即大豆豆种和大豆植株。

鲍曼不服联邦巡回上诉法院的判决，随即向美国联邦最高法院提出调卷令申请。美国联邦最高法院考虑到该案涉及专利法的重要问题，遂批准了鲍曼的调卷令申请，但最后维持了联邦巡回上诉法院的判决。

二、BOWMAN案的分析与讨论

鲍曼从谷物仓储公司购买到大豆以后，他可以再转售这些大豆，也可以自己吃掉这些大豆或者用来饲养牲畜。根据专利权穷竭原则，孟山都公司无权干涉鲍曼如何使用这些含有遗传物质的大豆。但是另一方面，根据专利权穷竭的一般原则，鲍曼在未经孟山都公司许可的情况下也不得制造出新的受专利保护的大豆豆粒。本案的关键问题就是，专利权穷竭原则是否适用于孟山都公司对“朗达普立得”豆种所做的售后限制，专利权穷竭原则是否能对鲍曼的种植行为提供保护。

（一）对鲍曼行为的假定分析：适用专利权穷竭原则

鲍曼以上述方式复制了孟山都公司受专利保护的发明，如果专利权穷竭原则能够对鲍曼提供保护，即专利权穷竭原则适用于孟山都公司对“朗达普立得”豆种所做的售后限制，那么孟山都公司的专利将为该公司提供微乎其微的利益，可能会造成发明投入与发明回报之间的不对称。

孟山都公司发明“朗达普立得”豆种以后，通过销售“朗达普立得”豆种自然会获得一些回报。但是，其他种子公司就会在短时间内以上述鲍曼的方式复制“朗达普立得”豆种，并将所得的“朗达普立得”豆种出售给农民，这样就剥夺了孟山都公司凭借专利获得的垄断权。对于农民来说，无论从孟山都公司那里，还是从孟山都公司的竞争对手那里，甚至从谷物仓储公司那里，只需要购买一次“朗达普立得”豆种。种植者播种最初购买的“朗达普立得”豆种，然后将收获的一部分“朗达普立得”大豆再进行播种。种植者如此无休止地循环进行“播种-收获-再播种-再收获”，每次都可以利用受专利保护的种子而获得利润，但是却不需要给予发明人任何补偿。鲍曼后来的几季收成就是最好的例证。鲍曼从谷物仓储公司购买大豆当做豆种播种以后，他每年在收获大豆时就可以从中留出一些当做下一季的豆种，不仅可以减少购买“朗达普立得”豆种，甚至可以不再需要购买“朗达普立得”豆种。

对于孟山都公司来说，虽然仍持有专利，却不能再从鲍曼每年生产和销售的“朗达普立得”大豆中获得任何收益。但是如果将专利权穷竭原则仅仅限于已经出售的特定产品，就可以避免诸如此类的发明投入与发明回报之间的不对称。

（二）对鲍曼行为的类比分析：基于J. E. M.案

在J.E.M.案中，美国联邦最高法院面临这样的问题：种子或植物的发明人能否获得专利，还是仅能根据植物品种保护法（The Plant Variety Protection Act，简称PVPA）获得植物品种保护证书（PVP Certificate）。有人主张，植物品种保护法隐含地否定了专利法对种子和植物提供的保护。美国联邦最高法院则认为，种子或植物的发明人可以就其发明获得专利权，并拒绝了PVPA否定专利法对种子和植物提供保护的主张。根据美国联邦最高法院的观点，植物品种保护法和专利法建立了不同的但并不冲突的法律制度，即获得专利权的条件比获得植物品种保护证书的条件要严格得多，因此专利权的保护强度也相应地比植物品种的保护强度要大得多。需要特别指出，美国联邦最高法院在J.E.M.案中曾解释道，农民合法购买和播种受保护的种子以后，如果将作物的收成留作种子再进行种植，那么只有专利持有人，而不是植物品种保护证书持有人，才有权禁止农民这样做。这是因为不像PVPA，专利法并不包含“留种”的豁免。

如果种子的销售行为穷竭了专利权人对种子繁殖后所获产物的控制权，那么专利权人就不能禁止种子购买人将种子种植后所获产物留作种子，也不能阻止种子购买人将所获产物当做种子进行销售。在这一点上，通常被认为享有很少权利的植物品种保护证书持有人一般都有权做到。如果将专利权穷竭原则适用于诸如鲍曼的类似行为，那么将彻底颠覆美国联邦最高法院在J.E.M.案中对两种法律制度所做的解释和阐述。

（三）鲍曼的行为是制造，还是使用？

鲍曼认为本案应当适用专利权穷竭原则，主要因为种子本身就意味着播种，播种种子就是使用种子。专利权穷竭原则主要就是禁止专利权人对授权销售的专利产品的使用进行售后限制。对于播种“朗达普立得”豆种行为来说，他只是按照一般农民的正常方式“使用”了种子。据此，鲍曼得出，如果允许孟山都公司对“朗达普立得”豆种的上述使用进行限制，那么将会创制专利权穷尽原则对受专利保护的种子以及其他自我复制技术适用的例外，而这是法律所不允许的。美国联邦最高法院认为，恰恰是鲍曼正在要求一个无先例的例外。毫无疑问，复制专利产品勉强地属于“使用”产品。但是，美国联邦最高法院在先前的案件中已经划定了专利权穷竭原则的边界，使专利权人仍然持有尚未减弱的权利，即禁止他人复制其专利所保护的发明。例如在Cotton-Tie Co. v. Simmons案中，法院认为购买人不能利用受专利保护的棉包带中的扣环再制造出新的棉包带。

如果对专利产品的简单复制，也属于对专利产品的一种受法律保护的使用，那么实施专利的第一件产品在首次销售之后，专利的价值将一落千丈。这样一来，专利法所规定的20年保护期限将会因一次交易而提前终结，并且还会导致创新激励比法律预期要减少很多。因此，美国联邦最高法院重申，专利权穷竭原则只适用于已经出售的特定专利产品，不适用于对专利产品的复制行为。

（四）鲍曼的行为是种子的自我复制，还是人为复制？

鲍曼在口头辩论过程中指出，农民在播种时对于庄稼或者创造过程并没有施加任何控制。因此鲍曼还提出了“种子是特殊的”的论断：除非将大豆以受控方式进行储存，否则大豆将自然地“自我复制”或者发芽，因此是种下去的大豆复制了孟山都公司受专利保护的发明，而不是鲍曼本人。

对于大豆繁殖过程来说，鲍曼并不是一个消极被动的观察者。换句话说，虽然鲍曼购买的种子有些神奇，但是它们并不是自然而然地连续生产出了八茬大豆作物。如前所述，鲍曼设计并实施了一种新颖的方式，不仅可以从“朗达普立得”豆种中获得收益，还不用向孟山都公司支付权利金。鲍曼从谷物仓储公司那里购买大豆，并且预见到这些大豆中很多是具有“朗达普立得”豆种特性的豆粒；接着喷洒含草甘膦的除草剂，剔除那些不具有“朗达普立得”豆种特性的任何植物；然后从存活的大豆植株的收成中留出一部分当做下一种植季的豆种。于是他在其选定的时间播种那些具有“朗达普立得”豆种特性的豆粒，随后照看和管理这些具有“朗达普立得”豆种特性的植株（包括利用它们的抗草甘膦特性），然后收获更多具有“朗达普立得”豆种特性的大豆。對于收获的大豆，鲍曼可以销售，也可以留作种子再开始下一个新的循环。总之，这些大豆非常重要。但是需要特别指出，控制孟山都公司发明复制过程的，是鲍曼，而不是豆种。

（五）专利权穷竭原则与种子的正当使用问题

如前所述，鲍曼所购的“商品大豆”不是用于种植的，而是用于消费的。因此，对于涉案商品大豆的非复制性的使用不仅是可以的，而且是符合要求的。在通常情况下，一位农民购买了专门用作种子的“朗达普立得”豆种，他能够充分预见他有权进行播种，毕竟没有一位心智健全的农民会从孟山都公司购买不具有繁育能力的产品。孟山都公司也势必允许购买“朗达普立得”豆种的农民进行播种，并且孟山都公司据此能够充分预见地将“朗达普立得”种子销售给那些农民，并允许将所购种子用于播种。在这种情况下，适用通常的专利权穷竭原则，农民可以从“朗达普立得”豆种中获得收益，孟山都公司也可以从其发明创造中获得回报。因此，专利权穷竭原则不会妨碍农民正当地使用其购买的“朗达普立得”豆种。

三、余论

虽然专利权穷竭原则在美国的适用，先后经历了肯定、否定到再肯定的过程；对于适用的对象，从完全实施专利的产品逐渐扩大到部分实施专利的产品。但是机器化工时代确立和遵从的专利权穷竭原则如何适用于当下快速发展的生物技术领域呢？为此，美国联邦最高法院特别谨慎地指出，BOWMAN案的判决结论仅仅涉及该案中面临的问题，而不是涉及有关自我复制的全部产品。当前，在生物技术领域，有关自我复制的发明正变得越来越普遍、复杂和多样。在另外的一些案件中，产品的自我复制也许不在产品购买人的控制范围之内，或者产品的自我复制只是使用产品过程中的一个必要的、伴随的步骤而已。专利权穷竭原则是否适用于那些情形，或者专利权穷竭原则如何适用于那些情形，都将有待于未来的司法实践进行分析和总结。