对避免重复授权中“同样的发明创造”的一点思考

孟辉　原敏强

摘 要：禁止重复授权是专利制度的基本原则，同样的发明创造只能授予一项专利权，正确判断是否属于“相同的发明创造”是避免重复授权的关键所在。而判断是否属于“同样的发明创造”就是判断权利要求的保护范围是否相同。该文通过对“同样的发明创造”的相关规定的梳理，给出权利要求文字内容不完全相同的情况下判断是否属于“相同的发明创造”的几种情况，指出判断重点在于分析描述的不同是否导致产品的形状和（或）构造等发生变化，同时针对审查中遇到的问题提出了建议。

关键词：重复授权 同样的发明创造 保护范围 惯用技术手段

中图分类号：D923 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2014）09（c）-0227-01

在专利制度中，禁止重复授权是一项重要基本原则，即同样的发明创造只能授予一项专利权。专利审查的实际操作过程中，正确判断是否属于“相同的发明创造”是避免重复授权的关键。审查中对“相同的发明创造”的认定原则应当是站在本领域技术人员的高度，分析权利要求的保护范围是否相同。笔者根据审查实际，分析了属于“同样的发明创造”的几种情形，并提出了改进建议。

1 同样的发明创造的相关规定

专利权的基本含义是权利人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。因此，对于同样的发明创造，即使有两个以上的申请人分别提出了专利申请，并且都符合授予专利权的条件，也不能都授予专利权，否则在多项专利权之间就会发生冲突。这就是“禁止重复授权原则”。显然，禁止重复授权是专利制度的基本原则。在专利法第九条中就明确规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较。判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求完全相同，应当认为它们是同样的发明创造。

2 实践中对同样的发明创造的判断

判断是否属于“同样的发明创造”就是判断权利要求的保护范围是否相同。在审查实践中，容易认定是：权利要求内容完全相同的情况。但是更多的情况是权利要求文字表述不完全相同，这时如何判断是否属于“同样的发明创造”一直是审查中的难点，需要明确的一点是判断“同样的发明创造的”的主体应该是本领域的技术人员，也就是要站在本领域技术人员的角度，分析权利要求的保护范围是否相同。

（1）两项产品权利要求相比，区别仅在于采用不同的用途来限定其主题。

[案例1]

申请1的权利要求：一种用于双门冰箱的磁性冰箱贴。

申请2的权利要求：一种用于三门冰箱的磁性冰箱贴。

分析：申请1、2权利要求的区别在于产品的用途不同，根据审查指南的规定，通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。对于用途权利要求应当考虑权利要求的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途特征限定的产品权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性。①

就本案例中的两项权利要求而言，区别仅在于产品的用途不同，但是用途的不同并没有使冰箱贴的形状或构造发生变化，因此，该用途限定没有隐含权利要求请求保护的产品在结构和/或组成上发生变化，二者实际保护了相同的技术方案，属于同样的发明创造。

（2）两项权利要求相比，存在描述方式不同的技术特征。

[案例2]

申请1的权利要求：一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁体制成。

申请2的权利要求：一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁合金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四方晶体结构并且主相是Nd2Fe14B金属间化合物。

分析：上述两个申请仅从文字内容来看，完全不同，申请1的权利要求中记载的技术特征为“钕铁硼永磁体”，而申请2的权利要求中记载的技术特征为“具有四方晶体结构并且主相是Nd2Fe14B金属间化合物的钕铁硼永磁合金”，但是分析是否属于“同样的发明创造”必须站在本领域技术人员的角度，在本领域所谓“钕铁硼磁体”即指主相是Nd2Fe14B金属间化合物，并且具有四方晶体结构。也就是说申请1、2描述方式不同的技术特征实际上完全相同的，因此，申请1、2的权利要求的技术方案实质上是相同的，属于同样的发明创造。

（3）两项权利要求相比，其中一项权利要求增加了技术特征。

[案例3]

申请1的权利要求：一种多功能手术刀，包括刀柄和刀体，其特征在于：刀体上设有无菌致密棉，刀柄上设有表示长度的刻度。

申请2的权利要求：一种多功能手术刀，包括刀柄和刀体，其特征在于：刀体上设有无菌致密棉，刀柄上设有表示长度的刻度，方便在手术中对刀口长度的测量。

分析：申请2的权利要求与申请1的权利要求相比，增加了效果特征“方便在手术中对刀口长度的测量”，但显然可见其声称的效果仅仅是依赖于与申请1的权利要求记载的相同结构实现的，具有这种效果特征并不意味着该装置有所改变，即这种效果特征没有对权利要求的技术方案产生限定作用，这两项权利要求属于同样的发明创造。

（4）两项权利要求相比，区别仅在于惯用手段的直接替换。

[案例4]

申请1的权利要求：一种装置，由A、B、C组成，A与B用螺栓固定连接。

申请2的权利要求：一种装置，由A、B、C组成，A与B用螺钉固定连接。

分析：该类申请仅是对权利要求中的某个特征进行了惯用手段的简单替换，在目前的审查中这种情况不属于同样的发明创造，即在“同样的发明创造”的判断中不考虑惯用手段直接替换的情况。

在审查实践中，就遇到部分申请人在同日将权利要求中的个别技术特征用惯用技术手段直接替换后大量申请专利，根据目前的审查标准，这样的申请并不属于“同样的发明创造”。但是若将此类申请授权，会导致大量保护范围实质相同的专利存在，这只是增加了专利的数量，却不利于专利质量的提升，与鼓励发明创造的专利法的立法宗旨相违背。因此，笔者建议可以将新颖性审查中“惯用手段的直接替换”的标准引入“同样的发明创造”的判断中。

3 建议与结语

在判断是否属于“同样的发明创造”时，应当站在本领域技术人员的角度分析两项权利要求请求保护的范围是否相同。尤其是对于权利要求文字内容不完全相同的情况的产品权利要求，应当分析描述的不同是否导致产品的形状和/或构造等发生变化，若未导致产品的形状和/或构造发生变化的，可以仍定为“同样的发明创造”；而且笔者建议将“惯用手段的直接替换”引入“同样的发明创造”的判断中，这样才能进一步提高专利授权质量，更加符合专利法的立法宗旨。

参考文献

[1] 国家知识产权局条法司.《专利法》第三次修改导读[M].知识产权出版社，2010.

[2] 中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程实审审查分册[M].知识产权出版社，2011.

[3] 中华人民共和国国家知识产权局.审查指南[M].知识产权出版社，2010.

[4] 孙平.重复授权审查标准的思考[J].电子知识产权，2010（4）：58-63.

注释

①引自《专利审查指南》。