美国专利申请加快审查程序:解决USPTO滞后审查的现行有效方式

2014-04-10 09:32黄德海宋融冰严恩薇窦夏睿北京清亦华知识产权代理事务所天士力制药集团股份有限公司
电子知识产权 2014年1期
关键词:申请人专利申请检索

黄德海 / 宋融冰 / 严恩薇 / 窦夏睿 / 北京清亦华知识产权代理事务所 / 天士力制药集团股份有限公司

美国专利申请加快审查程序:解决USPTO滞后审查的现行有效方式

黄德海 / 宋融冰 / 严恩薇 / 窦夏睿 / 北京清亦华知识产权代理事务所 / 天士力制药集团股份有限公司

介绍了现行美国专利申请制度下,USPTO现行的和正在推进的加快审查程序,这些加快途径可以被有效地用来尽快达成申请人在美国的商业目的和专利布局。目前,现行有效的美国加快审查程序主要包括AE程序、Track 1程序、PPH程序、以及基于年龄和/或健康的加快审查程序。在详细介绍了各加速程序后,对各加速程序进行了优缺点比较和分析。基于此,国内申请人可以在综合考虑成本和商业等原因之后,选择合适的程序来缩短在美国的专利获权周期。

美国专利申请;加快审查 ;AE(加速审查); PE(优先审查); PPH

一、美国专利申请加快审查程序的必要性

由于美国实行自动审查制,一经提交实用专利申请后,申请人不需另行提出实审请求。对于正常的美国专利申请,应按照其在美国的有效申请递交日的先后顺序进行审查,且除特殊规定外,不允许调整这样的先后审查顺序 。1.参见USPTO, MPEP (Manual of Patent Examining Procedure, E8R9) § 708,37 C.F.R. § 1.102(a).截止2013年10月,美国专利局仍然有608,456件专利申请被滞后积压审查 。2.参见http://www.uspto.gov/dashboards/patents/kpis/kpiBacklogDrilldown.kpixml.根据美国专利商标局的最新统计3.参见http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf.,目前,从美国专利申请的申请日至收到第一次审查意见通知书平均需要21.9个月,整个专利审批的周期平均为32.4个月。对于大多数申请人而言,等待接近2年的时间收到第一次审查意见通知书通常不具有吸引力,因为专利申请本身并不能赋予申请人以可实施的权利。自申请18个月的公开只能给申请人以临时保护的权利,在特定的情况下可以对公开至授权期间的侵权行为获得合理的赔偿。但是,该临时保护的权利不能强制实施直至申请授权。此外,一旦授权的权利要求并非大体上与公开文本中的权利要求相同,则这样的临时性的权利将会消失 。4.参见35 U.S.C. § 154(d).

近年来,随着知识产权保护意识的增强以及出口过程中市场发生的专利侵权诉讼和针对中国企业频发发起的337调查缘故,国内申请人开始注意并加大在美国申请专利和专利布局。出于商业上的原因,尽快在美国获权能够获得例如专利许可谈判、商业销售谈判中的有利筹码。同时,笔者在执业期间,也经常遇到国内申请人咨询在美国专利商标局(USPTO)可能的加快审查渠道。

根据近年来在代理向美国申请实用专利过程中积累的经验,笔者对现行有效的美国专利申请加速程序进行了归纳,以方便国内申请人借鉴美国的相应程序、缩短其美国专利申请的整个申请获权周期。下面将分别对这些程序的概要、实施条件和特点进行逐一详细说明。

二、美国现行审查加快程序介绍

1、AE 程序(Accelerated Examination)

加速审查程序(以下简称“AE程序”)是对申请人最通常能够利用的加速审查的手段5.参见USPTO, MPEP § 708.02(a).。在USPTO批准该程序申请后,USPTO会给该申请指定一个内部号,以区别于其他申请:不只是第一次审查意见通知书下发加快,而且随后所有的审查节奏都将加快,甚至是在USPTO发出最终决定(Final Disposition)后,该申请通过其他程序(例如提请RCE之后)继续审查时,该程序仍然处于加快审查通道中。USPTO的目标是在自申请12个月内给出最终决定。需要说明的是,AE程序不适用于PCT国家阶段申请、再颁专利、复审或者植物专利。

此外,USPTO对提请AE程序的美国专利申请施加了如下限制:1)所有请求进入加速审查的请求必须在申请时进行,即只有新申请可以被加速。因此,申请人如果想对以前处于审查之中的专利申请利用该程序进行加速,只能提请继续申请或者部分继续申请来满足适格性。此外,如果USPTO对审查中的申请发出单一性限制要求,分案新申请也是满足AE程序适格性的 。6.参见USPTO, MPEP § 708.02(a)(VIII)(C).此外,AE程序还需要满足如下的要求:请求书需要包括同意与审查员进行会晤的申明(statement);如果需要,申请人必须同意进行会晤;如果需要,申请人必须同意在电话审查过程中答复单一性问题;必须同意不对已经上诉的权利要求的驳回进行单独的专利性申辩。此外,如果该美国申请涉及到正常审查程序之外的程序(例如保密审查、国家安全审查等),在这些程序执行期间USPTO不会将这些申请进行加速审查。

在申请阶段,在请求AE程序时,所有的申请文件、法律文件和费用必须准备完毕,包括形式文件和申请费、说明书、权利要求和附图中都不能存在缺陷,否则USPTO将会否决该申请的AE程序请求。该申请的权利要求书中,独立权利要求不能超过3个,总权利要求不能多于20个。此外,在申请的当天必须支付130美元的请求费。但是,如果该专利申请能够促进环境的改善、有助于节能环保和反恐,则该请求费可以被免除 。7.参见37 C.F.R. § 1.102(c).

在利用AE程序加速审查时申请人必须在申请之前对现有技术进行预审查检索,并提供与预审查检索(包括检索数据源、检索式和检索执行的时间等)相关的详细说明。详细说明中检索的充分性是非常重要的,因为USPTO会对其进行极其严格的审查,以决定是否批准该请求。如果USPTO认为预审查检索不充分,申请人将只有一次机会来在补充检索中改正缺陷。尽管USPTO将会对此提供一些建议,但是并没有详细到足以克服该缺陷。申请人需要承担确定补充检索的范围的责任。当然,USPTO也提供了对预审查检索的通用指南 。8.参见USPTO, Guidelines for Applicants under the New Accelerated Examination Procedure 2-4, http://www.uspto.gov/patents/process/file/ accelerated/ae_guidelines_011111.pdf.需要说明的是,这种预审查检索必须达到典型的美国审查员在申请阶段的检索水平。如果只是宽泛的非专利数据库检索,通常USPTO不会接受。因此,强烈建议申请人将该预审查检索委托水平较高的第三方或者有经验的人来进行,以防止产生严重不利的后果。

此外,在AE程序中,必须提交审查支持文件(Examination Support Document)9.参见USPTO, MPEP § 708.02(a)(I).。所谓的加速“审查支持文件”须包含下列内容:1)信息公开声明(IDS),声明中须包含与专利申请各项权利要求的技术主题最相关的参考文献;2)就引用的参考文献指出各项权利要求在参考文献中如何获得支持;3)就该专利申请与所引用的参考文献相比,如何具有可专利性做出详细解释;4)该专利申请的各项独立权利要求具有实用性的简要声明,外观设计申请除外;5)指出该专利申请的各项权利要求如何获得说明书支持。

需要说明的是,符合该规定风险通常较大。在该审查支持文件中,申请人必须识别在预审查检索期间所发现的现有技术或者对比文件是与权利要求最关联的。然后,申请人必须用相当的细节解释为什么每个权利要求相对所识别的对比文件是可专利的。该解释必须解决35U.S.C. § 102的新颖性问题和35U.S.C.§ 103的非显而易见性问题。对于每个所识别的对比文件,申请人必须列出对比文件所教导的权利要求的特征以及在什么地方教导了该特征。如果申请人在描述现有技术过程中被认为不诚实,USPTO将会否决批准AE程序。从上述的说明可见,上述行为很容易导致大量的自认行为,这会导致在后续的诉讼中极其不利。避免禁止反悔的想法导致大量的申请人不愿意利用AE程序。如上面所说明,申请人还必须在审查支持文件中,对每个权利要求的逐一特征进行说明,得到说明书的支持。例如,对美国means-plus-function特征,必须识别功能特征以及对应的结构特征。尽管这种说明给予了USPTO解释权利要求的基础,但这必然又导致可能在后续侵权诉讼中被诉侵权人利用来声称用说明书中或者更窄的方式来限定权利要求的保护范围,由此导致不利诉讼后果。但是,对迫切需要获得专利以进行诉讼或者可能的许可行为的考量可能最终战胜上述的缺点,而使得申请人被迫采纳AE程序。此外,该程序也比较适合具有比较少的权利要求的美国专利申请。

执行AE程序的美国专利申请的实质内容答复时间为30天,不允许延期。如果不能及时答复,该申请将被视为放弃。此外,如果在答复中增加了新的权利要求时,答复中必须包括补充的审查支持文件(Supplemented ESD)。然而,在修改后的申请可能包括新的权利要求的情况下,强烈建议申请人在预审查检索过程中将对这些特征的现有技术的检索也涵盖在内。这是因为,虽然增加这些特征可以通过补充的审查支持文件来满足要求,但是附加检索所耗费的时间和提交修改的时间限制很可能导致审查过程的阻滞,甚至还可能导致这样的修改不被承认。美国专利申请号No.11/536,671为一件早期通过AE程序获得授权的专利,该案的整个审查历史可以通过USPTO对公众提供的Public Pair10.参见http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair.进行下载和借鉴。

2、Track 1优先审查程序(Track 1 Prioritized Examination)

2011年2月4 日,USPTO公布新的Track 1优先审查程序(以下简称Track 1程序)。在Track 1程序中,申请人有机会从请求优先审查获准之日起12个月内从USPTO得到针对该申请案的最终决定,多年审查积压被认为是促成该程序的主要动因。但是,申请人需要在正常的申请和审查程序基础之上,再向USPTO额外缴纳不菲的费用。该费用自2013年3月19日起,根据37 CFR 1.17(c)所需缴纳的优先审查费用为:大实体为4000美元;小实体为2000美元;微实体1000美元。在此之前,大实体的优先审查费用为4800美元,小实体减免后的费用为2400美元,微实体不享有进一步的减免优惠。

此外,USPTO计划每年该程序的指标不超过10,000件,以保证在12个月之内对批准该程序的申请结案。USPTO会定期在其官网公布剩余名额 。11.参见http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp.当达到该指标上限时,USPTO会关闭电子申请EFSWeb中优先审查的请求项。USPTO同时也表示,尽管引入了该Track 1程序,现有申请案仍然保持原有审查速度,而不会受到该Track 1程序的缘故而发生滞后。

此处需要简单说明的是,目前在美国专利商标局,Track 1程序主要针对优先审查的专利申请,“Track 2”程序针对正常普通程序的美国专利申请,“Track 3”程序主要针对美国国内产生的非继续申请(Noncontinuing Applications),并可以将审查最迟延迟到30个月,这么做的主要原因是为了通过推迟审查而延迟支付本该缴纳的特定费用。

除了要缴纳额外的加速审查费用之外,请求Track 1程序的申请也必须同时满足如下的条件:1)必须是原始专利申请(Original Application);2)必须电子递交申请;3)权利要求书中至多允许4项独立权利要求和30项全部的权利要求。此处,所谓“原始专利申请”包括首次申请和继续申请,但是不包括再颁申请,这样继续申请、部分继续申请以及分案申请都是Track 1程序的适格主体。此外,申请人需要在申请的同时支付所需费用。因此,如果申请人有待审(Pending)的专利申请,也不可以利用该程序以进行加速审查。在这种情况下,申请人可以例如另提一个继续申请,从而达到利用该Track 1程序的目的。需要说明的是,根据美国专利法111(a)条提出的、2011年9月26日之后递交的非临时实用专利和植物专利申请可以请求Track 1程序。此外,针对根据美国专利法111条提交的国家申请和根据371条规定进入美国的国家阶段申请,如果在收到驳回审查意见通知书后,适时提请RCE(继续审查请求)请求的,也是Track 1程序的适格申请。但是,针对提起RCE的美国专利申请,Track 1程序的请求必须在针对所提起RCE的美国专利申请的审查意见还未邮寄出之前提出。

表1 Track 1程序统计数据(截止日期2013年7月8日)14.表1数据来源:http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp.

表2 Track 1平均持续期间(截止日期2013年7月8日)15.表2数据来源:http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp.

需要说明的是,如果申请人想让其PCT国际专利申请也能适格于Track 1程序,申请人可以基于35 U.S.C. 111(a)提交美国申请(Bypass Route),且根据35 U.S.C. 365要求国际专利申请的优先权转换为美国国内申请。对于中国申请人而言,需要注意的是,如果国际专利申请非为英文公布,则通过Bypass Route进入美国并利用Track 1程序时,必须在申请的同时递交该在先的国际专利申请的英文译文。根据35 U.S.C. 371提交的国家阶段申请,不能适用USPTO的Track 1程序。但是,针对基于35 U.S.C. 371进入美国的PCT申请,有个例外就是如果针对该美国申请,提请了RCE,则该申请此时是Track 1程序适格的。即对于基于35 U.S.C. 111或者35 U.S.C. 371所提交的原始非临时专利申请和植物专利申请,如果已经适当地提请了RCE程序,则在邮寄出针对RCE的第一次审查意见通知书之前都可以请求适用Track 1程序。但是对于提请第二次RCE的美国专利申请,该美国申请丧失Track 1程序的资格。

下面将介绍下Track 1程序终止的条件:1)申请人提交了延期请求;2)申请人的修改使得独立权利要求的个数超过4或者超出总共30项的权利要求,或者引入了多项引用权利要求;3)申请人提起RCE程序;4)申请人提请上诉请求;5)申请人提交诉讼中止请求;6)邮寄授权通知;7)邮寄最终驳回通知书;8)申请人放弃专利申请;9)美国专利法实施细则37CFR 41.102中规定的审查结束。此外,如果Track 1程序未被批准,37 CFR 1.17(c)规定的优先审查费将会被自动返还,而不会让申请人去请求返还。37 CFR 1.17(i) (1)规定的Track 1处理费将被保留,以偿付期间的处理费用。此外,如果该申请未被公开,申请人可以根据MPEP 1126的规定要求返还公开费。与AE程序不同的是,如果对Track 1申请过程中申请人提交了延期请求,该申请不会被视为放弃,而是丧失优选审查资格,而转为普通的申请,通过现行的普通审查过程进行审查。

对于通过EFS-Web如何提请Track 1程序,USPTO公布了快速申请指南12.参见http://www.uspto.gov/patents/init_events/track-1-quickstart-guide.pdf.。申请人也可以与EBC(周一至周五)联系具体细节事宜,电子邮箱为ebc@uspto.gov,电话为+001 866-217-9197。请求Track 1程序时,尽量采用AIA/424表格13.参见http://www.uspto.gov/forms/aia0424.pdf.,尽管该表格不是必需的,但是使用该标准表格最大的好处是不会导致由于对请求的误解而产生意外。但是,需要注意的是,对于美国植物专利申请的请求书必须通过纸面递交。

下表1给出了截止于2013年7月8日USPTO已经分配的Track 1程序指标,表2显示了目前Track 1程序中主要的平均时间周期。从表2的数据可见,Track 1程序从批准请求到最终决定的平均持续期间平均为5.93个月,这对申请人而言是非常有吸引力的。

和AE程序相比,Track 1程序不需要提供申请前检索文件,也不需要与申请一起提交审查支持文件(Examination Support Document)以满足该AE程序的要求。利用Track 1程序的美国申请的审查意见答复为正常的3个月(延期丧失优先审查资格),而不像AE程序中严格的30天答复期限,不能满足则申请视为放弃。在Track 1程序中,不需要提供检索支持文件的好处在于可以节省大量的时间和费用,因为传统美国律师执行加速的检索和准备检索支持文件的费用非常高昂。此外,在以前的AE程序中,需要对审查支持文件中的对比文件需要进行特征描述,这可能会引入未来诉讼或者无效程序中的禁止反悔,在Track 1程序下,这些问题都得以解决。此外,不同于2010年6月公布的原始Track 1程序的是,不需要向USPTO提供外国专利局的检索报告、第一次审查意见通知书、补充检索报告等。此外,在AE程序中,请求书需要包括同意与审查员进行会晤的申明(statement),这可能会导致昂贵的律师费,而在Track 1程序中则没有这方面的问题。总体上而言,Track 1优先审查程序对发明人提供了在批准之日起12个月内的早期审查和两次实质内容的审查机会。

必须注意的是,考虑到Track 1程序的费用、申请过程的高强度和可能的名额限制,个人认为该程序比较适合于关键产品或者工艺、市场的时效性非常强且授权专利对申请人至关重要等的场合,小实体、微实体尤佳。此外,考虑到Track 1程序在延期时会丧失优先审查资格,对于作业习惯不是很良好的申请人最好慎用。

3、PPH(专利审查高速公路)

在专利审查高速公路(PPH)程序中,从首次申请局(OFF)收到至少有一个权利要求可以被授权的决定的申请人可以请求二次申请局(OSF)的对应申请的对应权利要求给予快速通道请求。PPH程序将利用在OSF中所获得的快速通道审查程序来允许申请人在OSF用更快和更有效的方式来获得对应的专利。请求进行PPH程序的美国专利申请可以为在任何一个参与的国外或者地区专利局提交的对应国家申请(national application),也可以为在特定参加局提交的PCT国际专利申请(National Phase Application)。

USPTO于2006年启动PPH项目。目前与USPTO展开PPH合作的国家或地区有澳大利亚、奥地利、加拿大、中国、哥伦比亚、捷克、丹麦、欧专局、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、韩国、墨西哥、尼加拉瓜、挪威、菲律宾、葡萄牙、俄罗斯、西班牙、瑞典、台湾地区、英国、新加坡等16.参见http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/.。

从2010年5月25日起,USPTO对利用PPH程序的申请人不再收取额外的费用。跟我国的PPH程序相似,PPH必须在USPTO启动实质审查之前提请审批。申请人必须将OFF审查意见的英文翻译以及OFF审查意见中所引用的所有对比文件的IDS文件提交给USPTO。PPH不对USPTO达成最终决定的时间设定任何限制。但是,统计表明,使用PPH程序达成最终决定的申请的审查意见次数为1.7次。而采用正常审查程序的审查意见次数为2.7次。

PPH的好处在于,其是权利要求加速授权的好工具,并能降低成本,对快速发展的领域特别有利。平均收到第一次审查意见通知书(OA)的时间周期对非PPH申请为21.9个月(自申请日至收到第一次OA),对于PPH申请而言,时间周期为自批准PPH之日起2-3个月,且平均授权率对PPH为95%,对非PPH申请的平均授权率为44% 。17.参见http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/PPH_slides_10_09.ppt.

但是,PPH程序也具有如下的限制。首先,美国申请必须在具有可授权权利要求的对应外国申请之后提出(至少在同一天)。其次,在PPH程序中,要求每个美国专利申请的所有权利要求必须充分与OFF的申请的可授权权利要求对应,这会导致美国专利申请的保护范围受到限制。此外,PPH程序必须提交电子请求(Petition to make special under PPH)。根据USPTO的报告18.参见http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf.,2012年收到的PPH超过历年的总和的两倍多,这也证明PPH由于其成本优势和高授权率越来越受到申请人的欢迎。目前,USPTO正在研究下一代PPH(PPH2.0),以最终形成包括多个用户友好的单个统一框架。

4、基于年龄/健康的特殊加快审查程序

基于人道主义的考虑,USPTO自1959年12月以来一直允许在发明人年纪超过65岁或者健康的原因可能导致不能撑过正常的专利审查周期时允许涉案专利进入加速审查通道19.参见37 C.F.R. § 1.102(c).。在这种情况下,只需要提出申请并伴随相应证据来证明发明人的适格性即可加速审查。在发明人为多人的情况下,只要有其中一个发明人的年龄或者健康状况符合要求,即可申请。基于年龄的请求书只需要发明人已经达到65周岁的申明(Statement),或者发明人的代表人的申明,可以用出生证明、驾驶证或护照来证明发明人的年龄。但是,如果发明人需要用健康的原因提请加速申请,则必须出具医生的证明,来说明发明人可能不能按照正常的时间安排来进行后续的专利申请。在任一情况下,都不需要为此支付任何申请费用20.参见37 C.F.R. § 1.102(c)(1).。USPTO可以在进行审查之前的任何时间批准该项请求。但是,与前述的AE程序不同的是,因为发明人年龄或者健康的原因而加速审查的专利申请在第一次审查意见通知书之后将不再按照加速的方式进行审查。

5、临时和试点项目(Pilot Program)

除上述程序之外,USPTO也会经常进行临时或者试点项目,以改进和完善整个专利审查程序。涉及专利加速审查的程序目前有第一次审查意见会晤程序试点项目(First Action Interview)、绿色科技试点项目(Green Technology Pilot Program)、项目交换程序(Project Exchange Program)。

5.1第一次审查意见会晤试点项目(First Action Interview Pilot Program)

USPTO在2009年10月20日启动改进第一次审查意见会晤试点项目(Enhanced First Action Interview Pilot Program)并指示该项目将延期到2010年4月1日。目前USPTO已经将该项目延期超过2012年11月16日。在该项目下,参与者将允许在收到预会晤通知书之后与审查员就现有技术的检索结果进行会晤。参与者通过参与该项目主要能够获得如下的好处:1)加快申请的审查进度;2)改进申请人与审查员之间的沟通;3)与审查员一起在审查之处就逐一解决专利性问题;4)获得早授权的机会。

基于来自社会公众的评论,USPTO于2011年5月5日启动全面第一次审查意见会晤试点项目(Full First Action Interview Pilot Program)。全面第一次审查意见会晤试点项目区别于改进第一次审查意见会晤试点项目在于,后者对技术领域和申请日有限制,而前者适用所有领域和申请日。此外,申请人必须在收到第一次审查意见之前提交该试点项目的请求。参与该试点项目不需要任何额外的费用,申请人只需要在USPTO的eFiler21.参见www.uspto.gov/ebc/index.html.中提出请求。

在申请人提出请求后,USPTO会对请求进行评估(Evaluation),并对不合格者发出不合规通知(Non-compliance Notice),如果申请人不能及时改正(通常为通知之日30天内或者审查之前提请新的请求),则按照正常审查程序来进行处理。

在目前的全面第一次审查意见会晤试点项目中,在申请人请求时,在收到第一次审查意见之前,申请人给予第一次审查意见会晤机会。审查员将进行现有技术检索并建议可能的驳回意见。在收到30天之内,申请人可以计划会晤并提交可能的修改和答辩。在会晤时,相关的现有技术、提议的驳回理由和修改以及答辩都将被讨论。如果未达成协议,申请人将收到第一次审查意见会晤OA,该会晤OA中包括了根据35 USC 132对构成实质意见的会晤总结。如果要提请全面第一次审查意见会晤试点项目,该美国专利申请必须满足如下条件:1)该申请是非再颁、非临时美国专利申请,并且基于35USC 111(a)或者35USC 371进入美国国家阶段的;2)必须包含不多于3个独立权利要求和总共20个权利要求且不允许有多项从属权利要求(申请人可以提交主动修改来满足该条件);3)USPTO可以电话要求申请人将发明限制到单个发明,并保证不会上诉,否则丧失参与该项目的资格;4)必须是电子申请(EFS-Web提交);5)请求必须至少早于第一次审查意见通知书发出时间1天。

USPTO随后也需要对申请人的请求进行评估。在进入实质审查之后,审查员将进行现有技术检索并基于现行政策和实践确定可授权性,并发布期限为30天的预会晤通知函(Pre-Interview Communication)(PTOL-413FP),以让申请人决定是否请求会晤。针对该通知函的答复期限申请人可以请求延长一个月(30天)答复。申请人如果不能及时回复预会晤通知书,将视为请求不进行会晤。通常,下述行为之一视为对预会晤通知书进行了合适的答复:1)请求不进行会晤;2)提交PTOL-413A表(申请人启动的会晤请求书),并通过电子申请提交修改和答辩,并从递交PTOL-413A表之日起60天内进行会晤;3)请求不进行会晤,但是根据37 CFR 1.111提交答复。

在会晤(Interview)期间,如果申请人和审理员达成了共识,审查员将会对会晤的实质内容和授权理由存档在会晤纪要(PTOL-413)中,即记录所有相关的修改和答辩等,授权通知(PTOL-37)会在会晤后立即发出。如果就专利性不能达成共识,审查员将在第一次审查意见会晤OA(PTOL-413FA)中记录全部要求、驳回理由,完成会晤纪要(PTOL-413)等。在会晤结束时,申请人将收到第一次审查意见的副本,其中将规定回复要求、驳回意见等。会晤程序后,申请人必须根据现行实务对所有存在的问题及时答复,并将会晤内容进行记录,审查员也会检查该记录的准确性。申请人应该在自第一次审查意见发出之日起的1个月或30天内,对审查意见作出答复。

参与该项目的美国申请通常不会得到优先审查,大部分按照正常的程序进行审查。

5.2绿色科技试点项目(Green Technology Pilot Program)

2009年12月8 日,USPTO启动绿色科技试点项目(Green Technology Pilot Program),对涉及环境质量、能源保护、可再生能源的开发和/或者减少温室效应气体排放的专利申请给予特殊待遇进行加速审查。该专利申请必须是2009年12月8日之前的正式申请(非临时申请)或者非再颁专利申请。此外,该专利申请必须是涉及“实质性改进环境质量,或者实质性有助于(1)开发或者发现新的可再生能源;(2)更有效地利用和保护能源;或者(3)减少温室气体排放”的单个发明。为了利用该试点项目,申请人必须于2010年12月8日之前提交特殊要求请求书(petition to make special)或者至少在该申请发出第一次审查意见通知书的前一天递交该请求书,总名额不超过3000件。与请求书一起递交的还有早期公开请求书和将该申请限制到单个发明的协议书(Agreement),如果该申请当前包括多个发明的话。此外,如果原始申请权利要求个数较多,还需要一起提交权利要求修改,以将待审的权利要求数降低到20个以内,不超过3个独立权利要求。此外,申请人必须要求早期公开,并且需要的话必须同意对电话单一性审查进行答复。PCT进入国家阶段的美国专利申请可以请求参与该试点项目。该试点项目已于2011年12月31日终止,总计批准了790项请求。

5.3项目互换试点项目(Project Exchange Pilot Program)

USPTO曾经在2009年11月27日临时实施项目互换试点项目(Project Exchange Pilot Program或 称 为 Patent Application Backlog Reduction Stimulus Plan),即二换一优先通道22.参见闻宁阁. 如何既快又省地构建美国专利群[J]. 中国发明与专利, 2012(1): 69.:如果申请人有两个相互关联的专利申请需要进行审查且均是2009年10月1日之前递交的,申请人如果明确放弃其中的一个,另外一个则可以进行优先审查且不收取任何额外的费用。为了取得适格性,两个专利申请必须满足:未被审查;实际申请日在2009年10月1日之前递交;自该日期起具有相同的权利人或者具有一名相同的发明人23.参见Expansion and Extension of the Patent Application Backlog Reduction Stimulus Plan, 75 Fed. Reg. 36,063 (June 24, 2010).。申请人最多可以利用试点项目加速最多达到15件申请,但是每个放弃的申请只能支持一件申请的加速审查。被放弃的申请中的专利技术方案不允许再被要求进行保护。该项目后来取消了小实体的资格要求,以方便申请人更好地管理其专利资产,且提请该项目不需要任何的官费。该试点项目的总名额不超过10000件。该试点项目终止于2011年12月31日。

除上述试点项目之外,USPTO曾经发起过同行评议试点项目(Peer Review Pilot Program,已于2011年9月30日终止),此处对其不再进行详细说明。

在表3中对现行美国专利申请加快程序根据不同的要求通过表格的方式进行了比对,以使得各加速程序的优缺点更清晰。

表3 加快程序的优缺点比较

有美国律师统计了自2006年以来的USPTO的350份加急申请相关的数据(Track 1程序起始于2011年9月26日),至授权的审批周期的数据显示在图1中24.参见http://www.patentlyo.com/patent/2012/12/expediting-prosecution-.html.。与图1中的数据形成鲜明对比的是,截止2011年的授权周期为1240天,从该图1中现实的平均授权周期(数字为天数)可以进一步说明Track 1程序速度目前保持最快。此外,根据现有的审查统计,有分析认为Track 1程序的总成本平均下来要小于AE程序的成本,对小实体或者微实体,这种成本上的优势更加明显。USPTO的Track 1程序显著快于其他加快审查程序,且成本也不一定如通常所认为的那样昂贵。

图1 各加快程序的授权周期比较(图中数字为从有效申请日至授权的天数)

三、对国内申请人的提示和建议

从上述的各种加速程序介绍可见,USPTO在尝试建立多种渠道而不是采用一种万能解决方案来解决快速审查和案件积压的问题。国内申请人在了解了上述的各种加速或者优先审查程序之后,可以根据所了解和掌握的各种途径的优缺点,提前做好计划准备以用成本有效的方式来解决实际商业问题。通过笔者所在的事务所为国内申请人请求在USPTO加快审查的经验,如果国内申请人已经申请了PCT国际专利申请,且PCT国际检索报告或者PCT国际初步审查报告显示具有较好的可专利性时,考虑到在美专利申请的成本和授权前景,可以优先考虑采用PPH程序加速在美国的授权进度。另外,我国国家知识产权局也制定了《发明专利申请优先审查管理办法》(第65号)25.参见http://211.157.104.86:8080/ogic/view/govinfo!detail.jhtml?id=1526.,申请人也可以考虑制定直接利用巴黎公约进入美国并根据上述管理办法加速国内案件的授权后、基于PPH程序加快对应的美国专利申请的策略。如果国内申请人的规模比较小(可被划分为美国的小实体或者微实体26.参见35 U.S.C. § 123.),则可以优先考虑采用Track 1程序来加速审查(仅增加1000-2000美元的成本),而省去AE程序中复杂的检索和审查支持文件的准备以及对应的国外律师费,从而可以自请求被批准之日起12个月之内获得最终决定。

通过合理地考虑上述的各种可选加快审查途径或者渠道,国内申请人可以根据自己的商业目的和所能承担的成本而选择合理的加快程序。此外,进一步考虑各可选途径的时间周期和法律风险后,确定最佳的加快审查程序来实现自己的商业目的。

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