在先使用的未注册商标保护问题探析——从知识产权海关保护执法实践中的一则典型案例谈起

黄旭荣

在先使用的未注册商标保护问题探析
——从知识产权海关保护执法实践中的一则典型案例谈起

黄旭荣

我国实行商标专用权的注册取得制度，其制度弊端是导致当前商标抢注事件频发的重要原因之一。《商标法》第三次修订加强了对未注册商标的保护，进一步完善了对在先使用商标的保护规则，使之成为注册取得制度的必要补充和矫正。根据新《商标法》的相关规定，海关对在先使用的未注册商标的保护应引导在先使用人和注册商标权利人通过行政程序或者司法程序解决其商标侵权纠纷更为妥当。

商标；在先使用；注册取得；海关保护

未注册商标相对于注册商标而言，是指未经商标局核准注册的商标。在我国，由于采取自愿注册原则，实践中存在大量实际使用而未经注册的商标。未注册商标按照其影响程度的不同，可分为未注册驰名商标、有一定影响的未注册商标及未注册普通商标。对于这些未注册商标，仅因其未经注册就不予任何保护，既有失公平，也可能使消费者对商品来源产生混淆。因此，有关国际条约和采取注册取得制度的国家、地区，在赋予注册商标专用权的同时，对在先使用的未注册商标也给予一定的保护。备受关注的《商标法》第三次修订吸收、借鉴了当前一些国家在商标法领域的先进立法经验，进一步加强了对未注册商标的保护，完善了对在先使用商标的保护规则。①如新《商标法》第七条第一款增加了“诚实信用原则”、第十五条第二款增加了“禁止抢注他人在先使用商标”、第五十九条第三款增加了“商标共用制度”。近年来，知识产权海关保护执法实践中发生的一些案例也涉及到在先使用的未注册商标的保护问题，对于这类商标是否要进行保护以及如何保护，应当从理论和实务的视角对此问题进行深入研究和思考。同时，考虑到《商标法》第三次修订之前就已经对未注册驰名商标的法律保护问题做了具体规范（原《商标法》第十三条第一款），加之我国商标立法对驰名商标相对强化保护的价值选择，因此本文的主旨只选取驰名未注册商标以外的在先使用有一定影响的未注册商标和在先使用的普通未注册商标作为分析对象，以知识产权海关保护执法实践中的一则典型案例展开，结合《商标法》第三次修订有关在先使用的未注册商标的立法规定，对完善我国在先使用商标保护规定和海关处理商标在先使用权问题提出粗浅的看法和认识。

一、一则典型案例引发的思考

2012年10月25日，深圳市某公司向中山海关驻中山港办事处申报出口“自动平缝机”1台（5成新），申报价格为500美元。海关经查验发现，该台自动平缝机上带有“”标识，涉嫌侵犯浙江某公司在海关总署备案的“KANSAI SPASIAL”（备案标识：“”）商标专用权，被海关中止放行。经海关联系，权利人浙江公司于2012年10月26日书面确认上述货物侵犯其“”商标专用权，并书面向海关提出知识产权保护申请。2012年10月30日，中山海关依法扣留上述货物，并立案进行调查。

本案经查明：此次出口的自动平缝机是中山市某服装公司于2000年11月从香港购买进口的，现在已过海关监管期限。由于该服装公司要在菲律宾当地设厂，所以需调配1台报关出口至菲律宾。当事人深圳市某公司还向海关提供了原进口报关单、原产地证明及发票单，以证明此次出口的自动平缝机（又称“丈巾机”，主要用途是车丈巾）的生产厂家是“MORIMOTO MFG.CO.，LTD”，该公司在日本已依法注册了“”商标。而本案权利人浙江公司“”注册商标的权利开始日期是2011年3月14日。换言之，涉案自动平缝机申报进口时，权利人浙江公司尚未拥有“”商标专用权。经审核当事人提供的证据，海关认为，虽然当事人提供的进口报关单上显示丈巾机（自动缝纫机）的型号与当事人此次申报出口的自动平缝机不尽完全一致，但从涉案自动平缝机的实际情况来看，该自动平缝机的确是旧货，与当事人申报的货物状态“五成新”相符。据此可以判断，在权利人浙江公司的“”注册商标专用权的权利开始日期即2011年3月14日之前，涉案货物的实际使用人中山市某服装公司在该自动平缝机上已经善意连续地使用了与“”商标相近似的“”商标。

本案涉及的核心问题是商标的在先使用权问题。当事人深圳市某公司是否侵犯了权利人浙江公司的“”商标专用权？“”商标使用人中山市某服装公司是否享有“”商标的在先使用权，是否有权继续在该自动平缝机上使用“”商标？考虑到案发时《商标法》有关在先使用权制度的规定不尽完善，对商标在先使用权的保护非常有限，为保证知识产权海关执法的独立性，海关对本案作出了“不能认定是否侵权”的结论。同时，为减少知识产权海关保护执法实践中在先使用商标与注册商标之间权利冲突的发生，合理平衡注册商标权利人与在先使用人之间的利益，我们有必要对在先使用的未注册商标的保护问题的理论基础、立法规定以及海关处理此类问题的基本思路进行深入思考。

二、对在先使用的未注册商标进行保护的理论基础

（一）主要观点争鸣

在我国商标法律制度框架下，在先使用的未注册商标的保护之所以会成为制度设计与实务操作的难题，从根本上说源于我国商标法在商标权取得模式中选择了单一注册取得模式，商标法保护的是注册商标，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，这种制度语境使得在先使用的未注册商标保护缺乏一定的存在空间。对于在先使用的未注册商标是否应当给予保护，以及如何进行保护，理论界和司法界均存在不同的意见和一定的分歧。

有一种观点认为，对在先使用的未注册商标不能给予商标法保护。“为体现鼓励商标注册的立法精神，体现注册商标保护及维护注册商标在国内市场使用上的统一性，防止相关公众混淆，应当不允许在先使用商标继续使用和进行侵权抗辩。”②孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2012年版，第46页。司法实践中，一些法院奉行严格的法定主义，认为在后注册的商标具有法定的排他效力，所以未注册商标即使已经在先使用，也会因此而不能继续使用。在“杜家鸡”商标侵权案③原告王军于2000年6月取得个体工商户营业执照，字号名称“长沙市岳麓区杜家鸡饭店”。2003年10月21日，长沙市岳麓区杜家鸡饭店经国家商标局核准注册了3130303号楷体“杜家鸡”文字商标，核定服务项目为第43类。被告张仁才从1999年开始在武汉市江岸区车站路经营餐馆，专卖杜家鸡火锅，并在2006年12月以前一直以“杜家鸡专卖小吃店”的名义纳税。2010年4月，原告起诉被告的行为侵犯其注册商标专用权〔详见湖北省武汉市江岸区人民法院（2010）岸知民初字第70号民事判决〕。中，一审法院判决认为：虽然被告张仁才使用“正宗杜家鸡专卖”的招牌在时间上早于原告获得“杜家鸡”注册商标专用权，但根据我国《商标法》保护商标注册人商标专用权的规定和维护市场统一秩序的立法精神，被告在先、善意使用并不足以成为侵犯他人注册商标专用权的抗辩事由。④吴燕颐、江文：《商标侵权案件的侵权认定——杜家鸡商标侵权纠纷案评析》，《科技与法律》2011年第1期，第57页。在《商标法》第三次修订过程中，就加强对在先使用商标的保护也存在一定争议。有的意见就认为，我国商标法以注册制为基础，对在先使用商标依照现行商标法关于驰名商标、有一定影响的商标保护的规定予以保护就已经足够了，在此基础上再增加其他在先使用商标保护制度可能会造成混乱，甚至从根本上冲击商标注册制。⑤金武卫：《〈商标法〉第三次修改回顾与总结》，《知识产权》2013年第10期，第8页。

另一种观点认为，对于在先使用的未注册商标应给予尊重和保护。该观点认为，在对商标专用权的取得坚持注册制度的前提下，如何解决对商标先使用者权益的保护，平衡商标注册人与在先使用人的利益，应当成为商标法立法价值取向所不容忽视的问题。在坚持注册制度的前提下，商标法应当加强对商标在先使用者权益的保护，使之成为注册制度的必要补充。司法实践中，一些法院在保护符合一定条件的在先使用的未注册商标的前提下，也态度鲜明地提出注册商标专用权并不具有完全的排他效力。在维他龙公司与惠尔康公司等商标侵权一案⑥原告福州维他龙营养食品有限公司（以下简称维他龙公司）成立于1993年3月17日，经营范围为生产果味饮料、果味汽水、可乐。1997年11月28日，维他龙公司从天津市惠尔康科技有限公司受让了第701244号“惠尔康HEK”注册商标（由“惠”、“尔”、“康”三个汉字和对应的首个拼音字母H、E、K构成），其核定使用商品为第30类豆乳。该注册商标有效年限为1994年8月至2004年8月。1999年，维他龙公司又获得了第1267138“惠尔康”注册商标专用权，其核定使用商品为第32类。被告厦门惠尔康食品有限公司（以下简称厦门惠尔康公司）成立于1992年12月23日，专门从事饮料等食品生产加工。从厦门惠尔康公司成立时起，该公司就将“惠尔康”三个字在其产品的外包装上使用。自1995年起，厦门惠尔康公司陆续在第29、30、32类商品上取得了注册商标专用权，其商标属于以变形的艺术体拼音字母“H”、“E”、“K”为基础的图文结合商标。该公司所有注册商标于2000年、2001年分别被评为福建省著名商标和厦门市著名商标，在福建享有很高的知名度。之后，原告起诉被告的行为侵犯其注册商标专用权〔详见湖南省高级人民法院（2005）湘高法民三终字第49号民事判决〕。中，湖南省高级人民法院认为，厦门惠尔康公司使用“惠尔康”标识的商品已经具有了一定的知名度，其在先使用“惠尔康”未注册商标的行为已构成法律应予保护的在先权利，福州维他龙公司无权以注册商标专用权对抗厦门惠尔康公司的在先使用权。⑦王莲峰：《论对善意在先使用商标的保护——以“杜家鸡”商标侵权案为视角》，《法学》2011年第12期，第133-134页。在讨论、形成《商标法》修正案草案过程中，主导意见比较倾向于商标的价值在于使用，应当在现有注册制的基础上加大对在先使用商标保护，进一步完善了对在先使用商标的保护规则。

笔者认为，第二种观点无论在理论还是实践层面都有其积极的现实意义。各国商标专用权取得制度的发展历史表明，单一使用制抑或注册制都无法解决商标领域公平与效率兼顾的问题。商标先用使用权制度是为克服登记注册制度的缺陷，弥补申请在先原则的不足而设计的一种补救措施，其目的在于平衡商标注册人和在先使用人的利益，以期实现公平这一商标法重要的立法价值目标。

（二）对在先使用的未注册商标进行保护的正当性分析

从各国商标权的取得模式来看，使用取得和注册取得两种制度各有其利弊。前者以在先使用商标的事实作为确定商标权归属的依据，后者以在先注册的事实作为确定商标权归属的依据。从理论上说，使用取得制度无疑最能体现公平正义原则，因为这一制度真实地反映了商标受保护的理性所在。商标因为在商品经营中长期使用，从而逐渐具有了区分商品来源、防止混淆和质量保证的功能。但是随着经济的发展和商业活动范围的扩大，在实践中确定谁先使用某一商标变得越来越困难，使用取得方式具有的商标权利归属不稳定和不便于操作等弊端日益突显。当发生权利冲突、有多个使用者主张权利时，商标权人往往很难证明自己是先使用者，这样将使权利长期处于不确定状态，这种状态与法律所追求的另一价值——效率发生背离。注册制似乎能解决这一难题。与此相联系的是先申请原则，即谁先申请，谁将获得对某商标的注册并享有该商标的专用权，而不论谁使用在先。注册制度的优点充分体现在效率上，它使商标权的取得清楚而稳定，较好地解决了商标稳定性的问题。但是由于注册制度没有切实保障未注册的在先使用商标的合法权益，容易导致恶意抢注商标之风盛行，不利于对在先使用者的保护，难以兼顾公平。

鉴于这两种制度各自固有的缺陷，目前世界各国商标立法更多关注的是如何扬长避短，将这两种制度所具备的优点融合于同一个商标制度体系，比较合理地解决了商标保护中公平与效率兼顾的问题，较好地协调使用原则与注册原则的冲突，最大限度地平衡了商标在先使用人与商标权人的利益，维护了商标注册原则的权威性。因此，对在先使用的未注册商标进行保护已经成为各国商标立法的大势所趋，这或表现为实施注册取得商标权模式的国家仍然不放弃通过使用取得商标权的模式，而以使用为根据对在先使用的未注册商标进行保护，如英国；或表现为原来采取单一注册模式的国家增加了使用取得商标权模式，并以此保护在先使用的未注册商标，如德国；或表现为坚持注册取得商标权单一制模式的国家认可商标在先使用产生注册优先权，如巴西和葡萄牙。⑧冯晓青、罗晓霞：《在先使用有一定影响的未注册商标的保护研究》，《学海》2012年第5期。

三、《商标法》第三次修订关于在先使用的未注册商标的保护规定的立法评析

《商标法》第三次修订将诚实信用原则入法，将该原则作为商标法的原则贯穿于商标注册和使用各环节。此次修订顺应了当今世界商标保护发展的趋势，吸收了使用原则的合理成分，赋予了未注册商标使用者在先使用权及其它相关程序性权利。下面笔者结合新《商标法》的相关规定，通过对在先使用的未注册商标的保护内容进行梳理，以期全面理解和准确适用新《商标法》，并对完善我国在先使用的未注册商标的保护规定进行探究和思考。

新《商标法》规定在先使用者对于在先使用的未注册商标的程序性权利主要包括两项：阻却商标注册的权利、请求宣告已注册商标无效的权利。

（一）商标注册阻却权

新《商标法》第十五条第二款规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”，明确禁止因特定关系明知他人在先使用商标而予以抢注。

从新《商标法》的立法本意来看，法律禁止的是明知他人商标的存在而抢先注册的违反诚实信用原则的行为，只要是明知他人商标的存在而抢先注册，都应当在禁止之列。但是，第十五条第二款特别强调了“关系”的存在，似乎将无特定关系而知道他人商标的抢注行为排除在外。为解决实践中大量存在的有人专门搜集市场上的商标信息，发现有价值且未注册的商标即抢先注册的问题，笔者认为，立法语言无法涵括“特定关系”的全部情形，按照法的目的解释的方法，遵循新《商标法》禁止抢注，维护诚实信用商业道德的立法目的，对第十五条第二款规定的“其他关系”应当作扩大解释，只要有证据证明申请人知道或者应当知道在先使用商标的存在而抢先注册，即可认定申请人具有恶意，在先使用人提出异议，就应当不予以注册。

同时，《商标法》第三次修订继续保留了原《商标法》关于保护在先权利和禁止恶意抢注的规定，新《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该规定确认了在先使用者的商标注册阻却权，此项权利可以通过商标审查程序中的商标异议环节实现。在他人实施抢注行为时，有一定影响的未注册商标的权利人有权阻止其抢注行为。

（二）请求宣告已注册商标无效的权利

新《商标法》第四十五条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起5五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”该规定明确了有关商标注册不得与他人在先权利相冲突，当他人就与自己相同或近似的商标已在相同或类似商品上申请注册的，未注册商标的在先使用者享有向商标评审委员会请求宣告已注册商标无效的权利。

（三）在先使用权

在先使用的未注册商标的实体性权利主要是在先使用权。在商标法领域，在先使用权是指某人在他人申请商标注册前已经在相同或者类似商品或服务上使用与注册商标相同或者近似的商标，当他人申请注册的商标被核准注册后，该在先使用人享有在原有的范围内继续使用其商标的权利。⑨冯晓青：《知识产权法利益平衡理论》，中国政法大学出版社2006年版，第675页。其构成要件包括：第一，时间要件：商标在先使用权基于在先使用而产生，在他人对商标申请注册之前，商标使用人就已经有使用该商标从事商品生产或提供服务的事实；第二，主观要件：作为权利产生基础的在先使用必须出于善意。民法语境中的善意，是指“非因自己的过失而不知情”。在先使用人将某标记作为商标使用时，非因自己的过失而不知道他人已经在相同或者类似商品上实际使用与该标记相同或者近似的商标，才能称之为善意，而只有在这种情况下的在先使用才能产生在先使用权；第三，事实要件：商标在先使用权的取得必须以连续使用为条件。所谓“连续使用，就是指在先使用人在其商品或服务上连续不中断地使用该商标”。在先使用是商标使用人获得保护的基础。连续不中断，即意味着，在先使用人在他人将商标提交申请注册之前，非因正当理由，不得中断使用该未注册商标，否则就不能取得在先使用权。商标在先使用权的这一特征可以有效地防止部分原先使用过这一商标的商品生产者或服务提供者中断使用后，在他人提交申请注册后，又主张在先权利，侵害商标专用权人的合法权益，同时也对我国的商标注册制度形成冲击。（10）何伦康：《商标在先使用权法律保护研究》，2011年中南大学硕士学位论文。

新《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该规定对保护在先使用的未注册商标设定了一定的限制条件：首先，在先使用的未注册商标必须是具有一定市场影响的商标；其次，在先使用的未注册商标只能在原使用范围内继续使用；最后，注册商标专用权人可以要求在先使用的未注册商标附加适当区别标识，以免发生混淆，造成消费者误认。第一个限制条件规定在先使用人享有在先使用权的条件必须是有一定影响的未注册商标，普通未注册商标的在先使用人不享有在先使用权。笔者认为，新《商标法》这一规定有其一定的合理性和积极意义。这是因为，我国是实行商标权注册取得制度，虽然商标立法有必要给予在先使用的未注册商标一定的保护，但并不意味着对未注册商标保护的泛化，保护水准不宜过高，不能矫枉过正，以免动摇注册商标的根基，冲击注册制这一商标权取得的基本制度。仅仅规定在先使用有一定影响的未注册商标的使用人享有在先使用权，恰恰是在商标注册人与在先使用人之间寻找利益的平衡点，引导、鼓励普通未注册商标的在先使用人积极进行商标注册，实施商标战略，树立名牌产品意识，争创驰名商标，增强商标运用和应对竞争的能力，以商标整合企业的技术、管理、营销等优势，增强产品和服务开拓、占领、巩固市场的能力。

令人遗憾的是，《商标法》第三次修订没有对一般情况下在先使用商标的注册优位权作出规定，只是在第二十六条、第三十一条保留了原《商标法》规定的在先使用的未注册商标一定条件下的优位权，即只有商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的，自该商品展出之日起六个月内，以及两商标都在同一天提出注册申请这两种情况下允许在先使用的商标优先取得注册，适用条件相当严格。笔者认为，巴西和葡萄牙的商标立法值得我们学习借鉴，赋予一般情况下在先使用商标的注册优位权。巴西商标法虽然采用申请在先原则确定商标权的归属，但同时规定，在商标申请日或优先权日前至少六个月，善意地在巴西于相同或类似商品上使用相同或近似商标，将有优先获得商标注册的权利。葡萄牙商标法也规定，一般情况下，在先申请人获得注册商标权，但商标使用人自其商标开始使用之日起6个月内，享有申请商标的优先权和在优先权期间对他人的商标注册申请提出异议的权利。（11）杜颖：《在先使用的未注册商标保护论纲——兼评商标法第三次修订》，《法学家》2009年第3期。

四、对案例的评论及海关保护在先使用的未注册商标的基本思路

新《商标法》规定了对在先使用的未注册商标的保护内容包括商标注册阻却权利、请求宣告已注册商标无效的权利以及在先使用权等相关权利，同时规定在先使用人行使上述权利时应当满足相应的适用条件。笔者认为，知识产权保护海关实践中适用于2014年5月1日实施的新《商标法》，保护在先使用的未注册商标将面临着如何认定“商标是否有一定影响”和“在后商标注册人申请注册时的主观状态”这两大执法难题。

第一，根据新《商标法》第五十九条第三款之规定，在先使用人享有在先使用权的条件必须是有一定影响的未注册商标，普通未注册商标的在先使用人不享有在先使用权。那么，如何认定在先使用人使用的未注册商标具有一定影响，这是知识产权海关保护执法实践中保护在先使用的未注册商标必须面对的执法难题之一。尽管《商标审理标准》规定，未注册商标是否具有一定影响可结合以下因素进行个案判断：一是相关公众对该商标的知晓情况；二是该商标使用的持续时间和地理范围；三是该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围；四是使该商标产生一定影响的因素。但是，认定在先商标具有一定影响的持续时间、地理范围和广告宣传等都是一个很微观、很细节的具体问题，需要考量一系列关于在先使用商标知名度形成过程的客观事实来判断，对海关执法的证据要求、时限要求均较高。

第二，按照法的体系解释的方法，通过将新《商标法》第十五条第二款、第三十二条、第四十五条第一款与第五十九条第三款的所处语境及前后逻辑关系可以看出，第十五条第二款规定禁止因特定关系明知他人在先使用商标而予以抢注、第三十二条规定保护在先权利和禁止恶意抢注他人已经使用并有一定影响的商标，第四十五条第一款则规定如违反上述两规定，在先权利人或者利害关系人有权请求宣告已注册商标无效。而第五十九条第三款只规定商标注册人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识，据此可以推断出立法者在第十五条第二款、第三十二条、第四十五条第一款的立法本意与第五十九条第三款有所不同，前者商标注册人系恶意，后者商标注册人系善意。换言之，如果后商标注册人为恶意注册，在先使用人有权根据新《商标法》第四十五条第一款的规定，向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效；如果后商标注册人为善意注册，除了依法保护注册商标人的商标专用权，还应当保护在先使用人的在先使用权，其在原使用范围内继续使用该商标，但要附加适当区别标识。由此可以看出，后商标注册人申请注册时的主观状态不同，是决定在先使用人行使阻却商标注册的权利、请求宣告已注册商标无效的权利还是在先使用权的关键因素。而认定后商标注册人主观上系恶意注册还是善意注册，则是一个非常复杂的问题，涉及到判断方法、权利来源、商标的显著性程度等方方面面的问题，知识产权海关保护恐难以承受之重。

基于以上两点分析，笔者认为，海关保护在先使用的未注册商标，应当遵循公权力积极、有限介入的原则，保证知识产权海关执法的独立性，不介入注册商标权利人与在先使用人之间的民事纠纷，防范执法风险，作出“不能认定是否侵权”的结论更为妥当，积极引导在先商标使用人通过行政程序向商标评审委员会请求宣告已注册商标无效，或者遵循“司法最终裁决原则”的法治要求，注册商标权利人与在先使用人向人民法院提起民事诉讼解决其商标侵权纠纷。

Study on the Prior Use of Unregistered Trademark Protection

HuangXurong

The system of acquiring the exclusive right of trademark has been implemented in China，and its defects have led to frequent trademark squatting incidents.The third amendment to China’s Trademark Law，as a necessary supplement and correction of registration system，has strengthened the protection of unregistered trademarks and further improved the protection rules of prior use of trademarks.According to the new Trademark Law，it will be better for the customs to guide priority users and right holders of registered trademark to solve trademark infringement dispute through administrative and judicial procedure in the process of protecting prior use of unregistered trademark.

Trademark；Prior Use；Registration for Rights；Customs Protection

（责任编辑 郑志军）

黄旭荣，拱北海关法规处。