从微软与摩托罗拉案例看RAND许可费率计算方法

徐朝锋 / 北京邮电大学 秦乐 / 工信部电信研究院 忻展红 / 北京邮电大学

一、引言

随着ICT产业竞争的加剧，出于争夺市场优势、遏制竞争对手的发展、获取更高的专利溢价价值等原因，ICT领域的专利诉讼呈现逐年上升的趋势，而标准专利涉及的专利诉讼更是引发了业界的广泛关注，摩托罗拉移动、三星、苹果、微软、RIM等巨头企业纷纷陷入相关纠纷。

技术标准是公共产品，而专利权属于私权领域，当这两者出现交叉时，专利权很容易借助技术必要标准而扩张权利，破坏专利权人与公众的利益平衡。鉴于ICT领域的行业性质，常常因大量标准必要专利而引发技术标准与专利权的冲突。一方面，标准化组织代表着公共利益，为了协调技术实施的合理性，理应制定能够有效防止知识产权滥用的政策；另一方面，

注 释拥有专利权的企业希望自己的专利技术纳入该行业的技术标准，并在标准进入实施阶段后，通过巨额专利使用费对市场形成控制力，或者通过高价许可以及不许可获得市场支配地位，因此引入技术标准的专利权越来越多的带有私权属性，由此也引发移动通信行业标准必要专利的高门槛：大量专利进入标准，导致总的许可成本居高不下、许可谈判代价高昂。1. 参见张平、张小林、何怀文：技术标准化中知识产权披露机制研究——以3G产业为背景，网络法律评论，2008年由于标准化组织不涉及专利权的审查与许可，标准必要专利又常涉及专利法与反垄断法，甚至合同法的交叉地带，给司法审查和判定带来很大的不确定性。近年来，“德国橙皮案”、微软与摩托罗拉专利许可费案以及华为公司诉美国IDC公司反垄断纠纷案等这些司法判例中的审判原则与审判标准，都可以给我国在相关制度的构建和法律规制方面提供参考与借鉴。本文以微软与摩托罗拉专利许可费之争为背景，通过对该案的审判思路进行解读，在此基础上对“合理无歧视”原则下的专利许可费率的确定做出讨论，以期为我国相关法律问题做出有益探索。

二、微软与摩托罗拉标准必要专利许可费之争

（一）案情简介

2010年10月21日与10月29日，摩托罗拉分别以书面形式告知微软，要求微软支付摩托罗拉所拥有的802.11与H.264标准必要专利（H.264及802.11分别为国际电信联盟（ITU）和美国电子和电器工程师协会（IEEE）制订的标准）的许可费，许可费率为微软最终产品价格(比如Xbox、电脑、智能手机等)的2.25%，相当于每年支付逾40亿美元。

2010年11月9日，微软以摩托罗拉的许可要约违反RAND协议为由提起诉讼。2013年4月25日，华盛顿西区联邦地区法院判决摩托罗拉的 H.264标准必要专利组合的RAND许可费率范围为每单项产品0.555到16.389美分，其中Xbox的许可费率为16.389美分/项，其他产品的许可费率为0.555美分/项。摩托罗拉的802.11标准必要专利组合的RAND许可费率范围为每单项产品3.471到19.5美分，其中Xbox的许可费率为19.5美分/项，其他产品的费率为0.8美分/项，相当于每年支付180万美元。

（二）争议焦点

本案涉及两个焦点问题：RAND（公平、合理和无歧视）费率的计算方法和RAND许可费的考虑因素。

1、焦点一：RAND费率计算方法

微软和摩托罗拉分别提出了各自的计算方法，法院经过综合考虑采纳了摩托罗拉的计算方法。

（1）微软的计算方法

微软提出的方法是“具体价值法”（incremental value approach），定义为：切割出被纳入标准的专利技术的经济价值，与其他能被纳入标准的替代专利技术相比较，以计算出该专利技术具体价值的方法。这个方法着眼在标准被采用与实施之前的阶段，即所谓的事前阶段。微软所提议的方法缺乏广泛使用性：第一，因为不论是IEEE或者是ITU都没有用过此方法且都没有在标准制定过程中事前披露RAND条款；第二，事前政策还有可能会涉及到反垄断问题，故而标准组织对此都慎之又慎；第三，法院审理过程中发现此方法不实用,因为过程复杂，不同企业对专利价值的认定不同。

（2）摩托罗拉的计算方法

摩托罗拉的计算方法是假设性双边协商法（hypothetical bilateral negotiation approach），定义为模拟在RAND权利义务下进行假设双边协商的方法。此方法微软曾在提交给FTC的声明中提到过而且在Georgia-Pacific Corp v Unite States Plywood Corp 案中有过司法实践。

（3）法院的计算方法

在专利许可费计算时，法院通常采用Georgia-Pacific因素来分析，但此方法并不适合RAND协议下的许可费计算，故法院最后采纳了摩托罗拉的假设性协商法，同时适当修改了Georgia-Pacific因素。下表展示了微软摩托罗拉案中的考虑因素,原Georgia-Pacific考虑因素中第4条和第5条不适合RAND协议下的许可情况故不予考虑。

2、焦点二：RAND许可费考虑因素

本案中所讨论的是Georgia-Pacific因素中最重要也是最基本的三个因素：标准必要专利对标准的贡献、对被告产品的重要性和参照物的选择。

（1）标准必要专利对标准的贡献

H.264标准中本案涉及6个专利族的16项专利，第一项和第二项专利族在一审判决出来之前已到期，后四项专利族仅被标准组织认定了一项技术：“隔行视频”（interlaced video）技术。摩托罗拉参与到发展 H.264标准之前，许多企业或研究机构都已经对VCEG的H.264草案做出了贡献并最后促成了H.264标准。综上，法院推定摩托罗拉标准必要专利对H.264标准贡献小。

摩托罗拉提供的证据不足以证明其对802.11标准的重要性，加之法院用假设性双边协商法来判定，故而只能推定其对802.11标准的贡献有限。

（2）标准必要专利对产品的重要性

微软的产品有 Windows、Xbox、Silverlight、Zune、Lync和Skype。微软出示了有利证据表明隔行视频技术对微软产品可有可无或应用面比较窄，如H.264对Windows产品的功能性作用小且Windows的本质不是一个视频播放器；H.264对于Xbox的作用也很小，因为在Xbox中应用最多的是“progressive form”技术；其他的微软产品甚至都不含有隔行视频技术。摩托罗拉称AT&TU-verse中应用了隔行视频技术，用户在Xbox中安装该程序后就会涉及到隔行视频技术。但据统计，每3500万用户中只有1万到1万1千名用户安装了AT&TU-verse。

802.11标准只在微软的Xbox中有所涉及，其中信道管理接入专利和数据调制解调（a/n/g）专利与Xbox相关但作用有限；双方对于网络设计专利重要性方面无法达成一致，故而法院也难以认定；而数据调制解调（b/n）和安全专利对Xbox有重要价值。

（3）参照物的选择

Georgia-Pacific因素中最重要也是最基本的三个因素：标准必要专利对标准的贡献、对被告产品的重要性和参照物的选择。

摩托罗拉提出了三个参照物：2011年与VTech之间的授权协议、2010年与RIM之间的交叉许可、收购Symbol之间的三个授权协议。上述第一个为诉讼和解协议；第二个为部分授权协议，其实际支付的许可费远不如在本案中被请求的数额，故无法区分出部分授权协议中标准必要专利所占价值比重；第三个为部分授权协议且所涉及标准必要专利已过期。

微软提出的参照物是H.264、802.11专利池、Marvell芯片的授权协议和Intecap授权评估协议。微软提出的理由与RAND协议基本原则一致，故而法院采纳了微软的参照物选择。

（三）案例评析

本案的最大亮点是法院明确了RAND协议下许可费的计算方法和考虑因素：即假设性双边协商法和Georgia-Pacific13个参考因素，此两点可作为企业许可费谈判的重要参考依据。在新的计算方法和考虑因素的计算下，摩托罗拉的40亿美元的专利费诉求最后被判决为180万美元。对于此判决，很多企业都有疑问：标准必要专利是否越来越不值钱。在Georgia-Pacific13个考虑因素最重要三个因素（即标准必要专利对标准的贡献、对产品的重要性和参照物的选择）的证明中，摩托罗拉无论在证人证言和证据选择方面与微软相比略逊一筹：第一，在标准必要专利对标准的重要性方面，因标准制定初期摩托罗拉未积极参与、所声明的多个技术贡献未被法院采纳，最终法院只认定摩托罗拉对标准贡献有限；第二，摩托罗拉因对产品重要性方面欠缺证明力度，故而法院采纳了微软的观点；第三，摩托罗拉选择的三个参照物全部未被法院认定，而微软的选择恰如其分。这就注定了摩托罗拉无法得到一个满意的许可费。

三、该案对我国企业应诉标准专利相关诉讼的启示

该案的判决为标准专利合理无歧视许可原则下许可费的计算提供了有益参考，比如在2013年下半年华为与InterDigital案件中对合理许可费率的确定总结

注 释了四条原则2. 叶若思、祝建军、陈文全：标准必要专利使用费纠纷中FRAND规则的司法适用【J】，2013年04期，这些原则和Georgia-Pacific考虑因素有异曲同工之处。此外，对于标准化组织的专利政策是否可构成与参与标准制定者之间的合同，目前学界与实务界争论较大。有学者认为，“合理无歧视”许可是标准化组织与参与标准制定者之间的合约，“因此应在理解合理无歧视许可背景的基础上，依照合同目的来解释‘合理’与‘无歧视’的具体含义，并以此作为计算合理无歧视许可费的基本原则。 ”3. 张吉豫：标准必要专利“合理无歧视”许可费计算的原则和方法——美国“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的启示，知识产权，2013年第8期但在评价华为公司诉InterDigital标准必要专利使用费纠纷案时，法官则认为，不宜理解为标准必要专利权人与标准实施者之间已经成立合同关系，而应理解为标准必要专利权人对标准实施者以及潜在的实施者负有以符合FRAND条件许可的义务。4. 祝建军：标准必要专利使用费率的司法裁量规则——评华为公司诉交互数字集团标准必要专利使用费纠纷案，中国知识产权报，2014年

该案对我国企业参与标准专利许可诉讼也有很大的借鉴意义，本文从五个方面的重要因素来阐述其对我们的启示：

（一）聘请本技术领域内强有利的专家团队。本案中原被告均聘请了多位专家证人相互质证，判决书的很多重要部分都直接引用了专家证人的证言；也可选择聘请同属标准组织的无直接利益第三方企业专家作证，以体现证据的客观性，如本案中摩托罗拉就曾

注 释让索尼的专家出庭作证。

（二）证明标准必要专利对标准的贡献。在此方面，需综合考虑许可人在标准制定过程中的参与程度、每件专利的到期日期、其他可最大程度上替代该标准必要专利的技术、该技术在主流市场中的应用程度等，如YouTube和谷歌的安卓都未使用H.264技术。

（三）重点考虑对产品的贡献。国内企业不仅要把精力和财力都放在证明专利的技术价值方面，还要重点考虑对产品的贡献方面，尤其是对产品核心功能实现的贡献（如有可替代技术）。毕竟专利对标准贡献再大，对产品贡献小亦是无意义的。

（四）考虑参照物的选择。参照物的选择不仅要适合案情（如授权协议中标准必要专利的价值比重相似、诉讼结果是和解还是法院判决），还需与RAND协议的基本原则“推广标准的全球使用”相契合。

（五）积极应诉。国内企业遇到像摩托罗拉等在市场中涉嫌滥用诉讼权或市场支配地位的企业不应一味的妥协忍让，在综合考虑各方面因素、判例的情况下应积极应诉，广泛收集证据，加强同行业企业之间的合作，以求赢得诉讼的胜利和获得良好口碑。

【1】张平、张小林、何怀文：技术标准化中知识产权披露机制研究——以3G产业为背景，网络法律评论，2008年

【2】叶若思、祝建军、陈文全：标准必要专利使用费纠纷中FRAND规则的司法适用【J】，2013年04期

【3】张吉豫：标准必要专利“合理无歧视”许可费计算的原则和方法——美国“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的启示，知识产权，2013年第8期

【4】祝建军：标准必要专利使用费率的司法裁量规则——评华为公司诉交互数字集团标准必要专利使用费纠纷案，中国知识产权报，2014年