生物医药领域专利申请权利要求延展及其常见问题分析

陈莹，王大鹏，马秋娟



生物医药领域专利申请权利要求延展及其常见问题分析

陈莹，王大鹏，马秋娟

100190北京，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心医药生物部

编者按

近年，知识产权，特别是专利在促进我国医药生物技术研发和产业发展中的作用越来越大。随着我国国家知识产权战略的逐步推进，医药企业实现由仿制向自主创新的模式转变将成为大势所趋。为了能及时有效地保护科研人员的智力成果，申请专利是最佳选择。为了帮助广大医药工作者进一步了解医药及生物领域知识产权保护的政策和法律法规，提高发明专利申请文件的质量，了解专利局的审查实践，更好地做好专利申请工作。我刊特邀了国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心相关专家撰写了系列讲座，希望能够对医药企业，科研院所的相关工作人员提供一定的帮助。

随着生物医药产业的迅猛发展，以上游研究为基础，有针对性地开发下游产品的产业链模式与传统的随机筛选模式相比，在筛选容量和产品合理化设计等方面都有着明显优势。虽然下游领域直接开发出的产品更接近市场和消费者，但不可否认的是，上游的基础研究为下游的应用研究奠定了基础、指明了方向，上游的基础研究在生物医药研究中发挥着越来越重要的作用。国外生物制药公司和研发机构所生产的许多“重磅炸弹”式药物都与基础研究中发现的药物靶标有密切关系[1]。

尽管一项“重磅炸弹”式药物的研发成功意味着超高的利润回报率，但同时，我们也看到，新药研发还具有长周期、高投入、高风险的特点，不仅需要投入大量的资金、时间及劳力，而且成功的几率远比我们想象的低，通常每次对5000 ~ 10 000 个化合物做药物活性筛选仅能得到约 250 个前导药物，而这其中可能仅有一个化合物能通过药政管理部门的审核，从最初的筛选到核准通过，所花费的时间平均为 12 ~13 年[1]。因而，为了抵消生物药品研发过程中的高风险和高成本，投资者往往会选择申请专利来获得对研发成果的独占权以换取高额利润，并且出于追求自身利益最大化的内在动力，生物医药领域专利申请人希望藉由一个基础研究成果，让未来可能获得的产品都落入其权利保护范围内，从而形成技术上的垄断优势，达到圈占领地的目的，为此，一种基于上游基础研究成果将权利延展至下游领域后续发明的权利要求类型——延展性权利要求就应运而生，并且这类权利要求已经越来越广泛地出现在生物医药领域的专利申请中，成为该领域的一大特色[2-4]。

本文在介绍延展性权利要求的定义、分类及其特点的基础上，对其在专利审查中所面临的问题以及申请人如何延展权利要求给出了具体的建议，供国内专利申请人参考，以对其发明创造获得更多、更有力的保护。

1 延展性权利要求的内涵

1.1 延展性权利要求的定义及分类

延展性权利要求最早源于欧美等国的审查实践，之后英国、澳大利亚、加拿大等国专利局在审查指南中对这类权利要求做出了明确定义，综合各国对其的释义，延展性权利要求是指在特定技术领域（如生物技术、药品），会出现一类仅对功能进行限定的、基于新披露的上游基础发明（例如，新发现的分子或一种新的作用机制）获得的下游产物发明[5]。

在生物医药领域，最典型的例子就是发明人的发明创造系发现了一个适合作为药靶的受体 X，其在生化途径上与疾病 Y 的发生有关，如将受体 X 与某分子结合即阻断疾病 Y 的生化途径，则可预防或治疗疾病 Y。申请人通常会以下面形式的权利要求撰写方式来寻求保护[6]：

①一种分离纯化的受体 X，该受体的氨基酸序列为 SEQ ID NO：1。

②一种筛选/鉴定/检测/确认受体 X 的激动剂或拮抗剂的方法，包括先合成候选化合物，将候选化合物与受体 X 接触并观察其是否引发受体 X 的功能或抑制其功能。

③一种抗权利要求①所述受体 X 的多克隆抗体。

④一种用权利要求②所述方法得到的激动剂或拮抗剂。

⑤一种治疗或预防疾病 Y 的医药组合物，其含有有效量的权利要求④所述的激动剂或拮抗剂。

⑥一种受体 X 的激动剂或拮抗剂在用于制备治疗疾病 Y 的药物中的用途，所述激动剂或拮抗剂是由权利要求②所述方法获得。

可以看出，在上述具体例子中，权利要求①和②是对实际做出发明的保护，并构成后续权利要求的基础，而其他权利要求则是对当前尚未完成的后续发明的保护，属于延展性权利要求。其中，根据其保护的主题，可以分为以下两类：

⑴产品类延展性权利要求，这类权利要求试图保护的是借助基础发明可能在将来被发现的产品，如权利要求③ ~ ⑤。

⑵方法类延展性权利要求，这类延展性权利要求试图保护的是借助基础发明而可能在将来被发现的产品在治疗疾病或制备药物中的用途，如权利要求⑥。

进一步地，根据延展性权利要求的延展程度，又可以将其细分为以下三类：

⑴准延展性权利要求：如保护多克隆抗体的权利要求③，其是一类试图保护目前尚未完成但与基础发明存在确定关联的产品主题，在作为抗原的蛋白序列被新发明披露的基础上，相应的多克隆抗体就能用常规技术生产出来，因此属于准延展性权利要求[7]。

⑵一重延展性权利要求：如保护用筛选/鉴定方法确认得到的激动剂或拮抗剂的权利要求④，其是一类试图保护尚未完成但可在将来通过实施申请人的方法而鉴定获得的“延展性”产品发明。这类延展性权利要求是最为常见的权利延展形式，可归入一般延展性权利要求的范畴。

⑶双重延展性权利要求：如保护受体激动剂或拮抗剂用于制备治疗疾病药物中的用途的权利要求⑥，其是一类在一重延展的基础上进一步延展至下游产品可能的应用发明。这类延展性权利要求也是较为常见的权利延展形式，只是在延展程度上有所加强。

1.2 延展性权利要求的特点及属性

⑴在表现形式上，各类延展性权利要求的共同特点在于，都是以与基础发明的某种联系来对主题进行限定，这个特点与延展性权利要求的概念是相呼应的，因为延展性权利要求是借助基础发明来申请未来发明的专利，而所谓“未来发明”就是利用基础发明中的研究工具开发获得的一系列下游产物及其应用，因此这势必导致延展性权利要求的主题与基础发明有着某种功能上的联系。

⑵在实体范围上，延展性权利要求是一类以新的上游研究为基础，针对下游、后继发明提出的宽泛权利要求。其保护范围通常超越实际发现的范围，它将权利延展至申请日时尚未完成但可在将来通过实施基础发明而获得的“延展性”产品及其应用。

⑶在权利的确定性上，延展性权利要求试图保护的都是目前还未被发明人所完成的发明，这导致了其难以用结构和（或）组成特征来限定，也无法用物理和（或）化学参数来限定，甚至无法用制备方法来限定，而只能用筛选方法加以限定，这就造成延展性权利要求普遍存在权利范围不确定的特点。而不同类型的延展性权利要求在确定性上也存在差异，对于上述准延展性权利要求，由于现有技术中制备多克隆抗体的技术已经非常成熟，因而这类产品的获得在一定程度上是具有确定性的；而作为典型的一重延展性权利要求，其延及的产品在结构和（或）组成存在不确定因素，且结构特征与所述功能之间的关系也不明确，导致这类延展性权利要求具有一般延展性权利要求的不确定性，而二重延展性权利要求不仅包含了一重延展时存在的不确定因素，还进一步涵盖了对结构不确定的延及产品做可能的下游应用时所带来的不确定因素，因而这类权利要求具有超出一般延展性权利要求的不确定性。

2 延展性权利要求的可专利性标准

延展性权利要求由来已久，国外早在 2001 年前就开始关注这类权利要求，并对其进行了诸多研究。随着生物医药领域中延展性权利要求数量的不断增长，对各方面造成的影响也逐渐增大，并且已经引发了生物医药研究中上游领域和下游领域之间的多项专利权纠纷，这使得人们越来越关注延展性权利要求普遍存在的保护范围与该发明所作出的贡献不成比例、权利范围模糊以及阻碍下游领域研究等问题，同时，延展性权利要求的这种特殊性也导致这类权利要求在撰写上、相关内容的说明上都与常规申请有着较大区别，这使得人们对于其是否满足专利法上的公开充分、支持、清楚、实用性等方面的要求一直存在较大争议。因此，各专利局都很重视对这类权利要求可专利性标准的研究。

2.1 我国审查实践

在我国的审查指南中，对于延展性权利要求没有给出明确的定义，也没有相关的具体规定，针对生物医药领域的专利申请，适用审查指南第二部分第十章对化学产品、方法及用途发明的相关规定，专利申请中包含的延展性权利要求可能会面临说明书是否公开充分（A26.3）、权利要求是否清楚或得到说明书支持（A26.4）、权利要求是否具备新颖性（A22.2）等方面的质疑。

⑴公开充分：对于化学产品发明，我国审查指南中规定说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。基于这一要求，对于试图保护尚未完成的下游、后继发明的延展性权利要求，可能会面临说明书公开不充分的质疑。为此，申请人在基于一项基础发明提出专利申请时，首先应该全面了解相关领域的发展水平，如果本领域技术人员从现有技术中获得的相关信息非常有限，在撰写说明书时应该提供足够多的信息以使本领域技术人员知道如何实施该基础发明以及实施后的效果，比如披露受体蛋白的具体结构及其功能；其次，对于申请中包含的涉及下游后继发明的延展性权利要求，说明书中也应该提供相应的信息以表明在申请日前确实已经基于之前的基础发明开展了后续的下游研究并获得了可靠的实验数据，而不能只给出一个后续发明的设想，例如，应该提供如何筛选激动剂或拮抗剂的具体技术手段以及由此获得的具体化合物，同时还应该证实这些化合物具有治疗效果。

⑵清楚支持：我国审查指南中规定在无法用结构和（或）组成以及物理-化学参数来表征时，才允许用制备方法表征化学产品，由于延展性权利要求涉及用筛选方法对产品加以定义，这使得其很容易与制备方法表征产品的权利要求相混淆，然而，制备方法表征产品的权利要求保护的是一种通过重复制备方法获得的结构组成确定的产品，而延展性权利要求中限定的筛选方法仅仅是对已存在物质的鉴定并不生成产品，因而，由筛选方法限定的权利要求可“延展”至满足定义的功能但结构组成不确定的产品。因而，对于这类延展性权利要求，可能会被质疑产品的结构和（或）组成不清楚。

对此，申请人应该在说明书中适当披露在实际筛选中获得的部分具体化合物的结构信息，最好能够概括出这些具体化合物具有的共同结构特征，比如具有相同的骨架结构，属于同一类化合物等，同时从机制上阐明这些共同结构与其功能之间存在的关联性，这些记载能够为申请人将筛选的产品概括成一类相同功能的化合物并以延展性权利要求的形式加以保护，提供支持。即使审查员认为从共同结构与功能的关联性上仍然无法进行上述概括，申请人也可以依据说明书披露的信息进一步限定到具体化合物，从而避免由于没有任何化合物结构的记载而导致不得不放弃这类延展性权利要求。

⑶新颖性：由于产品类延展性权利要求涵盖了所有满足功能定义但结构组成不确定的产品，因而可能会存在与现有技术已知化合物无法区分的情形，按照我国审查指南中对用制备方法表征的化学产品权利要求新颖性的相关规定，这类延展性权利要求可能面临不具备新颖性的质疑。

对此，申请人应该在说明书中记载筛选获得的部分具体化合物的结构信息，如化合物的有效基团等，并注意与现有技术中已知的相近化合物加以区分，这将有助于消除对所述产品新颖性的质疑。

2.2 他国审查标准借鉴

2001 年，美国专利商标局（USPTO）、欧洲专利局（EPO）和日本特许厅（JPO）在签署的三边协议之生物技术领域实际执行研究比较报告中对于延展性权利要求的可专利性标准达成了广泛的共识，即对于大多数延展性权利要求的审查标准掌握得比较严格，除了一些处于灰色区域的、延展范围相对较小的延展性权利要求，例如多克隆抗体，可能被接受以外，其他的延展性权利要求都以书面说明、可实施性、支持、清楚、公开充分等缺陷加以拒绝[6]。澳大利亚专利局审查标准相对宽松一些，能够接受药物应用类的延展性权利要求[8]。

基础研究本身属于开拓性发明，能否以延展性权利要求的形式获得一个更宽的保护范围，一直存在诸多争议，目前德国最高法院做出的最新判例中对此持肯定立场，认为当基础研究相对于现有技术作出开拓性的贡献时，对基于该基础研究提出的延展性权利要求的审查标准可以相对宽松一些，由此可见，随着生物医药领域技术的不断发展，并出于对开拓性基础研究的鼓励，各国专利局对于延展性权利要求的可专利性标准可能出现松动，这也为我国申请人在提出国际申请时提供了进一步扩展保护范围的空间，并且可以在进入不同国家阶段时有针对性地配置权利要求或选择指定进入的国家，如选择审查标准相对宽松的澳大利亚、德国等，以获得部分延展性权利要求在这些国家的授权，从而对我国发明人做出的基础研究以及下游的后续发明给予更全面、有力的保护。

3 结论

随着我国生物医药领域的不断发展和进步，相关企业也越来越重视对其做出的基础研究进行专利保护。为了增强对基础研究的专利保护力度，实现其价值的最大化，国内申请人可以考虑将基于该基础研究的、下游领域的后续发明撰写成延展性权利要求的形式提出保护。

然而，从对各国审查标准的比较分析可以看出，延展性权利要求的提出也会面临很多的质疑，由于其保护范围很难被清楚地界定，往往会导致公众无法做出正确的判断来有效地避免侵权，从而也加剧了这类包含延展性权利要求的申请面临被利益相关人提出无效的风险。因而，在对基础研究及其下游研究成果进行专利保护的时候，申请人不仅需要合理把握权利要求的延展尺度并在申请文件中提供相应的支撑基础，同时也要作出对延展权利要求所面临风险的预判以及建立一个相对合理的专利申请布局来抵御潜在的风险。以下从四个方面提出相应的申请策略，供相关生物医药企业参考。

⑴权利要求延展的支持基础：包含延展性权利要求的发明申请，在技术上往往是由某一特定领域的上游基础研究加以延伸、扩展得到的，而这样的基础研究通常是该领域的开拓性发现或前沿技术，这就势必导致本领域技术人员从现有技术中获得的信息相对有限，而对申请文件的公开程度的要求会相应提高，即说明书应该披露足够多的信息以使本领域技术人员在无需花费过度试验的情况下知道如何实施上游基础发明以及实施后的效果，以此作为基础发明的支持基础；同时，对于尚在进展中的后续的下游研究，也应该在说明书中适当披露已经获得的阶段性成果，如筛选获得的部分目标化合物以及效果验证数据，以此作为延展至后续发明的支撑基础。

⑵权利要求延展的尺度把握：权利要求的可延展程度与申请文件中提供的支撑基础是密不可分的，申请人应该基于基础发明对现有技术实际作出的贡献以及下游研究的进展来合理扩展对后续发明的延展保护，如果只是一味地追求最大程度的延展方式，通常很难得到保护，即使侥幸获得授权，也会存在被利益相关人提出无效的巨大风险。一旦产生专利纠纷，期间牵涉的人力、物力、财力的消耗对企业来说也是难以承受的。

⑶权利要求延展的风险分析：由于基础研究的延展不仅涉及其下游产品，还可能进一步延展至下游产品相关的医药应用，然而，要确定一个具体的生物靶标在复杂的机体通路中经何种途径或机制发挥作用，并在靶标和具体疾病之间建立起相关联系，即使是在能够运用各种先进的筛选、鉴定手段的当下，对生物医药领域的研究人员来说，仍然是一件相当困难的事情，而后续研究的滞后性必然导致基于基础研究提出的延展性权利要求面临无法获得授权的风险，如果为了降低这一风险，待后续研究取得了一定的进展后再提交包含延展性权利要求的专利申请，不失为一种可选的应对策略，但同时也应当时刻关注竞争对手的动态，以免被其抢占先机，率先提出与待申请的保护范围发生冲突的专利申请。

⑷权利要求延展的申请布局：在生物医药领域，从作出一项基础研究，到将该基础研究转化成应用，往往需要经历一个漫长的开发过程，在这一过程中，申请人可以在早期提出的基础研究专利申请中，以延展性权利要求的形式对可能预期到的后续发明进行防御性公开，以达到圈占领地的目的，同时随着后续研究的不断进展，通过渐进式的申请布局来不断补充其后续研究中获得的下游产品及其应用的信息，在制订这样的申请布局时，需要对研究进展的速度作出初步判断，以合理地确定对不同阶段研究成果提出申请的时间，并充分利用优先权制度来避免出现早期申请破坏在后申请新颖性、创造性的问题。

综上所述，申请人应该善用“延展性权利要求”这一有效扩展保护范围的工具，在拓展、强化权利保护的同时增强专利权的稳定性，合理适当地保护自身权益。

[1] Zhang Y. The intelligence research of scientific and technical issues related to drug targets. Beijing: Academy of Military Medical Sciences of the Chinese People's Liberation Army, 2008. (in Chinese)

张音. 药物靶标发展相关科学和技术问题的情报研究. 北京: 中国人民解放军军事医学科学院, 2008.

[2] Phillip BC. When the “reach-through” exceeds the grasp. Modern Drug Discovery, 2004 [2014-11-14]. http://pubs.acs.org/ subscribe/archive/mdd/v07/i07/pdf/704business2.pdf

[3] Bohrer RA. Reach-through claims for drug target patents: Rx for pharmaceutical policy. Nat Biotechnol, 2008, 26(1):55-56.

[4] Silva R,Lendaris S. Reach-through claims: Bust or Boon? Intellectual Property Update, 2005 [2014-11-14]. http://www.dorsey.com/ newsevents/uniEntity.aspx?xpST=PubDetail&pub=214

[5] European Patent Office. Guidelines for examination: part F-chapter III 9. 2013. [2014-11-14]. http://www.epo.org/law-practice/legal- texts/html/guidelines/e/f_iii_9.htm

[6] Trilateral Project B3b. Mutual understanding in search and examination. Report on Comparative study on, biotechnology patent practices. Theme: Comparative study on “reach-through claims”. San Francisco, California: European Patent Office, Japan Patent Office, United States Patent and Trademark Office, 2001 [2014-11-14]. http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/B3b.pdf

[7] Lu C. Comparative study on patentability of reach-through claims. Beijing: China University of Political Science and Law, 2011. (in Chinese)

陆纯. 延展性权利要求的可专利性比较研究. 北京: 中国政法大学, 2011.

[8] Lim A, Christie A. A comparative analysis of the Australian Patent Office's examination of biotechnology reach-through patent claims. Parkville VIC, Australia: Working paper / Intellectual Property Research Institute of Australia, 2006.

陈莹，Email：chenying_4@sipo.gov.cn

10.3969/cmba.j.issn.1673-713X.2014.06.015