基于循环经济的专利产品再制造侵权分析及启示——从“再生墨盒案”谈起

彭志强，何培育，崔 涛

(1.重庆理工大学知识产权学院，重庆 400054;2.重庆市(四川省)兵工学会国防知识产权专业委员会，重庆 400054)

一、引言

环境和资源问题不仅是确保经济社会可持续发展的基本条件，而且直接影响到人类的生存质量，因此保护生态环境、节约资源、合理使用资源也是保证人类社会持续发展的长期战略［1］。循环经济是一种新型的发展理念与增长方式，是兼顾经济增长和社会发展的系统工程。循环经济的推动与发展不仅仅是企业方的责任，也是整个社会的责任［2］。再制造工程是环境保护和资源有效利用的重要措施之一，“是以产品全寿命周期设计和管理为指导，以优质、高效、节能、节材、环保为目标，以先进技术和产业化生产为手段，实现修复或改造废旧产品的一系列技术措施或工程活动的总称。例如通过再制造报废机电产品，可以为人类创造巨大的价值，可以节约大量的资源、能源，大量减少对环境的污染”［3］。近年来我国一直在大力推进汽车零部件的再制造，国家发改委于2008年颁布了《汽车零部件再制造试点管理办法》，以促进汽车工业的可持续发展。零部件再制造是汽车工业发展循环经济的重要途径之一。

对专利产品实施再制造，原产品中所含专利的影响不容忽视，因此再制造工程涉及到诸多专利法问题。例如张铜柱等指出:“随着汽车零部件再制造产业的发展，原产品制造商与再制造商的利益冲突和知识产权冲突问题逐渐显现。需要明确再制造中的知识产权保护原则，平衡各方的利益，才能既鼓励创新，保护知识产权人的利益，为高效发展汽车再制造产业提供政策与制度保障。”［4］John 和 Robert针对专利产品再制造的问题，指出:“再制造涉及的专利侵权问题正处于一个高速爆发期，专利产品再制造实践中判例法将继续发展并变得更加普遍，再制造企业要为翻新产品在专利领域的问题寻求法律意见。”［5］此外，再制造产业中涉及再制造的工艺方法、相关生产设备也可能是有价值的专利发明，例如一项美国2010年1月公布的专利号为US20100014665A1的“REMANUFACTURE OF ENCRYPTED CONTENT USING A REPLICATED MEDIUM”专利，其核心技术即为再制造方法［6］。石光雨指出:“我国学界缺乏对修理和再制造相关知识产权问题的深入研究，法务界也没有相关的判例，对于该问题法律和司法解释还存在许多不完善的地方。”［7］近年来，专利产品再制造的侵权问题和相关的判例受到学界的关注，但大多从专利法的角度呼吁政府和企业重视知识产权问题保护。然而，专利产品再制造也涉及更多产业规划和企业管理问题，专利产品在其再制造生产经营过程中对原产品(权利人)中所含专利的影响，是发展循环经济与实施知识产权战略需要关注的问题［8，9］。

建立资源节约型和环境友好型社会，需要发展循环经济，并完善循环经济立法作为保障。专利产品再制造涉及到专利保护、环境资源保护和公众利益保护的冲突，涉及到知识产专利权人的权利、再制造厂家的运营环境、消费者的认同等问题，这些都是当前循环经济产业发展中不容回避的。然而，目前对循环经济中专利产品再制造侵权及产业对策的研究尚不成熟，原产品中的专利对产品再制造的影响引发了如下新问题:专利产品再制造是否会侵犯原产品(权利人)的专利权?再制造与修理的界限是什么?再制造产品应当以原商标，还是再制造厂家的商标投入市场销售。本文以循环经济发展中的专利侵权问题为视角，从Recycle Assist公司(下文简称RA公司)与Canon公司的“再生墨盒案”谈起，通过回顾该判例的背景，分析其再制造行为与侵权事由，对比该判例三审的结果，提出循环经济产业中需要注意的专利侵权问题，为我国发展循环经济提供知识产权战略视角的政策建议。

二、再生墨盒案简介

RA公司在日本销售Canon公司的BcI－3e打印机再生墨盒。RA公司销售的再生墨盒是由一家中国公司在世界范围收集用空了的墨盒并重新灌装制成的再生墨盒。Canon公司向东京地方法院起诉RA公司，指控其进口销售的Canon打印机再生墨盒，以低于正品20% ～30%的价格在日本销售，侵犯了Canon公司的JP3278410号专利的专利权，要求其停止进口、销售并废弃库存。其中产品权利要求的主要技术特征为要素H与K:要素H为“所述压接部界面的毛管力比第1及第2负压发生构件的毛管力高”;要素K为“向负压发生构件收纳室填充无论墨盒如何放置整个压接部界面可以保持一定量的液体”［10］。

法院一审认为涉案的墨盒符合专利权权利用尽原则，被告对于已经销售的墨盒进行的再制造行为并没有侵犯专利权人的合法权益，不属于新的生产行为。一审判决后，日本Canon公司不服一审法院的判决，向日本知识产权高等法院提出上诉。高等法院二审认为，专利权不用尽有两种类型:“第一种是专利产品寿命终结后再使用它，属于专利权不用尽;第二种是更换或者修理专利产品的本质部分，使它再延续它的生命，这属于专利权不用尽。”［11］法院二审认为本案的涉案墨盒的使用寿命还有剩余，对于涉案墨盒灌装的行为属于通过更换或者修理专利的本质部分恢复了专利产品的核心技术部分，使得专利产品的使用寿命增加的情况。因此，法院二审认为被告对于涉案墨盒的再制造行为已经超越了合理修理的范畴，因此侵犯了Canon公司(专利权人)的合法权益。RA公司不服二审判决，上诉至日本最高法院日本最高法院第一法庭于2007年11月8日对本案做出了最终判决，认为RA公司侵犯了日本Canon公司的合法权益，驳回了RA公司的上诉请求，维持了二审的判决。

三、双方对再制造行为的主张及分析

(一)RA公司方的主张及分析

RA公司充墨使用的废弃墨盒来源分为两部分:从日本国内回收得来的废弃墨盒，是通过合法渠道获取的，因为废弃墨盒是专利权利穷竭的产品;而另一部分从海外进口而来的废弃墨盒，其渠道也是合法的，因为日本是承认平行进口的国家，这些墨盒满足国际专利权利穷竭的条件。Canon公司的墨盒本件在墨水消耗后，产品机能良好，可用继续使用。替换墨水的销售市场非常广泛，所使用的工具及附件也容易购买，消费者填充或替换墨水的要求不高，并且消费者重新充墨后，打印的效果与原品无明显差异。并且在美国、德国等国家，再生墨盒的销售规模巨大，以此为借鉴和参考，RA公司主张对回收墨盒进行再填充是在权利用尽的范围内进行的行为。

根据默示许可原则与广义的专利权利用尽原则，专利产品在销售之后关于专利产品的制造专利也用尽了，因此专利产品的购买者享有使用专利方法来修理专利产品的权利。所以，对于再生墨盒的清洗重新注墨属于专利产品专利权利用尽的范围内，使用Canon公司的专利方法来进行注墨并不侵犯Canon公司的(专利权人)的合法权益［11］。因此，RA公司认为对Canon能墨盒的加工在修理范围内，RA公司未侵犯其墨盒专利权。

(二)Canon公司方的主张及分析

Canon公司的墨盒设计中并没有可以填充墨水的结构。Canon公司一直主张一次性的专利产品用完后即废弃，若进行再制造，则属于新的生产行为。从质量保证的角度讲，墨盒等化学类产品不宜久用或再利用，否则易变质甚至滋生故障。如果想往废弃墨盒中填充墨水，首先要解决废弃墨盒中残留物的问题，在向回收墨盒充墨的时候要堵住洗涤用的开口，这些工作的完成需要相应的技术与设备不是普通消费者可以完成的。所以Canon公司主张RA公司对回收墨盒的充墨行为属于生产行为。

专利权用尽与默许从本质上考虑的要素是相同的，因此其结论并无二异。墨盒销售后，将使用完毕的墨盒转手给第三方并没有得到权利人(Canon公司)的许可。Canon公司为告知消费者在使用完墨盒后的回收渠道，在墨盒产品的包装、使用说明书及其公司官方主页上，均建议消费者在更换墨盒时安装新的墨盒，并支持墨盒的回收活动。判断专利侵权的标准为:“一是产品效用用尽后再使用;二是产品的专利发明的本质部分构件被加工、替换”［12］。RA公司对佳能专利墨盒本质部分进行加工、替换，侵犯了Canon公司的专利，RA公司的回收墨盒再制造的行为适用于上述判断标准的第二条，因此，Canon公司认为RA公司的再制造行为侵犯了其专利权。

四、本案的判定与启示

(一)判定

Canon公司诉RA公司再生墨盒案共走了三次审判程序:一审认为Recycle Assist公司并没有侵权:二审认为Recycle Assist公司侵犯了Canon公司的专利权;最高法院的终审维持了二审的判决。但是最高法院的终审否定了二审法院的判定标准:“原审法院关于是否可以行使专利权的判断标准，以及基于此做出的本案专利权的行使不受限制的判断，与法律规定不符，故不予采纳”［12］，并且对本案判定提出一个新的标准:考虑交易的实际情况。

(二)启示

通过上文的分析可以知道，首先RA公司在法理上并不一定侵犯Canon公司的权利，其次墨盒这种资源具有很强的再利用性，对墨盒的回收利用可以很好地节约资源符合循环经济的发展要求。笔者比较赞同一审的结果与司法判定，至于二审再审与一审的不同结果，日本最高院甚至提出新的标准来进行判案，很大程度上是为了保护日本国内企业的利益。

专利保护是当前全球经济发展和国际贸易的热门话题，各国在专利的创造、取得、保护和运用等环节纷纷加大投入。我国2008年推行国家知识产权战略之后，企业也掀起了申请专利的热潮，据世界知识产权组织发布的报告，2005－2011年中国的专利申请的数量每年平均增幅为20%以上，专利申请增多的同时，专利诉讼也随之大幅上升。据中国最高人民法院的资料显示，2011年中国受理了7 819宗专利诉讼，大约是美国的两倍。可见，受专利法保护的产品将越来越多，侵权将不可避免，这也将成为从事再制造生产经营活动的厂家面临着的法律问题。以美国专利号为US006512894B2的专利为例，其核心技术主要为图形成像与自调整功能，在其公开文件的BACKGROUND OF INVENTION中明确指出“to manufacturer，remanufacture and sell the process cartridge，it is necessary to obtain license for the above rights”［13］。显然该专利产品的再制造与制造和销售一样，需要获得授权许可，这与我国学者尹新天在其《新专利法详解》一书［14］中的专利产品再制造侵权判定原则一致。

五、结束语

“再生墨盒案”的复杂过程和判决结果带来的巨大影响，引发了众多学者深入思考和研究修理与再造的侵权界定问题。基于保护环境和公共利益的角度，学术界大多支持一审的判决的观点，但二审判定且终审维持的“侵犯了Canon公司的专利权”的事实已成定局，该再制造侵权判例将为后续司法判定实践提供借鉴参考。因此，从事再制造生产经营活动的企业将更容易处于专利侵权诉讼的经营风险中，专利侵权将成为循环经济产业发展中不可忽视的法律制度约束，进而影响产业发展规划和企业经营活动。

建议通过立法鼓励来引导再制造产业的良性发展，做到既节约能源，又不会损害原产品厂家(或权利人)的利益，以此激励科技创新和促进循环经济的发展。以技术创新推动循环经济发展，以专利制度为技术推动产业发展提供法律制度保障，以专利联盟实现企业之间、相关产业的协同发展，增强再制造企业的市场竞争力和产业后劲，确保循环经济产业的长效发展。

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