产品权利要求的结构特征是否可以间接限定

石必胜

一、司法实践中的问题

菲利浦公司提出了名称为“记录载体”的发明专利申请（简称本申请），国家知识产权局驳回了本申请，菲利浦公司提出复审请求，并在复审过程中修改了权利要求书。修改以后的权利要求1为：“1.一种记录载体，包含有基本平行的轨道，所述轨道具有记录于记录载体上的光学可检测记号，用于在回放设备中通过一种可控类型的数据处理方式恢复信息；以及所述轨道具有拥有调制模式的轨道摇摆，用于在回放设备中检索用于控制所述类型的数据处理的代码，其特征在于：记录载体包括限制环形区域（S1，S4），以及另一环形区域，所述另一环形区域在所述限制环形区域（S1，S4）之外，在所述限制环形区域中轨道具有所述轨道摇摆，而在所述另一环形区域中轨道不具有轨道摇摆，用于在回放设备中减少由于摇摆引起的干扰。”

2009年7月24日，专利复审委员会作出第17934号复审请求审查决定，认定：本申请权利要求1中“轨道摇摆”的物理结构不清楚，导致由“轨道摇摆”所限定的“限制环形区域”的结构也不清楚，从而导致所要求保护的记录载体的结构不清楚，因此本申请权利要求1不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。菲利浦公司不服提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院判决维持了第17934号决定。菲利浦公司不服向北京市高级人民法院提起上诉。本案提出这样一个法律问题：产品权利要求的结构是否可以通过方法等其他方式间接限定。

二、权利要求书应当清楚的根本目的

权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征，技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素，也可以是要素之间的相互关系。《专利法实施细则》第二十条第一款规定：“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。” 权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解，因此权利要求书是否清楚，对于确定发明或者实用新型要求保护的范围是极为重要的。

权利要求书应当清楚的根本目的是确保公开换保护原则的实现。专利制度的基本出发点是以公开换保护，通过对专利权人的保护来激励其做出发明创造，从而促进科学技术的进步、生产力的发展，提高公众生活水平。公开换保护体现在两个方面。第一个方面是，通过公开发明创造的具体技术信息，使本领域技术人员可以依据公开的技术信息推动技术的进一步发展。除了说明书以外，权利要求书所要求保护的技术方案也是专利申请文件公开的技术信息的重要组成部分。如果权利要求书不清楚，可能会导致本领域技术人员不知道如何具体实施发明创造。公开换保护的第二个方面是，通过权利要求书确定专利权的保护范围，使其他人知道权利边界从而避免落入保护范围。从反面来看，权利要求书应当明确地告诉其他人什么技术方案是不落入专利权保护范围的。如果权利要求书不清楚，专利权保护范围不明确，就可能会使其他人感到困扰，影响其他人正常对相关技术方案的使用。因此，无论从上述哪个方面来看，权利要求书都应当清楚。

权利要求书应当清楚主要包括两个方面：一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。每一项权利要求应当清楚是指：首先，权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求，不允许采用模糊不清的主题名称；其次，权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应；再者，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。只有在上述要求都得以落实的情况下，才能确保专利申请人对发明创造的技术信息的公开是充分的，其要求保护的范围也是清楚和明确的，才有利于实现专利法的基本目的。

三、产品结构是否必须直接地进行表征

按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求。第一种基本类型的权利要求包括人类技术生产的物（产品、设备）。属于物的权利要求有物品、物质、材料、工具、装置、设备等权利要求。产品权利要求适用于产品发明或者实用新型，通常应当用产品的结构特征来描述。方法权利要求适用于方法发明，通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。

产品权利要求适用于产品发明或者实用新型，通常应当用产品的结构特征来描述。但是，并不是所有产品的技术特征都能够用结构特征予以表征。因此，我国《专利审查指南》规定，特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征；当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。使用参数表征时，所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的。

即使是结构特征本身，在客观上也有两种可能的表征方式，一是直接的表征，二是间接的表征。在原则上，产品权利要求的结构特征应当直接地予以表述，以便于本领域技术人员直接地、直观地理解其具体物理结构信息，但在有的情况下，产品权利要求的结构特征难以用形状、尺寸等直接地表征，而需要通过方法、物理或化学参数等间接地进行限定。只要本领域技术人员根据间接的限定可以清楚地知道产品的具体物理结构，该结构特征的间接限定是应当予以准许的，该结构特征的间接限定同样应当认定是清楚的。

例如，在“记录载体”发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，本申请权利要求1请求保护一种记录载体，对于记录载体这种产品而言，记录载体中所记录的信息代码会导致记录载体微观结构发生变化。由于记录载体微观结构的变化随着所记录信息的变化而变化，因此，在所记录信息不确定的情况下，相应的微观结构也不确定，权利要求书和说明书都不可能穷尽地对这些信息所对应的具体结构进行限定和说明。在其所记录信息并不确定、根据实际需要可以进行变化的情况下，本申请的权利要求不能够直接地表征具体的物理结构，而可以通过刻录信息的某种方法间接地限定该结构特征。这种情况下，应当认定权利要求书是清楚的。

四、“记录载体”案的评价

在“记录载体”案中，“轨道摇摆”实际上是一种在记录载体上刻录信息的方法。根据现有技术可知，“轨道摇摆”要根据对非摇摆轨道上的信息的解密方式（或其它数据处理方式）进行调制，具体的调制方式和调制后的具体形状可以由本领域技术人员根据具体应用来完成。虽然不同的解密方式（或其它数据处理方式）对应不同的轨道摇摆的物理结构，但是，一旦确定信息解密方式（或其它数据处理方式），本领域技术人员就能够确定信息解密方式（或其他数据处理方式）所对应的微观结构的变化，确定轨道摇摆的物理结构。因此，北京市高级人民法院认为，本申请权利要求1中的轨道摇摆的物理结构相对于本领域技术人员而言是清楚的。

针对专利复审委员会认为本申请的权利要求书不清楚的意见，北京市高级人民法院认为，轨道摇摆要根据对非摇摆轨道上的信息的解密方式（或其它数据处理方式）进行调制，具体的调制方式和调制后的记录载体的具体形状可以由本领域技术人员根据具体应用来确定，本申请的具体实施方式部分亦公开了多种具体的调制方式。权利要求书和说明书都不可能穷尽地对这些具体微观结构进行限定和说明，但对本领域技术人员而言，只要按照轨道摇摆这种方法调制，一旦所要记录的信息确定了，该信息所对应的微观结构也就可以确定了，因此，本申请的记录载体的微观结构已经清楚地被间接地限定了。专利复审委员会在第17934号决定中认为本申请权利要求1中“轨道摇摆”所对应的微观物理结构不清楚，事实认定不清，依法应当予以撤销。北京市高级人民法院认定第17934号决定和一审判决认定事实不清，菲利浦公司的上诉请求有事实和法律依据，故判决撤销一审判决和第17934号决定，判令专利复审委员会重新作出复审请求审查决定。结合前面的分析可知，北京市高级人民法院的判决是正确的。

在有的情况下，产品权利要求的结构特征难以用形状、尺寸等直接地表征，而需要通过方法、物理或化学参数等间接地进行限定。