浅析美国专利制度中的非显而易见性

董克　陈鑫　李文浩

【摘 要】近几十年来美国联邦法院对于非显而易见性一直采用所谓的“教导-启示-动机”即TSM判断准则。而在Teleflex 诉KSR的案情中，KSR质疑该判断标准，要求联邦最高法院对该标准进行审查，美国联邦最高法院对这一争议的最后裁决很可能成为美国专利制度发展史上的又一次突破，或对美国甚至其他各国今后类似案件的审议产生重大影响或深远意义。

【关键词】KSR案；TSM判断准则；非显而易见性

一、前言

美国专利制度建立之初，授予专利权的条件只包括新颖性和实用性，但是随着专利制度的发展，授予专利权的数量急剧增多，发明变得相对容易，因此，如果不能提高授予专利权的条件，则专利制度不仅不能发挥激励创新的作用，反而适得其反，阻碍科技的进步。因此，1952年美国在其专利法中增加了授予专利权的第三个条件即非显而易见性（non-obviousness），但是却并未明确给出判断非显而易见性的标准。为了明确专利法中非显而易见性的定义，美国最高法院曾在1966年在Graham v. John Deere一案中，提出了著名的Graham判断标准，同时，美国联邦上诉巡回法院（CAFC）在依据Graham判断标准得出一项专利申请的发明主题是否具有非显而易见性的问题上，引入了“教导”（Teaching）—“启示”（Suggestion）—“动机”（Motivation）的所谓“TSM判断准则”。根据TSM判断准则，法官或审查员必须在确认显而易见性时首先检索出相关技术文献，再指出本领域普通技术人员可从这些技术文献中得到明确教导和启示并产生动机，将这些文献相结合得到专利技术，否则认定该发明具有非显而易见性。

二、Teleflex诉KSR案情简介

原告Teleflex公司将可调整的油门踏板装置与电子踏板位置元件相结合，从而能够测量踏板在轴心的位置，并就該技术申请并获得名称为：“带有节气门电子控制装置的可调油门踏板”的美国专利。被告KSR公司是一家生产并提供包括踏板系统在内的汽车部件的加拿大公司，2000年通用汽车公司委托被告为其采用电控节气门的卡车提供电控可调踏板系统，因而，被告在其设计的可调油门踏板上增加了一个模块化的电传感器，使之成为了电控的可调油门踏板，原告以侵犯其上述专利的权利要求4为由向美国联邦地区法院提起侵权诉讼。2003年12月12日，美国密歇根州的联邦地方法院做出简易判决：根据1952年专利法第103条（a）款，判决涉案专利权利要求4是显而易见的因而无效。Teleflex公司不服判决，上诉至CAFC，2005年1月6日，CAFC裁定联邦地方法院在判断其专利权4时，错误的运用了TSM判断准则，因此撤销联邦地方法院对专利权4不具有非显而易见性的判决。KSR公司对与该判决不服，随后向美国联邦最高法院提出请求，请求最高法院签发调卷令，对该案以及CAFC所确定的标准，即联邦法院或USPTO在无具体证据表明要求保护的发明由现有技术的教导、启示或动机结合形成时，则认定该发明具有非显而易见性，进行审查。美国联邦最高法院在2006年6月26日作出最终判决，对KSR案签发调令，认为上诉法院适用TSM判断准则过于僵化，并且对CAFC所确立的非显而易见性即TSM判断准则进行重新审查。因而推翻了上诉法院的判决，将案件发回重审。[1]

三、争论的焦点

KSR案中的焦点和争议问题集中在：Teleflex公司的该专利是否具有非显而易见性以及如何来判断非显而易见性，从而引起了人们对CAFC所确立的“TSM判断准则”适用性的重新审视。CAFC认为法院或审查人员在判断一个专利技术是否具有非显而易见性的时候，必须拿出确定的清晰的事实证据来证明本领域的普通技术人员从已有的技术文献中得到了教导或启示从而产生将技术结合的动机，否则该专利技术就不能认定为显而易见的。此案中地方法院并没有对具体的教导启示以及动机的事实进行认定，也没有举证通过现有技术的启示可以在可调控踏板上安装电子控制系统，虽然KSR公司提供的证据可以表明其有将电子元件与可调控踏板装置结合的动机，并表明该元件“可能已经”安装在踏板位置的固定支架上，但并没有给出存在具体的、确定的将电子装置元件与固定支架结合的动机，因此，判决该专利为显而易见是不合适的。因此，CAFC撤销了地方法院对其专利显而易见的判决。而美国联邦最高法院则从另外一个角度表达了不同的看法，它认为判断显而易见性重要的一点在于，是否存在何种原因，促使“本领域技术人员”容易想到将已知功能的已知装置按照权利要求所述的方式组合起来，不论这种原因是来自科技文献、市场压力还是科技发展需要，如果本领域技术人员在解决某个技术问题时，完全有动机和理由在其掌握的技术知识中寻找已知的可选方案，并且仅仅带来的是可以预期的效果，那么它很可能就不是创新，而是普通技术或者是常识的产物，是一种“明显的尝试”（obvious to try），即美国专利法第103条所说的显而易见。由此可知，美国联邦最高法院认为以往CAFC低估了本领域技术人员的水平，导致了对显而易见的发明而授予专利权，并且重新启用了“显易尝试”概念，认为其也是显而易见性判定上的适当考虑因素，即科技文献对权利要求的披露，只是证明发明显而易见的一个因素，而其他的因素例如技术效果、市场压力、技术发展等都可以证明发明是显而易见的，因此，明显改变了完全由TSM判断准则确定显而易见性的方法。

四、从KSR案中得到的启示

从KSR案可以看出，虽然CAFC所确定的“TSM判断准则”是有助于创造性判断的良策，本身的基本含义也与美国联邦最高法院在Graham一案判决中确定的判断原则一致，并且客观上防止审查人员在判定非显而易见性时的主观随意性，但是千篇一律的僵化的运用该原则，却牺牲了一部分人的创新积极性，一定程度上阻碍了科技的创新。美国最高法院的KSR案判决虽然没有否定TSM准则，但却否定了僵化地使用该准则，对TSM判断准则的适用性提出了更高的要求，而KSR案的判决可以看做是美国联邦最高法院对专利创造性标准过度客观化的否定，同时也一定程度上提高了专利创造性的标准。在我国的专利审查实践中，创造性判断的重点更多的落在“是否具有突出的实质性特点”，而“显著的进步”却在实际的审查过程中慢慢淡化，很多人认为，突出的实质性特点就等于非显而易见性，因此更多的是通过现有技术已知的科技文献来举证的方式否定创造性，而对于是否取得预料不到的技术效果、技术发展或市场压力等因素却欠缺考虑，而KSR案的判决给了我们很好的启示，正如上文分析的那样，美国联邦最高法院在专利创造性的判断中对于技术效果的显而易见是非常重视的。因此，我们应该在肯定现有技术文献中给出教导、启示或动机的基础上，扩大教导、启示或动机内容的来源，进一步增强对“显著的进步”的判断，提高了获取专利权的标准，使得专利权的授予标准总体上更加严格。

五、结语

由于我国的专利制度和审查制度都还在不断的发展和完善阶段，专利申请的数量和质量也落后于其他发达国家，因此，对美国现有情况的分析以及所出现问题进行研究，对我国的专利制度和审查制度的完善具有重要的借鉴意义。随着专利申请的国际化，大量的国际专利进入我国，一方面促进我国科技的发展，但另外一方面也造成了大量国际专利技术的垄断从而影响国内技术的发展和创新。因此，我们要不断的吸取自己的以及国外的经验和教训，使得我国的现有专利和审查制度向更加完善的方向发展。

【参考文献】

[1]何伦健，唐国政.美国专利制度中的非显而易见性判断及其对我国创造性审查的启示——解读美国联邦最高法院Teleflex诉KSR案的判决[A].国家知识产权局条法司.专利法研究（2007）[C].知识产权出版社2008：49-57.