美国联邦巡回上诉法院Rambus案披露义务裁决及其影响

文 / 安佰生 / 商务部世界贸易组织司

美国联邦巡回上诉法院Rambus案披露义务裁决及其影响

文 / 安佰生 / 商务部世界贸易组织司

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在2003年Rambus案中关于披露义务的裁决，指出了标准化组织专利政策信息披露相关规定存在的模糊性。该裁决有助于敦促标准化组织完善其政策。但标准化组织成员在专利信息披露实质性问题上的回避做法，使标准化组织未能实质性地改进其专利政策。CAFC的裁决进一步明确了标准化组织专利政策的局限性，使其在实践中面临更大的不确定性。不过，从更长远的角度说，CAFC的裁决有助于各方加深对现行标准化组织专利政策局限性的认识，并积极寻求解决问题的途径。

标准化组织知识产权政策中的披露义务，是该政策的基础性规定。相关裁决往往以是否存在和是否违反披露义务为前提。然而，由于标准化组织关于披露义务的规定存在模糊性，给整个政策的执行，以及相关司法裁决带来了诸多不确定性。美国联邦巡回上诉法院在Rambus案裁决中明确批评了标准化组织政策关于披露义务规定的模糊性。时至今日，标准化组织等机构仍在探讨如何完善披露义务规定。深入研究法院关于披露义务的裁决，对于我们认识该问题的复杂性和重要性，加快完善相关规定的进程，具有积极的意义。

1990和1991年，Rambus就其存储技术分别向美国专利商标局（USPTO）和世界知识产权组织（WIPO）提交了专利申请。1992年2月，Rambus作为成员正式加入了当时隶属于美国电子工业协会（EIA）的标准化组织电子器件工程联合委员会（JEDEC）。1993年3月，JEDEC中的JC42.3委员会投票通过了SDRAM标准。2000年底，Rambus在弗吉尼亚东区法院起诉JEDEC另一成员Infineon侵犯其四项专利中的57项权利要求。Infineon提起反诉，指控Rambus未按照JEDEC的专利政策要求披露其专利信息，构成欺诈。

标准化组织的专利政策关于专利信息披露的规定，是标准化中的知识产权相关诉讼中欺诈认定的第一个要件。专利信息披露也是标准化组织的专利政策的基础，对于标准化组织的正常运行具有重要意义。对于如此重要的问题，Rambus案中的相关裁决存在重大差异。为此，有必要对Rambus案关于披露义务认定的裁决进行深入的分析，以便澄清各方在专利信息披露问题上的认识，并为改善标准化组织的专利政策提供借鉴。

一、CAFC关于JEDEC专利政策是否构成披露义务的裁决

是否构成欺诈，首先要看是否存在披露义务。弗吉尼亚东区法院2001年的裁决认为，JEDEC专利政策含有要求成员披露其专利信息的内容，该政策本身构成披露义务。联邦巡回上诉法院的Prost法官在异议裁决中也认同该看法。尽管CAFC也认为JEDEC的专利政策构成披露义务，但其分析却与弗吉尼亚东区法院及Prost法官的异议裁决有很大不同。CAFC认为，JEDEC专利政策是否构成披露义务，一方面取决于JEDEC专利政策本身的相关文字规定，另一方面取决于JEDEC成员对于这一规定的理解。1. Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG, Nos. 01-1449, -1583, -1604, -1641, 02-1174, -1192. Federal Circuit. Jan. 29, 2003 (Fed. Cir., Jan. 29, 2003).

CAFC裁决中引用的JEDEC专利政策相关规定主要为：JEP 21-I:“EIA和JEDEC标准……如需要使用为专利覆盖的技术，则应格外注意……委员会应保证，除非该专利所有相关技术信息已被知悉，标准化项目中任何标准不得涉及为已知的专利覆盖的产品……”

单纯从出示给成员的文字（即附件E）本身来看，其中的确并未涉及成员的披露义务。但由于JEDEC成员认为附件E是一种披露义务，CAFC亦认为这一声明构成披露义务。

JEP21-I接下来的内容包括给主席的指示：“主席必须提请所有的参加者注意，告知标准制定会议他们可能知道的、关于可能涉及他们正在开展的工作的所有专利和申请中的专利的信息这一义务。附件E（法律指南小结）提供了应在会议开始使用以满足该要求的视图。”

附件E文本为：“JEDEC委员会将不考虑需使用专利、被其覆盖的技术或程序的标准，除非专利或申请中的专利覆盖的所有相关技术信息为委员会、分委员会或工作组知悉。”

CAFC掌握的JEDEC会议记录表明，在JEDEC会议上，出示给成员的“专利政策”只是附件E中的内容。如根据JEDEC会议记录，在三次会议上以下文字出示给成员：“EIA政策：3.4专利覆盖的技术或程序 在EIA标准中避免使用专利覆盖的技术或程序的要求。任何标准项目不得涉及专利覆盖的技术或程序，除非专利覆盖的所有技术信息为起草委员会或工作组知悉。”

CAFC认为JEDEC多位成员关于JEDEC专利政策的理解没有任何实质性的差异。标准化组织的成员均普遍认为JEDEC的专利政策构成成员的专利信息披露义务。综合以上文字和证词，CAFC首先认为，JEDEC专利政策本身并未对成员施加披露义务：“这些政策声明的语言实际上没有对成员施加任何义务。尽管政策语言建议JEDEC作为一个整体避免‘需要使用’专利的标准，且JEDEC的手册要求主席提醒成员告知标准制定会议与委员会工作相关的任何专利或专利申请，本院没有发现任何语言——无论在成员的申请材料中，还是在手册节选中，表明要求成员披露信息。甚至没有成员曾在法律上同意披露信息的迹象。”进而，CAFC基于标准化组织成员的证词，认为JEDEC专利政策本身对成员施加了披露义务：“由于JEDEC成员认为附件E是一种披露义务，本院亦认为这一声明构成披露义务”。

二、对CAFC上述披露义务裁决的分析

（一）附件E本身不构成披露义务

如果说，“这些政策声明的语言实际上没有对成员施加任何义务”中的“这些”仅指附件E，则可以理解。

如果单纯从出示给成员的文字（即附件E）本身来看，其中的确并未涉及成员的披露义务。

第一，正如CAFC所指出的，附件E只是要求标准起草委员会或工作组“避免”专利。

第二，“除非专利覆盖的所有技术信息为起草委员会或工作组知悉”这一文字表述，本身并不能构成成员的专利信息披露义务。这是因为，尽管标准化组织普遍认为，标准制定应知悉相关专利信息，但如何获得这些信息方面，就现有实践来看，可以通过激励法和鼓励法两种方式获得专利信息。如一项标准对于某公司具有特别重要的意义，该公司将建议制定某项标准。为顺利完成标准制定，该公司存在对自己以及他人拥有的专利进行检索和披露的激励。其他成员出于防止竞争成员在未被知悉的情况下纳入标准，也有将其所了解的他人拥有的专利披露给标准化组织的激励。至于自己所拥有的专利，无论是标准建议者，还是其他成员，都存在隐匿不报的利益，因此只能通过鼓励的方式要求他们披露自己拥有的专利信息。这样看来，“知悉”一词只是提出了标准化工作对于专利信息的一般性要求，并不意味着对成员施加了强制性的披露义务。

（二）专利政策其他部分文字本身是否构成披露义务

至于JEDEC专利政策其他部分文字是否构成披露义务，相关裁决则存在差异。

联邦巡回上诉法院Prost法官在该案中的异议裁决援引了JEDEC手册第9.3.1部分“委员会关于知识产权的责任”中类似的语言：“任何JEDEC委员会、分委员会或工作组主席必须提请所有在场的人注意到EIA法律指南含有的要求，并提请所有参与者注意到告知会议任何他们可能有的、可能涉及他们正在开展的工作的任何专利或申请中的专利的信息这一义务（着重号后加）。”Prost法官认为，JEDEC的披露义务是在9.3.1部分，而非附件E中予以表述的。

如果成员将披露普遍理解为一种义务，成员应该把检索本公司的知识产权状况作为履行该义务的一项自然和必然的工作，但实际上未必如此。

华盛顿特区联邦巡回上诉法院在2008年就Rambus诉美国联邦贸易委员会（FTC）一案做出的裁决，在披露义务问题上也认为，上述文字“最有利于表明JEDEC专利政策构成披露义务”（the most disclosurefriendly）。2. Rambus Inc. v. FTC, No. 07-1086, (D.C. Cir. Apr. 22, 2008).

但是CAFC并未根据该段文字认定JEDEC专利政策本身构成披露义务。一个可能的原因是CAFC认为JEDEC未将含有该字眼的文字出示给成员。CAFC认为，根据CAFC掌握的JEDEC 会议记录，“只是附件E中的‘专利政策’被出示给成员”，而“记录未显示给主席的指示（即要求主席提请成员注意披露专利信息的指示——作者）被告知成员。”因此，CAFC可能认为，成员并不了解给主席的指示，也就不了解其中关于“义务”的字眼，从而从文字本身看不能认定JEDEC专利政策构成披露义务。

但这一原因只是本文的猜测，且CAFC的裁决本身也否定了这一猜测。因为CAFC指出，“本院没有发现任何语言——无论在成员的申请材料中，还是在手册节选中，表明要求成员披露信息。” CAFC曾经援引过JEP21-I部分给主席的指示，所以这段文字包括在CAFC所说“任何语言”中。也就是说，CAFC注意到该段文字，但仍不认为JEDEC专利政策构成披露义务。

CAFC的这一裁决从表面上看似乎难以理解。不过，阅毕CAFC对披露义务的进一步分析，就容易理解CAFC这样裁决的原因了。

就Rambus案而言，JEDEC成员在听证中普遍将知识产权信息披露理解为一种义务。但从实践看，情况未必如此。如CAFC发现的，JEDEC内诸多大公司披露的专利及专利申请数量并不多——至于数量不多是否因该标准涉及专利及专利申请不多，CAFC并未做分析。更为重要的是，如果成员将披露普遍理解为一种义务，那么成员应该把检索本公司的知识产权状况作为履行该义务的一项自然和必然的工作，但实际上未必如此。

首先，标准化组织在该问题普遍采取了“打擦边球”的做法：标准化组织一般仅要求“成员”“基于良好意愿做合理检索”后，由“成员”（member）披露“成员公司”（member company）及其所属机构（affiliations）拥有、控制或许可的专利。3. 如VITA的专利政策http://www.vita.com/home/VSO/Disclosure2011.html，IEEE专利政策http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/ sect6-7.html，国际标准化组织ISO、IEC、ITU专利政策则要求“尽最大努力”进行披露http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/files/ guidelines-patent.pdf，最近访问2012年2月28日。这一规定存在两个问题。1、标准化组织的成员主体未就公司成员和个人成员做明确区分，一般而言，成员为个人，但该个人被认为代表公司在标准化问题上的立场。个人的“良好意愿”和“合理检索”，显然与公司是不一样的。对于具有庞大数量专利的公司而言，公司员工个人基于良好意愿的合理检索效果显然是与公司的基于良好意愿合理检索效果具有本质不同。前者可以被理解为基于个人能力和经验所掌握的信息，而后者则意味着公司专门进行有组织的检索后获得的信息。2、“良好意愿”和“合理”均具有不确定性。在第一点规定模糊的情况下，“良好意愿”和“合理”的不确定性进一步被放大，在司法裁决中更难以成为欺诈认定的“坚实基础”。

其次，很多标准化组织成员公开表示，明确的检索义务将增加公司参与标准化组织的负担。如果公司因此不对本公司专利信息进行检索的话，其在标准化组织内的义务又如何履行？我们可以假定，实际上公司已经对本公司专利信息做了检索。但这仅是假定。CAFC提及的诸多大公司参与的标准化组织所披露的专利信息是有限的，与其公司规模不相匹配。尽管CAFC以此为证据说明JEDEC的披露义务范围没有那么宽，但CAFC也未就JEDEC除Rambus以外的成员是否完全披露其专利信息进行分析。该方面相关研究虽然有限，但已经能够证明，标准化组织内披露的专利信息与专利许可公司就标准实施列举的、意欲向标准实施者进行许可的专利差异甚大。4.参见Xuanli and Basheng An, “IPR Misuse: The Core Issue in Standards and Patents”, South Centre Research Paper 21, June 2009http://www. southcentre.org/index.php?option=com_contentamp;task=viewamp;id=1026amp;Itemid=1。也就是说，尽管CAFC指出了JEDEC当时标准化组织专利政策在披露问题上的局限，但时至今日，情况仍未有实质性改善。

标准化组织这一存在缺陷的规定有着内在的主、客观原因。

首先，标准化组织所要求披露的范围比较模糊，即便按照CAFC认为的“基于合理判断可能为实施标准所必需的专利或申请中的专利的权利要求”来界定披露义务，也是如此。“必需”一般被认为是“必要”（essential）专利要求。尽管目前标准化组织对此做了界定，但实践中某项专利是否“必要”仍缺乏有效的识别标准和手段。CAFC提出的“合理判断”不必等于需要进行具体的侵权分析。这就意味着，除非在实际诉讼中，无论标准化组织还是专利人都无法准确获得专利是否落入披露义务范围的可依赖的信息。

其次，检索一个规模较大的公司的专利信息是一项庞杂的工作，即便投入大量的专业技术和法律力量，也未必能穷尽本公司需要披露的专利信息。严格的披露义务界定对于所有成员都是一把双刃剑：严格的披露要求对于标准化组织了解全面的信息具有极其重要的意义，对成员了解其他成员（同时也是竞争者）的专利信息也有重要意义。但严格的披露要求可能致使任何成员均有可能违反披露义务，从而面临欺诈指控的威胁。在合同的框架下，将检索本公司专利信息纳入披露义务能否为标准化组织成员所接受，是值得认真考虑的一个问题。

基于以上主、客观原因，在标准化组织成员信息披露问题上存在逃避主义和机会主义选择的激励。而标准化组织是成员的结合体，其政策也只是成员间的合同。在成员存在逃避主义和机会主义倾向的情况下，标准化组织自身不可能制定区别于成员选择的政策。

CAFC裁决意在敦促标准化组织完善其政策。不过，由于存在以上原因，现实并不像CAFC所说的“它可以这么做。它只是没有这么做”。事实上，美、欧相关机构均意识到标准化组织改善其专利政策的必要性，鼓励标准化组织大胆探索改善其专利政策的途径。5.参 见 Majoras, Deborah Platt, Chair of U.S. FTC, quot;Recognizing the Procompetitive Potential of Royalty Discussions in Standard Settingquot;, Stanford University Law School, San Francisco, September 23, 2005 http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/letters.htm，另见Kroes, Neelie, Commissioner of European Commission for Competition, quot;Being open about standardsquot;, Open Forum Europe - Breakfast Seminar, Brussels, 10th June 2008。http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/317amp;format=HTMLamp;aged=0amp;language=。但标准化组织大都踯躅不前。标准化组织VITA可以说是在完善专利政策方面走得最为彻底的，但也不是没有阻力。VITA前段时间完善其专利政策的努力就曾引发摩托罗拉等成员的不满，以致于摩托罗拉就VITA的专利政策向美国标准学会（ANSI）提出申诉，要求ANSI撤销VITA标准化组织资格。在ANSI表达了对VITA专利政策的支持后，摩托罗拉退出了VITA。

三、CAFC裁决中对JEDEC专利政策的拓展分析：画蛇添足？

CAFC就JEDEC专利政策关于披露范围、披露时间等规定做了“拓展”分析，有敦促标准化组织完善其专利政策之目的。

CAFC在做出JEDEC专利政策基于成员的理解而构成披露义务的裁决后，相关分析并未结束，而是就JEDEC专利政策关于披露范围、披露时间等规定做了“拓展”分析。

第一，就披露范围而言，自一开始，CAFC就将“是否应披露”和“披露什么”建立了联系。如CAFC指出，“在判定Rambus是否在存在披露义务的情况下隐匿关于专利或专利申请的信息时，本院首先需要考察Rambus对JEDEC存在什么义务。”（着重号为作者所加）“JEDEC政策以发明权利要求的范围——该范围覆盖标准并导致标准使用者侵权——为基础界定披露义务。”（着重号为作者所加）在披露范围问题上，JEDEC专利政策本身使用了“使用”（call for the use of）、“涉及”（involve）、“覆盖”（cover）等字眼。“成员则一致同意，JEDEC政策语言要求披露与委员会标准化工作‘相关’（related to）的专利，尽管JEDEC政策没有使用‘有关’这个词”。至于对“相关”这个词的理解， CAFC认为是“基于合理判断可能为实施标准所必需的专利或申请中的专利的权利要求”。

CAFC认为，“JEDEC专利政策的披露范围只能按照上述说法理解，否则将使JEDEC的披露政策不具约束力。基于如此不明确的义务下，任何与标准有着含糊关系的专利或申请中的专利都将被披露。”CAFC从JEDEC其他成员、包括Infineon本身的披露说明，JEDEC成员理解的披露范围并没有那么宽泛。比如，“记录中含有一个追溯清单，该清单只显示了来自一个成员超过五十个以上公司的委员会的五项被披露的申请和六十项专利。这些公司囊括了在存储技术领域有着大量经营的顶级生厂商，如IBM、东芝、英特尔、AMD、三星、西门子、现代、镁光、太阳微系统公司、惠普、日立、摩托罗拉、LG、富士等。如果这些成员认为披露义务包括与JEDEC标准有着模糊关系的任何专利或申请，记录将可能包括一个大得多的专利或申请披露数量。即便Infineon自己的行为也证明披露义务并不是这么宽泛，因为Infineon自己也没有向JEDEC披露其关于SDRAM标准检测的一项申请。”

第二，CAFC认为披露时间与法律充分性（legal sufficiency）相关，为此CAFC专门就披露实践进行了分析。JEDEC专利政策本身没有就披露时间做出规定。Infineon认为“正式考虑标准之前的讨论触发披露义务”。其它证词有的认为披露义务发生于就拟议的标准进行正式投票时。也有证词认为，仅当相关材料被作为正式的拟议标准进行讨论时才发生披露义务。CAFC最后认为，“陪审团合理的判断至多应认为，就标准建议开展正式工作时触发披露义务”。

第三，关于是否应包括成员“申请专利或修改专利申请的意图”（intentions to file or amend applications）问题，CAFC的记录中未发现JEDEC披露义务适用于成员的计划或意图，而证词也都认为披露义务不包括未来计划。为此，CAFC认为，成员“申请专利或修改专利申请的意图”未落入披露义务范围。

最后，CAFC指出，“在本案中，EIA/JEDEC的专利政策在细节规定方面惊人匮乏。……一项没有就成员披露什么（what）、何时（when）披露、如何（how）披露、向谁（to whom）披露做出清晰规定的政策，不能为欺诈认定所必需的披露义务提供坚实的基础。”

CAFC在此前已经做出JEDEC虽然字面本身不构成披露义务，但基于成员理解构成披露的情况下，再就此JEDEC政策的细节问题作如此详细的分析和极具批评意味的结论，从表面上看似无必要。但这一分析却更为清晰和深入地表达了CAFC对JEDEC专利政策的看法：JEDEC应该而且可以指定更为清晰的专利政策。CAFC在裁决中明确指出：“JEDEC可以这么做。它只是没有这么做”。

至此，我们应该能够理解CAFC在Rambus案裁决中的拓展性分析，并非“画蛇添足”，而是有着敦促标准化组织完善其专利政策之目的。

四、CAFC披露义务裁决的影响：事与愿违？

CAFC在Rambus案中关于JEDEC专利政策是否构成披露义务的裁决，无疑对标准化组织敲响了警钟：现有的政策并不明确，需要澄清。但是，CAFC并未实现其预期目的，反而还带来一个其可能意想不到的后果。CAFC的裁决不仅未能达到敦促标准化组织澄清其专利政策的结果，反而把标准化组织专利披露政策之局限暴露无遗：此前，无论标准化组织的政策如何表述，起码成员还能普遍理解为该政策构成了披露义务；而CAFC的裁决则撕去了这一面纱，使所有相关方均明确地意识到：标准化组织的专利政策未必构成披露义务。有律师已经明确建议其客户分析标准化组织的专利政策，以确定该政策是否构成披露义务。6.参见Laura Wilkinson and Brianne Kuceik, “Standard-Setting and Antitrust”, The Practical Lawyer, Feb. 2010。应该说，历经多年的改进，律师所针对的这些政策比1993年JEDEC的政策更为清晰，但却给人一种是否构成披露义务需就特定标准化组织的专利政策进行具体分析后才能得出结论的认识。在CAFC裁决后，如果再就JEDEC1993年的专利政策、乃至目前已经修改的专利政策是否构成披露义务询问标准化组织成员，也许将得到与CAFC裁决中不同的结果。

不过，从更长远的角度说，CAFC揭去标准化组织专利政策这个有“自欺欺人”之嫌的面纱并非坏事。CAFC的警示，以及该警示对完善标准化组织专利政策有限的敦促作用，也许从深层次的角度，揭示了标准化中的知识产权问题基于合同治理的局限，并要求我们拓宽解决标准化中的知识产权问题的思路。

标准中的知识产权问题，是一个通讯和信息产业内久拖不决的老问题、大问题。该问题对于通讯信息领域的公平竞争和健康发展均造成了重大影响。其中，信息披露问题是标准中的知识产权问题的基础和前提。因此，我们应对信息披露问题给予高度重视，并积极开拓除合同治理模式以外其他的解决途径。在该方面，尽管合同治理之局限是否将导致除反垄断和反不正当竞争之外更多公共政策的干预尚存争议，但起码说明更多的公共政策干预是一个值得探讨的问题。为此，我国主管部门应在制定和完善“事后”的反垄断/不正当竞争监管的同时，考虑“事先”的、更为直接的公共政策干预问题。考虑到相关问题的敏感性、复杂性和国际性，建议我国相关部门积极参与国际社会对该问题的讨论，共同寻求该问题的解决方案。7.经过中方多年工作，中、美政府已经达成一致，在亚太经济合作组织（APEC）共同举办“标准与知识产权”问题的研讨。这是中美政府间第一次就该问题公开合作。参见商务部网站“中美将与APEC成员共同筹备“标准化中的知识产权问题”研讨会”。http://sms. mofcom.gov.cn/aarticle/cbw/201202/20120207963296.html。

* 文中所述仅为个人观点，不代表所在单位官方立场。