原告依凭专利许可建立美国国内产业时的诸多考量

Elizabeth A. Niemeyer Cecilia Sanabria

为了阻止被控侵权产品的进口，专利权人越来越倾向求助于美国国际贸易委员会（ITC）以寻求行使其专利权。如果一名专利权人能够证明某种进口产品存在违反相关法律的事实，美国国际贸易委员会将把这些侵权物品排除在美国市场之外。鉴于美国制造业正纵横全球，这样的一道法令正日益成为国际商业舞台上一则强有力的救济。

利用专利权人声称的美国国内产业抗辩

在美国国际贸易委员会提起诉讼在某些方面明显有利于美国地方法院诉讼，但是，证明违反相关法律需要额外的证据。其中一项就是要证明所主张的知识产权（IP）与某项“(美国)国内产业”有关。如果一家公司被诉至美国国际贸易委员会，其应当充分地利用专利权人声称的美国国内产业，并以此进行抗辩。

传统的美国国内产业要求证明产品在所主张知识产权的覆盖范围之内（技术层面的因素），而且已在美国对该产品进行了大规模的投资（经济层面的因素）。然而，专利权人也可依赖专利许可业务活动来建立美国国内产业。也就是说，专利权人可依赖其试图将专利许可给他人时所做出的投资。

过去10年间，美国国际贸易委员会为处理专利案件而进行的“337条款”调查增长了4倍多。随着美国国际贸易委员会诉讼业务的急剧增加，越来越多的非执业实体也意欲参与此类诉讼。因为非执业实体一般不从事生产，也不从事专利所覆盖产品的研发，所以，只有在通过专利许可建立美国国内产业的情形中，这些非执业实体才有可能成为原告。故而，美国国际贸易委员会对哪些投资可列入专利许可的美国国内产业，以及如何对这些投资进行评估进行愈加谨慎的考量。

美国国际贸易委员会要求原告就其所依赖的投资活动与所主张的专利之间，以及和美国之间证明存在某种联系。这方面的一个典型案件是：媒体显示器和导航设施系统、其组件与包含上述内容的产品，调查编号337-TA-694，（委员会意见书，修正公众版本第7～8页，2011年8月8日)。每一个这样的参量都涉及指导美国国内产业质询的若干因素 (同上，第9～15页)。在确定了这些投资在多大程度上符合这些法定参量之后，行政法官必须确定这些符合资质要求的投资是否为“实质性的”（同上，第8页）。上述分析以事实为根据，而且，对于非执业实体的专利许可美国国内产业观点的抗辩而言，其关键在于尽快进行关于专利许可活动的证据开示。如果事实不支持专利许可美国国内产业，全部的调查有可能结案于宣称缺失美国国内产业的即席裁决。在最低程度上，被告若能强有力且有根据地辩证原告不具有美国国内产业，将会提高其在和解谈判中的地位。

评估专利许可美国国内产业时的考量因素

在评估非执业实体声称的专利许可美国国内产业时，美国国际贸易委员会看重几个因素。例如，关于所主张的专利和许可活动之间的联结，一个重要的问题是，所主张的专利是否是一个更大的专利组合的一部分。委员会拒绝采纳将一项专利组合的全部投资自动转移至其实体下的专利组合中的每一单项专利。质询集中于事实方面，而且，下述因素指导此项分析：（1）所主张专利对于相关专利组合的重要性；（2）所主张的专利是否在专利许可谈判中被予以讨论；（3）对于该专利，原告是否曾赢得诉讼；（4）所主张的专利是否与技术产业标准有关；（5）所主张的专利是基础性专利，还是开创性专利；（6）所主张的专利是否在美国被侵权或实施；与（7）该专利的价值通过其他方式获得市场认可（同上，第10～11页）。当原告拥有一个大型的专利组合，专利许可活动通常指向该全部专利组合，此时，在许可贸易谈判过程中，或在授予的许可中，所主张专利有可能不被提及。在这种情形中，美国国际贸易委员会可能不会发现许可活动与所主张的专利之间的联系（同上，第18～19页）。

关于所要求的活动或投资与专利许可之间的联系，美国国际贸易委员会考虑这些活动是否仅仅与专利许可有关，或这些活动是否服务于多重目的（同上，第14页）。对于非执业实体而言，一项重要的质询是，原告所依赖的该等活动是否与所主张专利的诉讼或收购有关。

诉讼活动并不被自动认为是一种实质性的专利许可投资。原告必须在诉讼费用和专利许可之间创设一个联系（详见Mezzalingua AssocInc.诉美国国际贸易委员会一案，660 F.3d 1322、1328，联邦巡回法院，2011年)。要想这么做，原告可证明其在起诉之前已经投入到了许可谈判过程中，并且为获得该专利许可付出了努力，另外，原告已建立的许可程序包含诉讼作为执行许可协议的步骤之一。案件：液晶显示器设施，包括监视器、电视及其相关的模块和组件，调查编号337-TA-749/741，关于违反337条款的初步裁决以及关于救济和债券的复议裁决，第228页(2012年1月12日)。另外，只有在起诉之前所发生的活动才能关乎美国国内产业是否存在，或是否处于创设进程之中。同上。如此一来，委员会认为不应当考虑原告起诉之前所发生、与当前调查中对美国国内产业的分析有关的费用。同上。原告可能非常不愿意依赖于这些活动，因为这有可能要求原告提供原本可以免于证据开示的信息以支持其所声称的美国国内产业。然而，作为被告，其应当主动执行这种证据开示活动。

在美国国内产业的分析过程中，专利申请之前所发生的投资活动可能被一并考虑进来，但是，他们必须与工程、研发、或第337(a)(3)(C)条款所界定的许可活动有关。仅仅涉及专利所有权的投资并不构成一项美国国内产业投资。对于力求依赖并购专利或申请专利的费用而建立美国国内产业的非执业实体而言，这一点更是息息相关。

质疑一个非执业实体的美国国内产业并非一僵化程序，相反，这其中包含了对该非执业实体所依赖的活动和投资进行基于事实的质询。在调查早期，对这些投资活动进行充分证据开示可能会提供必要的信息，从而确定寻求即席裁决或对美国国内产业进行其他质疑的可行性。

被告应当牢记于心的是，这是一块仍在发展中的法律领域。因此，被告应积极主动并采取创新措施，来分析原告基于许可活动支撑其美国国内产业诉求的信息。委员会已经打算为专利许可美国国内产业的建立规定一个较高的标准，被告对此意愿应加以利用。

Elizabeth Niemeyer为在美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission，ITC）和联邦地方法院面临专利诉讼的国际美国国内客户提供代理和咨询服务。Niemeyer女士的执业范围还包括申办专利以及为电气、半导体设备和光学领域出具可专利性意见。

Cecilia Sanabria的执业主要涉及专利交易、策略咨询和专利诉讼。目前，她涉及最多的是美国地区法院和美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission，ITC）的专利诉讼事宜。