对发明专利申请实质审查中导致审查意见不明确的根本原因分析

作者 / 仓公林

对发明专利申请实质审查中导致审查意见不明确的根本原因分析

作者 / 仓公林

针对目前国家知识产权局质检通报中对审查意见不明确问题案例,主要是以涉及的法条进行归类，对问题案例进行深层次分析，指出影响审查意见明确性的6大要素，并根据该6大要素将审查意见不明确的案例进行分类，找出薄弱环节以便于实审审查员加强学习，提高审查意见通知书的质量，更好地为申请人服务。

审查意见 不明确 根本原因 分析

一、 引言

审查意见的质量高低关系到申请人和公众的利益。在国家知识产权局《发明专利申请实质审查质量检查标准》中，质量问题涉及时间性和正确性，正确性包括完整性、准确性和明确性。关于明确性方面的问题主要是审查意见不明确，审查意见不明确是指，说理不充分、表述不清楚、逻辑不清楚，上述情形未导致结论错误。审查意见不明确属于较轻的质量问题，所以往往得不到实审审查员的重视。

二 、问题的提出

2008年，审查意见不明确问题的案例数目占出问题案例总数目的15.38%，仅次于审查意见错误的18.59%。而在2009年1-11月的国知局质检通报中，审查意见不明确的案例数目占出问题案例总数的20.81%。

以2008年为例，在2008年国知局质检通报合集中，审查意见不明确的问题案例被分为8个小类，以涉及的法条为主，参见图1。

图1 以涉及的法条为主的审查意见

不明确问题案例的分类

从图1中我们除审查意见逻辑不清楚外，仅能看出基本上各主要法条都有涉及，并且案例数目基本持平；即使涉及相同的法条，产生问题的根本原因也可能完全不同。

三、 审查意见不明确的根本原因分析和分类

审查时，在没有对比文件的情况下，准确理解申请文件，准确理解和运用法条，从而提出明确的审查意见；在检索到对比文件的情况下，必须正确地理解对比文件；此外，需要将本申请与对比文件有机关联起来；在此基础上，更高层次的要求就是审查意见要逻辑清楚，说理充分。参见图2 。

图2 影响审查意见明确性的6个要素

组成的金字塔

基于上述分析，将导致审查意见不明确的根本原因分为以下几种：1.对本申请的技术方案的理解不准确；2.对比文件公开的事实认定不准确；3.法条理解欠准确 4.未将对比文件与本申请相关联；5.审查意见逻辑不清楚、前后矛盾；6.说理不充分。

1.对本申请的技术方案的理解不准确

案例1相关案情：权利要求1如下：“单扇或双扇门的驱动装置，其特征是本装置包括止动器，止动器与螺旋丝杆的一端连接，常释放式附加制动器与螺旋丝杆的另一端相接”。

审查员一通中的审查意见为：(1)权利要求1不符合专利法实施细则第21条的规定,该发明要解决的技术问题是无需额外的释放控制动力元件即可释放制动器以实现门的开闭。为了解决这一技术问题所采取的技术手段是通过对设在螺旋丝杆一端的止动器的结构作了进一步的改进, 所以止动器的结构是该发明解决其技术问题必不可少的技术特征。(2)说明书不符合专利法第26条第3款的规定。说明书中给出的解决技术问题的技术方案是不清楚的。发明内容部分并没有涉及止动器的改进,而本领域的技术人员通过该装置是不能解决其技术问题的。另外, 说明书的具体实施方式部分描述也不清楚。

质检意见：第1条审查意见认为本申请说明书第2-3页记载了止动器的改进结构；第2条审查意见认为本申请说明书“没有涉及其止动器的改进”、“描述也不清楚”；针对“止动器”的结构是否有记载的意见相矛盾, 导致了审查意见通知书逻辑不清楚。因此, 本案属于审查意见不明确。

根本原因分析：审查指南第2部分第1章第2节规定，申请文件的技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合[1]。即技术方案包括三要素：技术问题、技术手段和技术效果。本案出现问题的根本原因是审查员对申请文件技术方案所采用的技术手段理解不准确。

2.对比文件公开的事实认定不准确

案例2相关案情： 权利要求1和3如下：“一种自由基聚合物的制造方法，其特征在于，将自由基聚合物引发剂和自由基聚合性单体导入内径2mm或以下的反应管中。3、根据权利要求1或2所述的自由基聚合物的制造方法，其中反应管的内径是1mm或以下”。

一通引用对比文件1指出权利要求1-4不具备创造性。在描述对比文件1公开的内容时未提及反应管内径。在评述权利要求1的创造性时认为“权利要求1要求保护的技术方案与对比文件1公开的生产方法的区别仅在于，后者没有提到反应管的内径”。在评述权利要求2-4的创造性时认为：“从属权利要求2-4分别对权利要求1的技术方案做了进一步限定，其附加技术特征已经在对比文件1中公开。”

质检意见：从一通正文的上下文看，关于对比文件1是否公开反应管内径的认定不清楚，导致审查意见不清楚。

根本原因分析：本案例出现问题的根本原因是审查员“关于对比文件1是否公开反应管内径的认定不清楚”，即对比文件公开的事实认定不准确。

3.法条理解欠准确

案例3相关案情：申请人答复一通时删除了权利要求1，5的一个技术特征, 审查员在二通中的相关审查意见如下：权利要求1和5不符合专利法第33条的规定。新修改的权利要求1和5删除了原来所记载的技术特征“在600℃或者更低的温度下在氢气和氨气气氛下生长的氮化物基缓冲层”，导致权利要求1和5的保护范围扩大，这是不允许的。

质检意见：当申请人将权利要求中的部分技术特征删除，判断上述删除是否属于修改超范围时应当考虑删除后的技术方案是否通过原说明书和权利要求书记载范围能够直接地、毫无疑义地确定，而上述审查意见在未考虑原说明书记载范围的前提下仅根据技术特征的删除导致保护范围扩大就得出修改超范围的结论，存在说理不充分的缺陷，本案属于涉及专利法第33条的审查意见不明确。

4.未将对比文件与本申请相关联

(1)技术特征未关联

案例4相关案情：权利要求7的附加技术特征为：含有60～90质量%的 SiC 及10～40质量%的 Si3N4。一通中审查意见为：对比文件1公开了SiC含量为70%，Si3N4含量为24%，因此结合对引用的权利要求的评述，权利要求7没有新颖性。对比文件1公开的是：SiC含量为70体积%、Si3N4 含量为24体积%。

质检意见：权利要求7的数值单位是“质量%”，对比文件1的数值单位是“体积%”，二者是不同的单位，审查员在评述权利要求7时，未将对比文件1中的数值单位进行从“体积%”到“质量%”的换算，就直接得出权利要求7不具备新颖性的结论，缺乏关键的说理过程。

根本原因分析：没有将对比文件中公开的技术特征与本申请中的相关技术特征有机关联起来，导致申请人看了审查意见后，不明确技术特征是否已经被对比文件公开。

(2)漏评技术特征

案例5相关案情：权利要求1如下：一种生产印刷品的方法，其中待生产的印刷品在该方法的一个步骤中以薄膜印刷方法在预定位置被覆盖以薄膜，并在该方法的另一个步骤中以构造方法和或压印方法为其设置构造和或压印，其中待生产的印刷品连续经历该方法的各个步骤而无需中间存储。

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审查员在一通中指出：权利要求1不具备新颖性。对比文件1公开了一种串联式卷筒纸处理设备及相应的处理方法，该设备包括有压印器102，用于对卷筒纸110进行压印，在压印前，卷筒纸110被覆以透明塑料薄膜层112。

质检意见：上述审查意见未对技术特征“其中待生产的印刷品连续经历该方法的各个步骤而无需中间存储”进行任何评述。属于涉及专利法第22条第2款的审查意见说理不充分。

根本原因分析：本案在申请文件、对比文件以及法条的理解都准确的情况下，却漏评权利要求中的部分技术特征，从而使得申请文件与对比文件无法有机关联，最终导致审查意见不明确。

5.审查意见逻辑不清楚、前后矛盾

案例6相关案情：一通中对权利要求4评述如下：“权利要求2、3、4的附加技术特征已经被对比文件1披露，其中对比文件1中公开的拱形悬挂装置等分为多个部分，即该部分延伸具有相等的角度，由此得到三等分时角度分别为120度是显而易见的。因此，权利要求2、3不具有新颖性，权利要求4不具有创造性”。

质检意见：审查员在通知书中指出权利要求4的附加技术特征已经被对比文件1披露，最终却得出权利要求4不具有创造性的结论，理由和结论前后之间存在表述不清楚，属于涉及专利法第22条第3款的审查意见不明确。

根本原因分析：理由和结论前后矛盾，属于狭义的逻辑不清楚、前后矛盾，与对申请文件、对比文件、法条的理解准确与否以及对比文件与申请文件是否关联无关。

6.说理不充分

案例7相关案情： 一通所针对的权利要求8和9如下：

“8、权利要求5的方法，其中所述源设备从一个访问设备和一个媒体播放机中选择一个，和其中所述接收设备是一个数字电视。

9、权利要求5的方法，为所述源设备的所述数据是保密的以致于不易被所述使用者发现。”

审查员在一通中指出权利要求8得不到说明书的支持，同时指出：“同理，权利要求9也存在同样的问题，不符合专利法第26条第4款的规定。”

质检意见：由于权利要求9中限定的技术特征与权利要求8中限定的不同，权利要求9是否得到说明书支持应结合该权利要求本身的技术特征进行具体分析，说明理由，而不能采取基于与权利要求8同理的方式进行评述。因此，针对权利要求9的审查意见说理不充分。

根本原因分析：以“同理”、“基于同样的理由”等得出结论，未进行充分说理，与对申请文件、对比文件、法条的理解准确与否以及对比文件与申请文件是否关联无关。

四、 统计分析

审查意见不明确案例很多，受篇幅限制，不可能列举局质检通报中所有的案例，本文中只是给出了部分典型的案例。下面，基于笔者给出的6种分类，统计每一种占所有审查意见不明确问题案例的比例的情况，如图3所示：

图3 以产生问题的根本原因进行分类

从图3可知，法条理解欠准确、本申请与对比文件未关联、说理不充分这三种是审查意见不明确的主要原因。因此我们要避免片面地、狭义地理解法条；在本申请的技术方案、对比文件的性质及内容、法条都理解正确的情况下，要将本申请与对比文件有机关联起来；而说理不充分可能导致申请人对审查意见感到疑惑，这是需要着力克服的问题。

五、 结论

个案虽然差别可能很大，涉及的法条也不尽相同，但个案之间可能存在本质的共性，要透过现象看本质，找出规律，以指导审查员今后的审查工作。所以笔者尝试给审查意见不明确的根本原因进行分类，从深层次剖析出现审查意见不明确问题出现的根本原因，以便审查员能够有意识地提高审查意见的质量，从而给申请人一个明确的审查意见，以节约程序，提高效率。

(作者单位：国家知识产权局专利审查协作中心)

[1]中华人民共和国国家知识产权局.审查指南[M].北京：知识产权出版社，2006：111,133-134.