新颖性宽限期的理解与适用

王丽丽 杨卫珍 郑冬燕

摘 要：【目的】針对《专利法》第二十四条第（四）项规定的“他人未经申请人同意而泄露其内容的”可要求新颖性宽限期的情形，《专利审查指南》仅给出了宽泛的规定，在申请人提交材料和专利审查时均存在一定的疑惑，有必要对该问题进行详细探讨。【方法】结合实际案例，对“他人”的理解、“未经申请人同意”的判断、不同泄露形式所产生的影响、宽限期声明提出的时机和形式等问题进行详述和探讨。【结果】在专利审查过程中，对《专利法》第二十四条第（四）种情形进行判断时，要核实提出新颖性宽限期声明的时机，还要准确判断证据是否属于“他人未经申请人同意而泄露”；在发明创造过程中，要采取必要的保密措施等降低发明创造被意外公开的风险；在专利申请过程中，要在规定的时间内及时按照要求提供宽限期的声明和具备说服力的证明材料。【结论】对《专利法》第二十四条第（四）项规定的“他人未经申请人同意而泄露其内容的”可要求新颖性宽限期的情形有了清晰的认识，以期提高专利审查的质量和效率，保障申请人的合法权益。

关键词：新颖性宽限期；他人；未经申请人同意；泄露

中图分类号：D923.42     文献标志码：A     文章编号：1003-5168（2024）06-0124-05

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.06.024

The Comprehension and Application of The Grace Period of Novelty

WANG Lili YANG Weizhen ZHENG Dongyan

（Patent Examination Cooperation （Henan） Center of the Patent office， CNIPA， Zhengzhou 450000， China）

Abstract：[Purposes] In terms of Article 24 of the "Patent Law" stipulating that "others who disclose their contents without the consent of the applicant" may require a grace period for novelty， the "Patent Examination Guidelines" only gives a broad provision， resulting in certain doubts when the applicant submits the material and the patent examination， and it is necessary to discuss the issue in detail. [Methods] Based on an actual case， this paper elaborated and discussed understanding of "others"， judgment of "without the consent of the applicant"， impact of different disclosure forms， timing and form of grace period statements. [Findings] In the process of patent examination， when judging the situation of "disclosed by any person without the consent of the applicant" as specified in the Article 24 of the Patent Law， it is necessary to verify the timing of proposing a novelty grace period statement， and to accurately judge whether the evidence belong to "disclosed by any person without the consent of the applicant". In the process of invention creation， necessary confidentiality measures should be taken to reduce the risk of accidental disclosure of the invention. In the process of patent application， it is necessary to provide the grace period statements and convincing proof materials in time according to the requirements within the specified time. [Conclusions] Through the above analysis， we have a clear understanding of the situation that "disclosed by any person without the consent of the applicant" as specified in the Article 24 of the Patent Law in which grace period of novelty may be required， in order to improve the quality and efficiency of patent examination and protect the legitimate rights of the applicant.

Keywords： grace period of novelty；others；without the consent of the applicant；disclosure

0 引言

根据《专利法》第二十二条规定，如果发明创造在申请日（有优先权日的，指优先权日）以前已经公开发表、公开使用或以其他方式为公众所知，则其属于现有技术，不能被授予专利权。由于实际需要或者某些正当原因，申请人或发明人可能将其发明创造在申请日前公开，或者第三人从申请人或发明人那里得到发明创造，未经其同意而擅自将其发明创造在申请日前公开［1］。对此，《专利法》第二十四条规定了享有新颖性宽限期的4种情形及上述4种情形所适用的条件，主要包括声明时机和证明材料。具体要求如图1所示。

然而，对于第4种情形“他人未经申请人同意而泄露其内容”，《专利审查指南》仅给出了宽泛的规定。在申请人提交材料和专利审查时均存在一定的疑惑，如对“他人”的理解、“未经申请人同意”的判断标准、不同泄露形式的考量以及提出声明的形式等，均是新颖性宽限期审查中的难点。本文将结合实际案例，从专利审查的视角，对上述问题进行探讨，以期为审查工作和专利申请提供参考。

1 “他人未经申请人同意而泄露”的判断要件

1.1 对“他人”的理解

《专利法》中所述的“申请人”是指有权提出专利申请的单位或者个人，此处的“他人”是区别于申请人的其他单位或者个人。若申请人为单位，“他人”不能是申请人本人，即不能是单位自身，但可以是本单位的工作人员。如作出发明创造的发明人或者设计者，也可以是任何从申请人或发明人那里以正当手段或者不正当手段得来发明创造，并进行某些公开的人；若申请人是自然人，“他人”可以是该自然人之外的任何单位或个人。

1.2 “未经申请人同意”的判断

根据《專利审查指南》的规定，“未经申请人同意”的形式包括未遵守明示的保密合同，或者双方默示的保密信约，以及使用欺诈或威胁等不正当手段从申请人或发明人那里获知技术信息的行为。为证明公开发明创造的行为“未经申请人同意”，申请人提交的证明材料应当注明泄露日期、方式和内容，并由证明人签字或者盖章［2］。其中，泄露的内容必须直接或者间接来自申请人，若从公开之日至提出专利申请期间，由第三人独立地作出了同样的发明创造，则其公开行为无须获得申请人的同意，即不满足新颖性宽限期的要求。

在专利审查过程中，对证明该公开是“未经申请人同意”的证据进行审核时，要考虑证据的真实性、合法性和关联性，还需要考虑证据链是否完整，逻辑是否合理。具体可以分为以下几点：①能否证明被公开的内容是直接或者间接来自申请人；②公开其发明创造的他人是否有保密义务，即申请人是否能够提供可以证明他人应履行保密义务的保密信约，从而说明该泄露是违背申请人的意愿而发生的；③保密信约在发明创造公开时是否已生效，若该保密信约在发明创造公开时还未生效，则该证明材料是不能被接受的；④保密信约是否规定了若擅自违反该信约将受到惩罚，从而提高该信约的说服力［3］；⑤泄露发明创造的“他人”是否提供了自认证据，即泄露方是否自己承认其违背了保密信约［4］。因此，申请人在提交不丧失新颖性宽限期的证明材料时，可以从以上角度分别进行论证，从而提高证明材料的说服力。

1.3 “泄露”的形式

“泄露”是指使有关发明创造的内容处于为公众所知的状态。“他人未经申请人同意而泄露”的公开形式包括出版物公开、使用公开和其他公开，没有地域限制。

若以专利文献的形式公开，即他人未经申请人的同意提出了在先的专利申请（以下简称“在先申请”），“在先申请”的公开时间需要满足宽限期的时间要求。具体地，当“在先申请”的公开日是在“本申请”的申请日前6个月内，则其能够享有新颖性宽限期；当“在先申请”的公开日在“本申请”的申请日后，且该“在先申请”为中国专利文献，则该“在先申请”构成了本申请的抵触申请。“在先申请”的公开日未在“本申请”的申请日前6个月内，不属于宽限期的范围，同时，按照抵触申请的规定，本申请将不能获得专利权［5］。

1.4 声明的时间要求和形式要件

根据《专利审查指南》的规定，以上述第（四）项为由要求宽限期时，若申请日前申请人已获知，应当在专利请求书中勾选相应的声明选项，并自申请日起两个月内提交相关证明材料。若在申请日以后才得知的，应当在得知情况后两个月内提出声明，并附具相关证明材料。审查员认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交相关证明材料。发生《专利法》第二十四条规定的任一情形之日起6个月内，申请人提交申请之前，发明创造再次被公开的，若属于上述4种情形，该申请不会因此而丧失新颖性；若不属于上述任一情形，该申请将由于在后公开而丧失新颖性。其中，宽限期的起算日是以发明创造第一次被公开之日来认定的。可见，我国对于新颖性宽限期的时间要求是比较严格的，也就是说在发明创造的内容被意外泄露之日起6个月内进行专利申请，才满足新颖性宽限期的时间要求，要求优先权的，以优先权日为准。

2 案件审查中的考量因素

某案，申请日为2020年8月24日，申请人为A公司、B公司和温某。

审查员于2021年9月3日发出第一次审查意见通知书，引用第三人于2020年5月28日上传于bilibili网站的视频（证据1）评价本申请的创造性。

申请人于2021年10月12日提交意见陈述书指出，该视频是他人未经申请人同意而泄露的，并提交了证明材料，请求适用不丧失新颖性宽限期。

具体理由为：申请人之一温某在2020年4月14日举行技术分享会，邀请了包括A公司、B公司负责人在内的相关人士进行分享，会前特别申明本次会议属于保密会议，所有参会人员在会前均同意并签署了保密承诺，承诺不得以任何形式公开参会信息及参会技术资料。2020年5月，参会人员之一沈某，非三个专利申请人之一，系C公司法定代表人，在bilibili运营相关视频号，未经申请人任意一方同意，违背其保密承诺，在C公司内部分享会议内容，经由同事建议将该未完成专利申请的技术资料在视频号进行公开。此后，申请人会进一步追究其违约责任。

证明材料包括：技术分享会PPT资料、会议当天即2020年4月14日签署的保密协议、上述视频号所属人员及证明资料、视频上传人员沈某对违反保密协议将会议内容公开的说明（附有沈某身份证和签字）。

2.1 判断要件

根据上述证明材料进行判断：第一，该视频文件的发布日期是2020年5月28日，而本申请的申请日是2020年8月24日，该视频公开日期在本申请的申请日以前6个月内，满足新颖性宽限期的时间要求；第二，公开该视频文件的人不是申请人本人，是除申请人之外的“他人”；第三，在会议当天签署有保密协议，公开该视频文件的“他人”负有保密义务，发明创造的公开是违背申请人的意愿的；第四，保密协议的生效日在视频公开日之前，该保密协议对公开的视频是有约束力的；第五，申请人还表示将根据保密协议对视频公开人进一步追责；第六，视频上傳人员即泄露发明创造的“他人”提供了自认说明，承认其在会前签署了保密协议，其违背保密协议的行为导致了发明创造的公开，并附有其身份证明和签字；第七，该视频文件公开的内容间接来自申请人，而非另外独立的第三人作出的同样的发明创造。由此可知，上述证明材料包括保密协议，并注明了泄露日期、方式和内容，证明材料能够相互印证，具备有效证据的真实性、合法性和关联性，证据链条完整，可以认为申请人提供的证明材料真实有效。此外，该案申请人为A公司、B公司和温某，沈某未经申请人任意一方同意而泄露了该发明创造，属于违背申请人的意愿而泄露的情形。对于有多个申请人的专利申请，此处的“未经申请人同意”，应为“专利申请人均不同意”。若“他人”得到一个申请人的同意而公开了发明创造，则该情形不符合“他人未经申请人同意而泄露”的要求，不能再享受宽限期的优惠，此时其他申请人的权益将有所损失。因此，对于有多个申请人的专利申请，建议申请人之间提前做好约定，以避免不必要的损失。

2.2 意见陈述书vs新颖性宽限期声明

该案中，申请人并未单独提交新颖性宽限期声明，而是在针对第一次审查意见通知书进行答复的意见陈述书中，请求适用不丧失新颖性宽限期。

根据《专利审查指南》的规定，意见陈述书通常用于审查意见的答复，而对于要求优先权、要求不丧失新颖性宽限期和放弃专利权等情形，需要申请人提出相应声明。其中对于新颖性宽限期声明，如果申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。可见，当申请人要求享有新颖性宽限期时，是需要提出相应声明的。因此，若申请人未单独提出宽限期声明，而仅仅以意见陈述书的形式提交了有关“他人未经申请人同意而泄露”的主张和相关证明材料，上述主张形式并不符合专利法的规定。

该案中，若认定上述意见陈述不能视为新颖性宽限期声明，审查员再次发出审查意见通知书的时间，距离申请人收到第一次审查意见通知书的时间，很可能已经超过两个月，那么申请人将丧失提交新颖性宽限期声明的时机，从而不能享受新颖性宽限期的优惠。申请人在意见陈述书中有关“他人未经申请人同意而泄露”的主张，实质上是用于请求适用不丧失新颖性的宽限期，相当于提出了宽限期的声明，应将上述主张视为与新颖性宽限期声明具有相同的法律效力［6-7］。

2.3 再次公开vs首次公开

在后续审查过程中，审查员获得了他人于2020年6月5日在好看视频中上传的视频（证据2），以及温某于2020年6月17日在其自运营的微信公众号中上传的网页证据（证据3）。证据2、证据3均属于申请人在提出申请之前，发明创造再次被公开的情形，二者的区别在于证据2的发布者是区别于该案申请人之外的“他人”，证据3的发布者是该案的申请人之一。在后续审查过程中，若审查员采用证据2进行新颖性或创造性的评述，申请人仍有可能主张证据2属于“他人未经申请人同意而泄露”的情形；若采用证据3进行评述，由于证据3是该案申请人发布的，该公开不属于《专利法》第二十四条第（四）项规定的情形，则专利申请将由于证据3的在后公开而丧失新颖性。

3 结语

在专利审查过程中，对《专利法》第二十四条第（四）种情形进行判断时：首先，应核实提出新颖性宽限期的声明时机；其次，需要综合考虑证据的真实性、合法性、关联性，以及证据链的完整性和逻辑性，准确判断其是否属于“他人未经申请人同意而泄露”。对于申请人在答复通知书时，以意见陈述书的形式主张不丧失新颖性宽限期的情形，意见陈述书中的主张视为与新颖性宽限期声明具有相同的法律效力。此外，专利法的保护具有地域性，我国专利法中的新颖性宽限期仅适用于向我国专利局提交的专利申请。由于宽限期属于专利申请被意外公开的补救措施，我国新颖性宽限期并不等同于优先权，其能够给予申请人的保护是有限的，申请人应尽早地将发明创造转化为专利申请，从源头上降低发明创造被意外公开的风险，并做好技术信息的保密措施。申请人还应该重视并熟知新颖性宽限期的相关规定，在发明创造不可避免或意外地被提前公开的情况下，能够在规定的时间内按照要求提供声明和具备说服力的证明材料，以避免造成不可挽回的损失。

参考文献：

［1］尹新天.中国专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2011.

［2］中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南［M］.北京：知识产权出版社，2009.

［3］孟佳，黄海云.宽限期的理解与适用［J］.电视技术，2012，36（S2）：176-178.

［4］吴晗，王仁娟.“高度盖然性”证明标准对于新颖性宽限期审查的适用［J］.中国科技信息，2022（17）：28-30.

［5］欧阳石文，曲燕.未经申请人同意申请专利所致问题探讨［J］.科技与法律，2012（3）：32-53.

［6］殷其亮，王薇.浅谈专利审查过程中新颖性宽限期的理解与适用［J］.中国发明与专利，2018（S1）：156-159.

［7］彭梅香，何伦健.从立法宗旨看《专利法》第二十四条（三）的适用［J］.中国专利与商标，2013（2）：42-5.