浅析标准必要专利是否构成侵权的裁判思路

荆苏丹，吴朝烨

（国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心，郑州450046）

引言

标准，是为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件。

专利，是受法律保护的发明创造，也是具体的技术方案，其在一定程度上反映了科学技术的发展水平。

标准必要专利[1]，是指由行业标准制定组织确立的、在技术标准中包含的必不可少的和不可替代的、对应的行业产品制造方为了使得产品能够符合行业标准而不得不使用的专利。当专利权人享有的专利技术方案被纳入标准后，该专利即成为了一项标准必要专利（Standards-Essential Patents，简称SEP）。

近年来，全球范围内标准必要专利诉讼案件频发，涉及苹果、三星、华为等国内和国际科技巨擘，该类案件标的金额大，原被告之间争议大，社会关注度高。其中，标准必要专利侵害专利权纠纷案件占比很大，该类案件主要涉及侵害专利权判定和禁令救济问题。

一项专利技术的保护可能仅仅影响到几个企业的利益，而当这项专利被纳入技术标准中时，基于标准必要专利具有在实施技术标准时不可替代的属性，专利权人实质上对整个技术标准具有控制权利。由于技术标准的网络效应，标准必要专利的专利权人往往在市场竞争中处于支配地位，能够获得比其创造性劳动带来的价值增益更多的专利价值。因此，各大公司都在积极将自己的专利纳入技术标准，进而在相关领域获得最大化的经济效益。

根据统计，2011 年至2019 年，我国法院共受理标准必要专利法律纠纷案件160 余起。其中，2011 年受理10 件，2012 年受理3 件，2013 年受理3 件，2014 年受理10 件，2015 年受理7 件，2016 年 受 理47 件，2017 年 受 理22 件，2018 年受理51 件，2019 年受理7 件。在2016 年和2018年，标准必要专利法律纠纷案件数量达到高峰，分别激增至47 件、51 件，这一现象与该年度部分当事人互相起诉了大量案件或同一当事人提起多件诉讼有关。

为了缓解标准必要专利天然的垄断性与社会公共利益的矛盾，维护健康的市场竞争环境，确保专利权人与标准实施者之间的利益平衡，解决标准必要专利冲突，各标准组织要求专利权人作出 “公平、合理、无歧视（Fair，Reasonable and Non-discriminatory，简称 FRAND）”许可承诺来规制标准必要专利的许可授权行为。FRAND 声明要求参加制定标准的成员，如果其专利被标准采纳，则专利权人应当作出承诺，将根据FRAND 条件将标准中的专利许可给标准的实施者，并按照FRAND 的条件收取标准实施者的使用费。FRAND原则的核心在于确定合理、公平和无歧视的许可费率，确保从创新中获得适当的回报，同时避免“专利劫持”。

一、标准必要专利的侵权裁判思路

专利权属于专利权人私权的范畴，具有天然的技术垄断性，当专利未经许可便被使用，专利权人有权要求专利实施者停止侵权。然而，当专利被纳入技术标准尤其是法定或事实上的强制性标准后，就形成标准必要专利，经营者一旦实施标准就无法避免需要实施其中的专利技术。当标准在市场上广泛被采用后，就赋予了该专利“锁定效应”，使其一定程度上具备了公共利益性：标准必要专利实施者均会在其产品中使用标准必要专利并不得不向专利权人支付许可费，并且专利权人更容易获得超额的回报或附加不合理的许可条款。

专利权人凭借标准必要专利给自己带来的优势地位，在市场竞争中向对手索取高额或者歧视性的许可使用费，甚至通过拒绝许可来限制、禁锢竞争对手，损害公共利益的现象屡见不鲜，基于此，要求标准必要专利权人作出不可撤销承诺以对专利权利的行使产生一定的约束力。

本文通过分析普通专利和标准必要专利在侵权判定过程中裁判思路的不同，总结标准必要专利侵权分析中，先后涉及技术审讯和FRAND 审讯两个阶段，二者是一个统一的过程。两个阶段同等重要，其中，技术审讯中从技术方案的角度来判断是否构成侵权，FRAND 审讯中从标准必要专利许可谈判的角度来判定是否给予禁令，即对FRAND 条款进行评估。下面结合具体案例对这两个阶段进行说明。

对于普通专利来说，通常采用“全面覆盖”的原则来判断诉争行为是否落入涉案专利权的保护范围，即仅仅比对被控侵权产品与涉案专利相关的全部技术特征。但是对于标准必要专利的侵权判定，尤其是通信领域的相关案件，为了降低专利权人的举证责任负担和审理难度，通常采用推定的方法进行侵权判定。具体而言，技术审讯包括以下步骤：第一步，标准必要专利的识别，即通过相关标准和涉案专利进行对比，来判断涉案专利是否为相关标准的标准必要专利；第二步，确定被侵权产品所实施的技术方案是否符合标准必要专利对应的标准；第三步，推定被控侵权产品的技术方案是否落入涉案专利的保护范围，即在满足步骤一和步骤二的基础上来推定是否侵权。由此可知，在标准必要专利案件的侵权判定中，需要对涉案专利、被控侵权产品及相关标准三方的技术方案进行比对。

以下具体结合“西电捷通诉索尼案”①参见（2015）京知民初字第1194 号（2017）京民终454 号民事判决书。来对上述三个步骤作具体说明。

（一）标准必要专利的识别

由于标准化组织不负责对标准必要专利进行检索分析以确定其有效性和必要性，因此，标准必要专利严格来说只是一个声明，其实施许可交由市场谈判，而一旦遭遇侵权纠纷，则交由司法检验。标准必要专利侵权纠纷案件审理的第一步，就是标准必要专利的识别，即原告请求保护的专利是否属于标准必要专利，该专利所保护的技术方案与标准是否有对应性。

原告西安西电捷通无线网络通信股份有限公司在2002 年11 月6 日申请名称为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”的发明专利（以下称涉案专利），并于2005 年3 月2日授权，专利申请号为ZL02139508.X。

授权的权利要求1 如下所示：

1.一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，其特征在于接入认证过程包括如下步骤：

步骤一，移动终端MT 将移动终端MT 的证书发往无线接入点AP 提出接入认证请求；

步骤二，无线接入点AP 将移动终端MT 证书与无线接入点AP 证书发往认证服务器AS 提出证书认证请求；

步骤三，认证服务器AS 对无线接入点AP 以及移动终端MT 的证书进行认证；

步骤四，认证服务器AS 将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT 的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP，执行步骤五；若移动终端 MT 认证未通过，无线接入点AP 拒绝移动终端MT 接入；

步骤五，无线接入点AP 将无线接入点AP 证书认证结果以及移动终端MT 证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT；

步骤六，移动终端MT 对接收到的无线接入点AP 证书认证结果进行判断；若无线接入点AP认证通过，执行步骤七；否则，移动终端MT 拒绝登录至无线 接入点AP；

步骤七，移动终端MT 与无线接入点AP 之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信。

首先，无线接入技术涉及的标准为GB15629.11-2003/XG1-2006，因此，以下通过技术特征比对来判断涉案专利是否为标准必要专利。

GB15629.11-2003/XG1-2006 公 开 了：8.3.1.1证书鉴别，具体定义如下：a）鉴别激活。当STA 关联或重新关联至AP 时，由AP 向STA 发送鉴别激活以启动整个鉴别过程。b）接入鉴别请求。STA 向AP 发出接入鉴别请求，即将STA 证书与STA 的当前系统时间发往AP，其中系统时间称为接入鉴别请求时间。（相当于权利要求1 中的步骤一）c）证书鉴别请求。AP 收到STA 接入鉴别请求后，首先记录鉴别请求时间，然后向ASU发出证书鉴别请求，即将STA 证书、接入鉴别请求时间、AP 证书及AP 的私钥对它们的签名构成证书鉴别请求发送给ASU。（相当于权利要求1中的步骤二）d）证书鉴别响应。ASU 收到AP的证书鉴别请求后，验证AP 的签名和AP 证书的有效性（相当于权利要求1 中的步骤三），若不正确，则鉴别过程失败，否则进一步验证STA 证书。验证完毕后，ASU 将STA 证书鉴别结果信息（包括STA 证书和鉴别结果）、AP 证书鉴别结果信息（包括AP 证书、鉴别结果及接入鉴别请求时间）和ASU 对它们的签名构成证书鉴别响应发回给AP。（相当于权利要求1 中的步骤四）e）接入鉴别响应。AP 对ASU 返回的证书鉴别响应进行签名验证，得到STA 证书的鉴别结果，根据此结果对STA 进行接入控制。AP 将收到的证书鉴别响应回送至STA。（相当于权利要求1 中的步骤五）STA 验证ASU 的签名后，得到AP 证书的鉴别结果，根据该鉴别结果决定是否接入该AP。至此STA 与AP 之间完成了证书鉴别过程。若鉴别成功，则AP 允许STA 接入，否则解除其关联。

（相当于权利要求1 中的步骤六和步骤七）

通过上述特征对比可知，涉案专利的技术特征均在相关标准中公开，即涉案专利属于标准必要专利。

（二）确定被诉侵权产品所实施的技术方案是否符合标准必要专利对应的标准

当在第一步中判断出涉案专利属于相关标准的标准必要专利时，还需要进一步确定被诉侵权产品实施的技术方案是否符合标准必要专利对应的标准。当标准必要专利对应的标准为强制性标准时，当事人需要进行举证，在通信领域通常在产品包装或产品手册中标明其所符合的强制性标准，因此举证较为简单；但是当标准必要专利对应的标准为推荐性标准时，则需根据个案情况进一步查明相关事实，来判断被诉侵权产品是否侵权。

由于西电捷通涉案专利所涉及的权利要求1所对应的标准为GB15629.11-2003/XG1-2006，虽然该标准在形式上属于国家强制标准，但是根据国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会2004 年第44 号公告（无线局域网国家标准及相关产品强制性认证的实施的再次公告）可知，该标准被延期执行，故该标准从效力上来说属于国家推荐性标准。但是由于双方均认可索尼公司制造和销售的涉案手机具有WAPI 功能，且实现该WAPI 功能的技术属于GB15629.11-2003/XG1-2006 标准，因此认定被诉侵权手机符合GB15629.11-2003/XG1-2006 标准，也即被控侵权产品所实施的技术方案符合标准必要专利对应的标准。

（三）推定被控侵权产品的技术方案是否落入涉案专利的保护范围

该步骤是在前两个步骤的基础上进行的。如果前两个步骤均满足条件，则可以推定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围；如果被诉侵权人否认，则须进行举证来证明其未实施该涉案专利。

结合上面案例可知，通过以上三个步骤来确定是否侵权，在特定领域例如通信领域有比较好的适用性，在一定程序上能够简化侵权案件的审理过程，降低审理的难度。对于其他领域的侵权判定案件，可以借鉴上述推定方法，在具体的审理过程中，可以根据案件的具体情况来选择适当的判定方法，以最有效的方式来查明事实。需要注意的是，在步骤一中，如果经过一系列判断发现涉案专利不是某一标准下的标准必要专利，那么在侵权判定时还是要从根据普通专利的侵权判定思路进行，也即技术特征全面覆盖的方法。

以上三个步骤体现的是技术审讯中的推定原则，如下图1 所示：

图1 标准必要专利侵权判定“推定”原则步骤

在 前三步的基础上，本文同时考虑了FRAND原则，通过两者的结合和统一，从而更有利于对侵权的裁判过程。

（四）结合FRAND 原则的判定思路

由于FRAND 声明仅是标准必要专利权人向标准组织作出的，表示愿意对诚信的标准实施者以公平、合理和无歧视的原则进行许可谈判，更多体现的是标准必要专利许可谈判所需要遵循的基本理念，指引谈判双方能够以诚信的态度尽快推进谈判，达成许可协议，因此，无论具体措辞和形式如何，FRAND 原则通常是承诺性的、非具体的。标准必要专利的双重属性、FRAND 原则的模糊性以及信息披露制度的不完善使得法院在标准必要专利侵权纠纷案件审理过程中适用 FRAND 原则时面临着较大的挑战，其中，如何看待FRAND 声明的性质及其对标准必要专利权行使的影响，将在很大程度上影响案件的审理结果。

1.FRAND 原则的法律属性

从全球范围来看，世界各国法院并未就FRAND 承诺的法律属性达成一致意见，在实践中存在“第三方利益合同说”“要约邀请说”“要约说”“单方法律行为说”“诚信谈判义务说”等诸多观点。

在美国，一般把FRAND 承诺看成是专利权人与标准组织间成立的第三人收益合同[2]，专利权人所负担的以FRAND 条件发放许可的义务属于合同义务，违反该义务将承担违约责任。微软诉摩托罗拉案[3]中，法院认定摩托罗拉向标准组织作出FRAND 承诺，表明摩托罗拉与标准组织之间建立一个可执行的合同，标准组织成员与标准的潜在使用者之间存在一种合同关系，微软公司作为专利实施合同的第三方受益人，有得到摩托罗拉公司标准必要专利FRAND 授权协议的权利。

要约邀请说认为专利权人和标准实施者之间尚未形成专利许可合同关系[4]，专利权人通过FRAND 许可声明向实施人发出要约邀请，FRAND许可承诺只是专利权人的意愿表达，只是标准专利权人愿意以FRAND 条件与提出要约的标准实施者进行协商，协商一致才能达成专利许可。在微软诉摩托罗拉有关ITU 标准必要专利的侵权纠纷中，德国曼海姆地区法院就认为FRAND 承诺是标准必要专利权人的要约邀请。

要约说认为专利权人向标准制定组织作出的FRAND 许可声明本质上是向潜在被许可人发出的要约[5]。这种要约类似于悬赏合同，向不特定对象发出，经营者实施标准必要专利的行为就是对专利权人要约的承诺，专利权人与实施者之间即成立许可合同。

单方法律行为说认为FRAND 许可声明仅系专利权人作出的承诺[6]，系单方民事法律行为，该承诺不代表其已经作出了许可，即仅基于涉案FRAND 许可声明不能认定双方已经达成了专利许可合同。

我国在司法实践中逐渐发展形成了“诚信谈判义务说”观点，倾向于将FRAND 原则理解为专利权人和标准实施者进行谈判的行为准则，以此作为谈判双方有无过错的依据。由于权利人在标准必要专利上作出公平、合理、无歧视许可声明，标准必要专利侵权民事责任的承担应当考虑双方谈判的过程和实质条件，判断由哪一方为谈判破裂承担责任。

具体的，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》中规定：权利人没有故意违反FRAND 义务、实施者没有明显过错且提交许可费或担保的，不支持权利人的禁令救济请求；权利人违反FRAND 义务，实施者也有过错的，则应视双方过错程度及责任大小来决定是否支持权利人的禁令救济请求。该指南虽然不是司法解释，但在业内权威性极高。2018 年4 月广东省高级人民法院发布的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》明确双方的“主观过错”是影响禁令救济的决定性因素。

2.FRAND 审讯思路的具体应用

下面继续结合西电捷通诉索尼案对国内法院的FRAND 审讯思路进行探讨。

本案中，虽然一审法院和二审法院均判定支持西电捷通公司的停止侵权诉讼请求，但具体的判定思路并不完全相同。其中，一审法院认为，西电捷通公司向全国信息技术标准化技术委员会作出的FRAND 声明属于单方民事法律行为，而对于存在 FRAND 许可声明的标准必要专利侵权纠纷来说，若未成功通过谈判达成许可协议，原告针对被告的实施专利的行为是否仍然有权要求被告停止侵害，则取决于双方当事人谈判过程中的过错情况。具体来说，若标准实施者没有过错，为了防止专利权人滥用权利，妨害标准的推广，不能支持专利权人的停止侵权请求；若仅标准实施者一方存在过错时，则应当适用停止侵权救济，避免标准实施者进行“反专利劫持”；若专利权人与标准实施者双方均存在过错，则根据过错程度和利益平衡决定是否支持判决停止侵权。本案中，首先在双方协商时原告西电捷通公司已经对 WAPI 相关技术作出解释，并且向对方发送了专利清单和许可协议。被告多次在拒绝签订保密协议的前提下要求西电捷通公司提供权利要求对照表，导致谈判陷入僵局，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序，过错在专利实施方。法院判决被告停止侵权。

二审法院认为，在标准必要专利的许可谈判中，谈判双方应本着“诚实信用”的原则进行许可谈判。作出FRAND 声明的专利权人应履行该声明下所负担的相关义务；请求专利权人以公平、合理和无歧视条件进行许可的被诉侵权人也应以诚实信用的原则积极进行协商以获得许可，在发生侵权纠纷时，同样要考虑双方的过错情况。本案中，在谈判过程中，西电捷通公司已经向索尼中国公司解释了WAPI 相关技术、提供了专利清单和许可合同文本，而且表示“如果被许可方需要，我们愿意提供任何合理的帮助”，但索尼中国公司以权利要求对照表和保密协议问题作为拖延手段，从而导致双方没有实质上进入技术谈判和商务谈判，西电捷通公司在与索尼中国公司协商的过程中尽到了作为权利人的义务，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序，过错在索尼中国公司。在此基础上，原审判决认定索尼中国公司停止侵权行为具有事实和法律依据，法院予以支持。

索尼与西电的WAPI 侵权案中要从专利许可谈判的角度来判定是否给予禁令。即本文同时通过考虑技术审讯和FRAND 原则来给出对标准必要专利侵权的具体裁判思路。其中，第一步是整个裁判过程的基础，需要采用技术特征全覆盖的原则来判断涉案专利是否为标准必要专利；由于标准分为强制性标准、推荐性标准等，故而标准具有多样性，因此第二步在实际的操作过程中有一定的难度。同时，由于索尼生产的终端要进入中国，其必须满足国家标准WAPI 测试的功能，但是由于索尼的终端的实质性用途是作为用户终端在使用，并不是专门为了WAPI 测试功能，即具有非实质性侵权用途，最终认定索尼中国并不构成帮助侵权。产品的实质性用途也是专利侵权过程中应当考虑的因素。

从以上案例可以看出，对于FRAND 原则，在我国实际操作中，会根据权利人、实施者二者有无过错、过错程度以及责任大小情况来综合判断是否支持权利人的禁令救济请求，

由以上四个步骤可知，由于标准必要专利相较于普通专利具有相当的特殊性，因此，标准必要专利的侵权判定与一般专利侵权判定相比也更加复杂。本文结合具体案例，尝试通过四个步骤来对标准必要专利案件的侵权判定思路进行分析。

二、总结

本文依据具体的判例，给出了在标准必要专利侵权判定过程中需要考虑的几个步骤：第一步，标准必要专利的识别；第二步，确定被诉侵权产品所实施的技术方案是否符合标准必要专利对应的标准；第三步，推定被控侵权产品的技术方案是否落入涉案专利的保护范围；第四步，可以结合FRAND 原则根据当地的国情和发展，动态调整相关的裁判思路。在未来的工作中，由于不同的地域FRAND 原则有所不同，我们可能需要学习和借鉴更多国外成功的实践经验，在符合我国国情的基础上，为我国相关领域的侵权裁判给出更好的意见和建议。