售卖正品也可能侵犯商标权

李辽

编者按：

在推进全面依法治国不断深入的大背景下，企业法治建设持续发展。对关键领域及核心技术的知识产权保护不断加强，对有再生希望的企业进行破产重组，为推动依法合规治企提供指导和借鉴。本刊邀请法学专家、法律学者、专业律师等，针对一些典型案例进行解析，以期对企业法治建设与合规管理、风险防控、高质量发展提供参考。

对于消费者而言，商标可以区别不同的商品和服务来源，还具有商品品质保证等衍生功能。随着社会经济高速发展，针对商标的侵权方式和行为越来越多，对商标的品质保证功能形成破坏，对商品及品牌声誉造成损害。

近年来，正品分装行为在市场上较为常见，由此引发的商标侵权纠纷也成为焦点。该行为是指未经商标权人许可擅自将其商品分别装入贴附有其相同商标的包装中，并将分装后的商品进行再销售的行为。如引发关注的“不二家糖果案”，该案被告将不二家品牌的散装糖果分装到自行购买的带有原告商标的包装盒，在实体店及网店销售，最终法院认定此行为侵权。克鲁勃润滑剂分装商标侵权案也是近期典型的正品分装销售侵害商标权案件，2022年4月入选上海知识产权研究所评选的“2021年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”。该案对于正品分装销售行为的商标侵权判定以及厘清知识产权刑民交叉案件中的证明标准与事实认定，具有一定价值。

克鲁勃润滑剂分装商标侵权案中，原告克鲁勃润滑剂（上海）有限公司（下称“克鲁勃上海公司”）系“克鲁勃”系列注册商标权利人，被告分别为上海信裕润滑技术有限公司（下称“信裕公司”）、该公司法定代表人邹某以及员工袁某某。

邹某未经克鲁勃上海公司许可，指使袁某某等人销售假冒“克鲁勃”品牌润滑剂，并向他人定制小罐，将大罐正品克鲁勃润滑油分装成小罐润滑油，加贴自行委托印制的假冒原告注册商标的标识后予以销售。原告认为，被告的灌装、分装行为侵害了其商标权，故诉至法院，请求判令三被告立即停止商标侵权行为，连带赔偿原告经济损失2500万元及合理费用25万元。

三被告辩称，原告主张的灌装行为已在另案刑事诉讼中进行认定，并由相关人员承担了刑事责任；分装的润滑油系信裕公司通过合法渠道购买的“克鲁勃”品牌正品，涉案分装行为中的商标使用属于指示性合理使用，故分装行为不构成侵权；邹某、袁某某作为公司员工系职务行为，不应当承担侵权责任。

一审法院经审查认为，关于被告信裕公司将大罐“克鲁勃”品牌润滑油分装成小罐“克鲁勃”品牌润滑油的行为：1.被控分装小罐上贴附商标，是为了向客户表明分装后的小罐润滑油来源于克鲁勃品牌权利人，以便获取更高额利润，并非为了说明、描述、指示商品而正当使用涉案商标，此种标识添附行为并没有改变商标的来源识别功能，故不属于指示性使用等合理使用，应构成商标性使用。2.被控分装行为破坏了商标的品质保证功能。商品分装行为会涉及正品包装抑或产品本身的改变，使得分装后的商品不同于原来的商品，而权利人已经失去了对商品品质的控制，这种改变可能会直接影响甚至损害到权利人商品的声誉。尤其对于润滑油这种储存条件、内在精细度要求较高的产品来说，商标的品质保证功能更容易受到损害，使相关公众对该商品的认可度和信赖度降低，在一定程度上会损害原告的品牌声誉。3.被控分装行为不适用商标权利用尽原则。适用商标权利用尽时，使用人必须保证商品来源于商标权利人，且销售中不能对商品进行任何形式的改变，不能影响商标的来源识别功能和品质保证功能。被控分装行为破坏了润滑油的包装，或将低等级润滑油标识为高等级润滑油，损害了产品的质量和商标权利人的信誉，不能适用商标权利用尽原则。综上，涉案分装行为属于商标法第五十七条第七项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为。二审法院维持原判。

【专家点评】

正品分装行为的商标侵权判定思路

本案焦点

一、区分“商标使用”与“商标指示性合理使用”

商标法意义上的“商标使用”是指将商标用在商品、商品包装或广告宣传等商业经营活动中，其目的在于识别商品来源。“商标指示性合理使用”也被称为“商标被提及的合理使用”，通常适用在产品修理、零配件制造、产品销售、产品组装等商业领域中，是指在诚信的前提下，经营者为了客观地说明商品或者服务的特点、用途等，在生产经营活动中善意地使用他人商标的行为。例如：耳机生产商为了表明所生产的耳机与某些品牌手机的适配性，可以合理地使用“适用于 iPhone、华为手机”等来介绍自己的产品，但该种使用需注明“适用于”“兼容于”等指示性词汇，并以合理正当为限。换言之，指示性使用他人商标的目的在于说明自己商品的特点，而并非识别商品来源。

从行为本身来看，正品分装行为的目的在于向消费者展示商品来源，而非介绍商品特性。因此，正品分装销售时贴附商标的行为不属于指示性使用。

本案中，如果信裕公司在正品分装品上附以其他商标，如信裕公司的商标，则可能构成商标法第五十七条第五项规定的“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”情形，也就不再是简单的分装行为。但信裕公司并未在分装品上附以其他标识，也没有说明商品系分装而来，而是始终以“克鲁勃”商标对外推广、销售。因此，其分装并在分装品上贴附权利人商标的行为，显然是将其作为商标使用，目的在于识别商品来源，属于商标法意义上的“商标使用”。

二、正品分裝行为不适用“商标权利用尽原则”

因为分装的是正品，所以在此类侵权案件中，被告基本会以“合理使用”及“商标权利用尽原则”作为抗辩理由。但权利用尽原则不仅要求商品来源于商标权利人，且销售中不能对商品进行任何形式的改变，通俗来讲，就是怎么买进就怎么卖出。如果买进商品后又对其进行重新改造、包装变更等，就可能导致商品性质发生变化，从而影响商标权利人对商品品质的控制及对商标所有权的享有。

因此，正品分装行为的产品虽来源合法，但在销售时却将受到破坏的商品进行包装，分装后的产品不仅包装规格区别于正品，质量也无法保证，损害了正品产品质量和权利人声誉。因此，正品分装行为不适用“商标权利用尽原则”。

侵权判定的不同思路

商标的主要功能在于识别商品来源，因而是否造成市场混淆历来是判定侵权与否的重要标准。本案中，法院并未对是否造成混淆予以评述，而是重点分析并认定正品分装行为破坏了商标的品质保证功能，从而认定构成侵权。那么，对于正品分装销售行为进行侵权判定，是应该以“混淆可能性”还是“破坏商标的品质保证功能”为思路呢？

本案考虑了润滑油的特殊性以及分装对润滑油质量影响的可能性，认为分装行为可能让商品性质产生改变，进而损害商标品质保证、信誉承载的功能。同样，“不二家糖果案件”中，原告认为被告使用的包装质量明显差于正品产品包装质量，损害了原告商标的品质保证和信誉承载功能。审判这两个案件的法院均认为重新包装转销行为破坏了权利人同标商品品质的统一性，进而构成了对商标品质保证功能的损害，属于商标法第五十七条第七项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害”，构成商标侵权。

此外，本案一审法院适用商标法第五十七条第七项裁判的同时，又说明“涉案润滑油灌装及分装后，被销售给信裕公司客户，进入市场流通，该行为中包括了委托制作假冒标识并使用在商品上最后销售的过程，商标法第五十七条第一项及第七项规定已可以对此进行评价，无需再适用第三项、第四项规定单独评价”。

可见，本案一审法院亦认可涉案分装行为可由商标法第五十七条第一项评价，即认可正品分装行为属于“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”行为，因而在侵权判定时不适用混淆性判断。这点不同于“不二家糖果案件”的审判思路，无论是否造成市场混淆，只要正品分装行为侵害了商标的品质保证功能，也可认定为侵权。

在上海市普陀区人民法院一审、上海知识产权法院二审的“五芳斋”礼盒粽案中，二审法院认定将散装粽装入假冒礼盒中对外销售，会使公众对礼盒粽商品产生混淆误认，破坏礼盒上注册商标与礼盒内商品的来源指示关系，侵占正品礼盒粽的市场份额，对上诉人通过注册商标在礼盒粽商品上积累的商业声誉产生不良影响，适用了商标法第五十七条第二项及第七项来认定该行为构成商标侵权。

以上3个案件虽然结果均是判定构成商标侵权，但其中审判思路和法律适用不尽相同。“克鲁勃案”对混淆问题避而不谈，仅从破坏商标的品质保证功能角度认定构成侵权；“不二家糖果案”明确认定判定商标侵权无需以产生混淆可能性为必要前提，只要破坏了商标的品质保证功能即可认定构成侵权；“五芳斋”案对是否破坏商标的品质保证功能并未进行认定，而是认为分装后的礼盒同正品礼盒不同，是在相同商品上使用了近似商标，因此从市场混淆角度認定构成侵权。

由此可见，正品分装行为的侵权认定要结合个案情况，从商品特性、分装品与正品比对、分装行为的实际影响等方面综合考虑。

是否适用“混淆可能性”，要审查分装包装与正品包装的一致性，若分装包装与正品包装基本一致，仅容量规格的差异或包装质量的差异，则可以定性为第五十七条第一项，属于同种商品、相同商标的情形，因而可以不考虑市场混淆可能性。若分装包装与正品包装版面设计有所差异，则要适用第二项同种商品、近似商标的情形，从而要对混淆性进行认定。

而品质保证功能，实际就是对商品的质量要求。若商品质量发生变化，则是对商标品质保证功能的损害。并非所有正品分装行为均会破坏商标的品质保证功能，对于是否破坏商标的品质保证功能，需要根据案情结合商品特性及具体证据进行个案认定。如果分装的是可以直接接触的液体、膏状或粉末状商品，则分装很可能会导致商品本身的品质发生改变。如果是半成品或已经附有包装的、化学属性比较稳定、物理状态较为稳固的商品，分装改变产品本身质量的可能性较低，就不易认定破坏了商标的品质保证功能。但若分装的包装与原包装相比质量有明显差异，会影响消费者对商品整体质量的期待，对品质保证功能有所损害。

总之，虽然审判思路有所不同，但无论是造成市场混淆还是破坏了商标的品质保证功能，均是对商标权利人利益的损害，都属于侵权行为。

真诚是企业长久经营“必杀技”

从化妆品到食品再到工业产品，正品分装向来以一种“独特”方式存在。经营者认为自己销售的是正品，为正品增加了销量，所以合法，因此肆无忌惮。但正品权利人并不想要这样的“销量”。从近些年法院审理的案件来看，这类分装行为基本会被认定为侵权行为。

法院的审理思路也恰好回应了经营者的“正品”理论。回归侵权判定标准，也就是要审查：第一，是否属于商标性使用；第二，是否适用商标权利用尽原则；第三，是否容易造成混淆或是否破坏了商标的品质保证功能。对于第一、第二，目前法院标准一致，均认为正品分装行为构成商标性使用，且不适用权利用尽原则，而对于是依据“混淆可能性”还是“破坏商标的品质保证功能”，个案情况均有所不同，但结论基本都是构成侵权。

这也提醒经营者，正品分装行为在现实中侵权风险极高，莫要铤而走险。即便获得权利人授权，也要合法、善意地使用权利人的商标，不能故意误导消费者。

（责编惠宁宁）