论我国标准必要专利禁令救济的适用和完善

杨 楠

（华东政法大学知识产权学院,上海 200042）

1 问题的提出

标准必要专利（Standard Essential Patents，SEP）是指包含在国际标准、国家标准和行业标准中，且在实施标准时必须使用的专利。近年来，随着无线通信技术等新兴产业的发展和标准化活动的推进，有关标准必要专利的诉讼案件不断增多，尤其是标准必要专利禁令救济问题的有关诉讼更是遍及全球。相对于普通专利，标准必要专利由于具有一定的公共属性，由此引发的专利劫持和反向劫持问题使得禁令救济的适用更为复杂。纵观各国对标准必要专利禁令救济问题的司法实践，不同法域和国家有不同的适用路径。美国主要适用eBay案中确定的四要素来对禁令救济进行限制；欧盟引入了反垄断抗辩来规制权利人的禁令救济；日本则是适用民法中的权利滥用抗辩来进行限制。不同国家由于对FRAND（Fair,Reasonable,and Non-discriminatory terms，即公平、合理、无歧视）声明的性质认识不一以及专利法和诉讼体制的不同，对标准必要专利禁令救济问题的适用也各不相同，没有统一的标准。在各国司法实践中，涉及标准必要专利诉讼时大多不颁发禁令，对禁令救济的适用较为谨慎；而在我国的“西电捷通诉索尼”案、“华为诉三星”案，两起案件中最终法院都颁发了禁令，且是通过双方的过错来判断是否颁发禁令。由于不同于国际通行的做法，因此有必要对目前的标准必要专利禁令救济问题进行研究，以便探讨我国目前的适用路径是否适当并进行相关规则的完善，以期对相关司法实践适用有一定的启示。

2 标准必要专利适用禁令救济的特殊性

标准必要专利相对于普通专利而言因具有一定的公共属性，不宜当然地适用禁令救济，否则会导致专利劫持问题。此外，FRAND声明虽然是对标准必要专利权利人的限制，但不应就此排除权利人请求禁令救济的权利，否则会导致反向劫持的后果。

2.1 标准必要专利不应当然地适用禁令救济

禁令救济一般是指专利权人所享有的在其专利被侵权时，请求司法机关要求被诉侵权人为或不为一定行为以保障其专利权的合法权利。本文所称的禁令救济，在我国是指停止侵权的责任，相当于英美法系国家的永久禁令。对于普通专利而言，不同法域对适用禁令救济的规则不同，英美法系国家在面对专利侵权时，并不当然地赋予专利权人禁令救济，而需要结合“eBay四要素”去判断是否颁发禁令，只有满足一定条件时，才给予禁令救济。德国等大陆法系国家承认“停止侵害当然论”，只要侵权成立，就给予专利权人禁令救济，被诉侵权人当然地承担停止侵权的责任。

标准一般指公认机构为了统一协调而制定的一种公知、共同使用的文件。因此，标准必要专利具有一定的公共属性，即实施标准时必须使用对应专利。对于产品生产者来说，使用标准对应的技术不仅是相关部门的要求，而且更具兼容性、安全性等特点，因而不得不向标准必要专利权利人寻求许可。因此，标准必要专利相对于普通专利更为特殊。我国为大陆法系国家，如果对标准必要专利不加区分地一致当然适用禁令救济，即在侵权成立时，当然地给予标准必要专利权利人禁令救济，会阻碍标准的施行，不利于标准的推广，长远来看会损害消费者或公众利益。另外，从目的来看，普通专利权人请求禁令救济一般是为了制止侵权行为的再次发生，保护自身利益，而标准必要专利所具有的必然实施性、不可替代性会使得权利人在许可谈判中处于强势地位，具有较高的议价能力，更容易提出不合理的许可条件和价格来威胁实施者，若对方不同意，此时再提出禁令救济，就会导致实施者因不能使用标准中的技术而被排除出市场。因此，潜在实施者为了避免被颁发禁令不免会受制于权利人，而禁令救济也成了标准必要专利权利人获取巨额利益的工具，产生专利劫持现象[1]。因此，从标准的推广实施、社会公众利益以及专利劫持的角度考虑，标准必要专利应区别于普通专利，不应当然地适用禁令救济，而应对权利人的禁令救济进行一定的限制。

2.2 FRAND声明不排除禁令救济的适用

标准的适用导致标准实施者不得不向标准必要专利权利人寻求许可并支付许可费，权利人往往会利用这种情况去攫取高额的费用。因此，需要对标准必要专利权人的权利加以限制，目前国际通行的限制就是要求专利权利人必须作出FRAND声明。该声明在一定程度上限制了权利人的优势地位，避免其利用标准向潜在实施者提供不公平、不合理和具有歧视性的许可，使实施者处于被动地位，否则将损害竞争，不利于标准的推行。

需要注意的是，该FRAND声明的作出虽然要求权利人对任何潜在实施者进行公平、合理、无歧视的许可，但并不意味着就此排除禁令救济的适用。虽然SEP禁令救济引发的专利劫持问题很突出，但也不能忽视由于过度限制SEP权利人导致其难以获得禁令救济而引发的反向劫持问题。反向劫持是指标准实施者预见到SEP权利人难以获得禁令救济，所采取的故意拖延谈判甚至不进行谈判等行为。与专利劫持相反，反向劫持下标准实施者采取故意拖延谈判等策略，并以此劫持SEP权利人，以达到少付甚至不付许可费的目的。这会导致SEP权利人的利益严重受损，长此以往权利人因其利益得不到保障，会降低专利加入标准的热情，不利于标准的推广，也会一定程度损害公众的利益[2]。因此，FRAND声明的意义在于对标准必要专利权进行限制，但不意味着SEP权利人一旦作出FRAND声明就丧失禁令救济的权利，即FRAND声明不应排除禁令救济的适用。

因此，对于标准必要专利引发的禁令救济问题，既要对SEP权利人进行限制以防止专利劫持，又要警惕限制过度带来的反向劫持问题。

3 域外标准必要专利禁令救济的适用实践

标准必要专利引发的禁令救济诉讼遍及全球，由于各国对FRAND声明的性质认识不一以及诉讼体制的差异，不同法域或国家有不同的适用规则和倾向。研究域外国家和地区对SEP禁令救济问题的适用实践，有助于探究SEP禁令救济问题的实质和共性，为我国司法适用提供启迪。

3.1 美国标准必要专利禁令救济规则

禁令是美国衡平法下的救济形式，禁令救济是作为损害赔偿的补充救济手段。美国的禁令救济在侵权成立时不当然颁发，而是根据eBay案确立的四要素去判断禁令的颁发与否，寻求禁令救济的原告需要证明被告侵权情况适用“四要素”：（1）原告遭受了不可弥补的损害；（2）如金钱赔偿等依法可得之救济，不足以弥补原告此损害；（3）在平衡当事人利弊后实施衡平救济具有必要性；（4）永久禁令不损害公共利益。

在“Apple v.Motorola”案①中，法院将“eBay四要素”同样适用于标准必要专利引发的禁令救济诉讼，联邦巡回上诉法院驳回了地区法院的“当然违法原则”，认为对于作出FRAND声明的标准必要专利不能适用禁令救济是错误的，仍应该在“四要素”框架下去分析。该案中，摩托罗拉的FRAND声明催生了许多许可协议，说明金钱赔偿足够补偿其损失，并且大量业界参与者包括摩托罗拉的竞争对手都在使用该专利，摩托罗拉不介意增加多少参与者，增加一个用户不会产生不可挽回的损害，因此原告无法证明其遭受了不可弥补的损害且金钱不能弥补该损害，并指出除非标准实施者拒绝支付符合FRAND承诺的许可费，否则专利权人无法获得禁令救济。最终维持了地区法院不予禁令的判决。

在“Microsoft v.Motorola”案②中，法院认为FRAND承诺构成第三方受益人的可履行合同，实施者可以提起违约之诉。该案最终将违约之诉和侵权之诉合并审理，法院最终驳回了摩托罗拉的禁令请求，认为微软将根据即将达成的许可协议（被告在违约之诉中对摩托罗拉的费率提出鉴定，认为其违背了FRAND承诺）支付从侵权时刻起的专利许可费，该许可费将达成对摩托罗拉的救济，因此不是不可挽回的损害，许可协议完全弥补了其损害，因此摩托罗拉也能得到充分救济。

由上述案例可以看出，美国的SEP禁令救济基于“eBay四要素”的框架分析，由于最终都会达成的许可费使得权利人无法满足条件，因此大多数情况下权利人都难以获得禁令救济。此外，美国司法部与专利局2013年联合发布了《关于受FRAND承诺约束的标准必要专利的救济手段的政策声明》③，提出为减少专利劫持，只有在标准实施者不能够或者拒绝接受符合FRAND的许可或者实施者的行为超出了SEP权利人FRAND承诺的范围时，才考虑禁令救济。此后，美国也逐渐认识到专利反向劫持的危害，司法政策发生了转变，取代2013年的政策声明，2019年的政策声明④指出，专利权人对其标准必要专利许可作出的FRAND承诺不会阻碍其获得任何特定的救济，包括禁令救济，禁令救济在涉及标准必要专利的诉讼中同样适用，应避免任何过于严格和明确的限制。还指出，专利权人作出的特定FRAND承诺、SDO的知识产权政策以及专利权人与使用者之间的许可谈判的个别情况，都可能与标准必要专利侵权的救济措施有关，具体以每个案例的情况为准。可以看出，该声明从2013年的偏向保护标准实施者转变为应平衡好SEP权利人和标准实施者之间的利益，促进双方自愿协商达成许可。该声明有可能影响未来美国法院与国际贸易委员会等机构的标准必要专利禁令颁发态度。

3.2 欧盟标准必要专利禁令救济规则

不同于美国，欧盟从反垄断抗辩的途径去限制SEP权利人的禁令救济。之所以区别于美国而引入竞争法，是由于美、德两国专利法不同的内在逻辑形成的。从法律效力来看，德国专利侵权诉讼中的停止侵权判决相当于美国的永久禁令，但两者在适用逻辑上有着根本区别：美国主要从救济制度本身的弥补作用出发，损害赔偿的补充在于弥补将来可能继续或发生的损害，以不颁发禁令为原则，满足条件才颁发禁令；而德国的禁令救济则是从民事侵权责任的角度出发，因发生了侵权行为而需要承担停止侵权的责任，只要侵权行为成立，就应颁发禁令（停止侵权）。此外，德国还引入竞争法赋予了被诉侵权人强制许可抗辩，被告需证明权利人请求禁令的行为构成滥用市场支配地位。若抗辩成立，则不给予权利人禁令救济[3]。

在SEP引发的禁令救济问题上，欧盟及其成员国经历了从“橙皮书”案向“华为诉中兴”案标准的转变，从偏向保护SEP权利人转变为综合考虑许可双方的利益平衡[4]。2015年，欧盟法院针对德国杜塞尔多夫法院审理“华为诉中兴”案⑤，就标准必要专利引发的禁令救济如何适用，如是否违反竞争法构成滥用市场支配地位等问题作出了统一解释，明确了标准必要专利适用禁令的框架，要求SEP权利人与被许可人进行FRAND许可协商时双方都必须履行一定的义务，例如，SEP权利人需发出侵权通知、提出FRAND许可要约等，实施者需要在合理期限内答复等。在该框架下，只有当潜在被许可人不按照商业惯例或者诚信原则积极磋商，而是采取故意拖延等策略时，标准必要专利权人才能够寻求禁令救济等。欧盟法院针对SEP禁令救济问题确定的上述适用规则，从利益平衡的角度去考量权利人和许可方双方的行为，为双方的许可谈判行为做了事前指引，平衡了双方的谈判地位。但同时，对其中一些具体问题没有进行详尽的解答，各成员国在具体适用时各有偏向，许多问题仍需要再进一步阐明。

综上所述，从美国和欧盟两区域对标准必要专利禁令救济规则的适用实践来看，专利体制的内在不同导致了两者适用上的差异，但两者都在积极地应对专利劫持和反向劫持，不断对标准必要专利禁令救济的限制和反限制进行调整，尤其是欧盟的司法实践，逐渐趋于SEP权利人和被许可人两者之间的利益平衡。

4 我国标准必要专利禁令救济规则的适用与完善

4.1 我国对标准必要专利禁令救济的适用现状

随着标准化的深入和技术的发展，我国也逐渐成为标准必要专利诉讼的战场之一。目前我国在立法层面并没有对由标准必要专利引发的禁令救济的适用规则作出法律规定，但随着标准必要专利案件的增加，我国法院通过不断地探索总结出了初步的适用规则。

为了应对专利劫持和反向劫持问题，最高人民法院在2016年发布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》⑥（以下简称《专利权解释（二）》），其中第二十四条规定了标准必要专利侵权纠纷中适用禁令的基本规则，以双方在许可谈判中的过错作为判断是否颁发禁令的因素，规定了不颁发禁令的条件：（1）在专利实施许可条件谈判中专利权人存在明显过错；（2）标准实施人（被控侵权人）无明显过错。两者需同时满足。以该司法解释为基础，部分地方高级人民法院出台了细化判断规则的指南和工作指引。2017年4月，北京市高级人民法院发布了《专利侵权判定指南（2017）》，明确了SEP权利人违反FRAND义务和标准实施者存在“明显过错”的具体表现。2018年4月，广东省高级人民法院发布了《广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》，进一步完善了SEP权利人和实施者具有过错的情形，并形成了一整套判断禁令救济是否颁发的规则。在之后的司法实践中，法院通过双方过错的判断，在“西电捷通诉索尼”案⑦和“华为诉三星”案⑧中，支持了标准必要专利权人提出的禁令请求。整体来看，目前我国对标准必要专利禁令救济的规制缺乏系统性的体系构建，仅有法院通过审理相关案件初步探索形成的相关规则，分布在相关司法解释、法院工作指南或指引当中。

从我国司法实践和相关规定可知，我国采用民法中的诚实信用原则的路径来限制禁令救济的适用，将权利人和实施者双方过错作为标准必要专利禁令救济的考虑因素。在司法裁判中，法院通过专利权人和实施者双方过错的判断，在“西电捷通诉索尼”案和“华为诉三星”案中，支持了标准必要专利权人提出的禁令请求。通过比较域外相关司法实践可知，我国标准必要专利禁令救济适用条件不明确，司法实践处于探索阶段，具体体现为：一是对FRAND许可义务的规定不明确。《专利权解释（二）》中要求权利人履行FRAND许可义务，但是关于FRAND许可行为具体包含哪些行为，该解释未加释明。二是对主观过错的规定不明确。《专利权解释（二）》中对权利人和实施者的主观过错提出了要求，但对“故意”“无明显过错”的规定没有进行细致的划分。三是对公共利益、利益平衡原则缺乏一定的考量，过于机械地根据专利权人和SEP被许可人的过错来判定禁令颁发与否。

总而言之，我国标准必要专利禁令救济规则不完善，在司法实践中具体适用时存在较多争议，过多依靠法官的自由裁量，没有形成统一的裁判标准。

4.2 我国标准必要专利禁令救济规则的适用与完善

我国对于标准必要专利禁令救济规则在立法层面的空白，导致缺乏统一的适用规范，不同地方法院有不同的适用倾向，并且我国目前还处于探索阶段，尚未形成完善的规则。通过对标准必要专利适用禁令救济的特殊性和对域外的适用实践进行探讨，有利于为我国SEP禁令救济的适用提供思路，为司法实践提供参考。虽然从适用路径和裁判结果看，我国与美欧判例形成了鲜明对比，但通过上述分析可知，对SEP禁令救济问题的适用在本质上是一致的，即警惕专利劫持和反向劫持问题，考虑SEP权利人和潜在实施者的利益平衡，促进双方诚信谈判。

4.2.1 标准必要专利禁令救济适用应以颁发禁令为原则，不颁发禁令为例外

对于标准必要专利禁令救济适用的原则和标准，学界有两种观点：一种是如果给予禁令救济将会导致专利劫持问题，专利纳入标准以后便具有了一定的公共属性，如果轻易地给予SEP权利人禁令救济，会导致其对实施者的劫持，有对实施者索要高额许可费的倾向；另一种认为，如果不给予禁令救济将会导致反向劫持的问题，实施者可以随意地使用和随意地拖延费用，形成了对专利权人的反向劫持。是否应该对SEP实施行为适用禁令，与各个国家的专利制度息息相关，不同的国家有不同的适用标准，最终应以我国国情和专利制度为准。我国目前还未对此问题作出明确规定，但我国法院有了一定的表态，如《北京市高级人民法院关于加强知识产权审判促进创新发展的若干意见》提出：“探索标准必要专利案件审理规则，促进产业协同发展。确定是否颁发禁令时，重点考虑谈判双方是否存在违背诚信原则的明显过错，不能认为权利人做出公平、合理、无歧视承诺就当然不颁发禁令。……鼓励权利人和实施人通过诚信谈判达成许可协议。既要防止专利劫持更要防止专利反向劫持。”该表态是对于标准必要专利原则上不适用禁令这种观点的反对，对于法院而言仍然要站在平衡双方利益的立场上，不能因为SEP的特殊性而给予权利人优待，最终禁令适用规则的设立要促进产业的协同发展。

4.2.2 标准必要专利禁令救济问题不应只限于考虑双方许可谈判中的过错

我国目前关于SEP禁令救济适用规则是通过评估双方在许可谈判过程中的过错来决定是否颁发禁令，即根据民法中的诚实信用原则来规制禁令救济。在通过制定法律规制还为时过早的情况下，这样的适用路径本身是没有问题的，因为知识产权作为一种私权，应该受到民法基本原则的约束，并且许可双方作为平等的民事主体，在商业谈判中应该遵循诚实信用原则，积极进行诚信谈判。但公平正义的理念不应只考虑双方在诉讼前商业谈判中的过错，还应将公共利益、利益平衡等原则考虑其中。

美国的“eBay四要素检验法”将“颁发禁令不会损害公共利益”作为禁令颁发的构成要件之一。德国则将反垄断抗辩纳入禁令诉讼，对于构成滥用市场支配地位的标准必要专利权人，不得赋予其禁令救济的权利，而垄断行为本身就是严重损害社会公共利益的一种表现。无论是美国的“eBay四要素检验法”还是德国法院的判断标准，虽然不同法域在具体规则适用上有一定差异，但两者在本质上是一致的，都追求当事人双方的利益平衡，同时警惕对公共利益的损害。此外，SEP禁令救济问题实质上是双方利益平衡问题，在颁发禁令时应从利益平衡的角度去评估双方的行为，否则，一旦禁令救济规则对其中任何一方有所侧重，都会导致双方地位的失衡，从而产生“劫持”问题。

4.2.3 对SEP权利人和潜在实施者双方过错判断因素应同时考虑侵权诉讼中的行为

我国北京高院的指南和广东高院的工作指引都对SEP权利人和潜在实施者双方的过错进行了细化，均列举了一些因素，但还不够完善。两院都只考虑到了双方在诉前商业谈判中的过错，忽略了侵权诉讼中双方的态度。因此，在考虑被诉侵权人诉前是否有过错（即是否是有意愿进行许可谈判的潜在被许可人）时，应一并考虑被告在起诉后的行为，以便确认其不是从一开始就完全拒绝接受许可，如果是原告起诉后才首次假装愿意接受许可的，表明其诉前无意愿接受许可。例如，如果在侵权事实已明确成立的前提下，专利权人无正当理由拒绝法院进行调解，可以认为专利权人存在拖延谈判的过错。而如果双方已经同意由法院针对许可协议进行调解，但在调解过程中，专利权人没有根据法院的要求及时提供标准必要专利的报价等等，可以认为专利权人存在拖延谈判的过错。另一方面，如果在侵权事实已明确成立的前提下，实施者无正当理由拒绝法院进行调解，可以认为实施者存在拖延谈判的过错。

4.2.4 判断SEP权利人和潜在实施者的过错时应更加灵活，不应过于机械

北京和广东高院都对许可双方存在过错的行为进行了细化，但在具体化的同时要警惕过于机械，应该以利益平衡为原则灵活评估双方过错。例如，在起诉前，为了防止对实施者造成巨大谈判压力，权利人应先向实施者指出其可能存在的侵权行为并说明专利侵权详情。此侵权通知需要达到实施者明确其侵权与否的目的，而仅仅提示侵权是不够的，相反，涉嫌侵权人必须能够通过该提示自行审查权利保护的情况，如权利人需要说明涉争产品的哪部分侵权，为何侵权，落入了哪一项权利要求等，使得涉嫌侵权人能够知悉具体侵权情况并可以据此做出判断；对于专利权人是否需要在发出侵权或谈判通知时出具侵权对比表，要考虑被诉侵权人是否已经足以判断侵权情况，而不应将出具侵权对比表作为硬性条件。此外，当被诉侵权人没有在合理期限内进行答复或进行反要约时，要同时考虑在这之前SEP权利人是否提出了具体的许可条件。因为SEP权利人之前的行为决定了被诉侵权人能否积极应答，若权利人没有提出具体且相对合理的许可费等条件，被诉侵权人也无法根据该条件进行反要约，这也恰恰说明了权利人存在在先过错，因此在适用过错判断时不应机械，应重点考察双方的行为义务。总而言之，应结合整个谈判过程以及公平正义的理念灵活判断。

注释：

①See Apple,Inc.v.Motorola,Inc.,869 F.Supp.2d 901(N.D.Ill.2012).

②See Microsoft Corp.v.Motorola,Inc.,854 F.Supp.2d 993 (W.D.Wash.2012).

③See POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS,at https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download (Last visited on June 24,2020).

④See POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS1,at https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download (Last visited on June 24,2020).

⑤See Judgement in Huawei v ZTE,Case No:C-170/13(CJEU,2015).

⑥参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）。

⑦参见（2017）京民终454号。

⑧参见（2016）粤03民初816、840号。