芯碁微电子装备专利侵权案解析

■文/刘奇 李新（中国电子信息产业发展研究院）

2021年3月24日，曾被称为“首家国产光刻机企业”的合肥芯碁微电子装备有限公司（以下简称芯碁公司）在科创板成功上市。虽经业内介绍芯碁公司生产的“ACURA280激光直接成像设备”属于“泛”半导体直写光刻设备，与ASML的光刻机不是同一种光刻机，但仍吸引了资本市场的眼光。芯碁公司的上市之路并不平坦，自2017年4月起多次被合肥芯硕半导体有限公司（以下简称芯硕公司）以专利侵权为由提起诉讼，案件历经两审，甚至已到最高人民法院再审。尽管芯碁公司均取得诉讼胜利，然而对于一家计划在科创板上市的企业而言，专利侵权诉讼缠身不仅会影响上市进度，还会使技术来源甚至销售产品遭受非议，有害无利。本文通过对该案进行分析，梳理企业在涉及人员流动时的诉讼要点，为其日常管理提出建议，同时，梳理了诉讼中举证责任的分配原则，供企业参考。

一、案例基本情况

据芯碁公司招股书披露，其核心成员（如董事长程卓、总经理方林）大多为芯硕公司原高管，因此双方发生诉讼后被业内称为“老东家状告单飞成员”。芯硕公司先于2017年4月和9月起诉方林、何少锋侵犯发明专利权，法院审理后认为若因职位行为存在侵权行为，应当由芯碁公司而非自然人何少锋等承担侵权责任，被告主体不适格；若因保密或竞业禁止发生的侵权行为，应经劳动争议或侵害商业秘密等诉讼解决，而非以专利权被侵犯为由提起诉讼，由此法院判决驳回原告诉讼请求。

2018年5月芯硕公司再次以专利侵权为由向芯碁公司提起诉讼，此次诉讼双方争议在于专利侵权、举证责任等问题。芯硕公司认为其拥有的综合式直写光刻方法等11项发明专利是生产直写光刻设备、激光成像设备所不可或缺的，被告芯碁公司未经许可实施、制造并销售了利用原告专利方法制造的产品，从中牟利，侵犯了原告的专利权。根据专利法规定，本案属于举证责任倒置的情形，即被告芯碁公司应当证明其销售及许诺销售的设备并未使用与原告涉案专利方法相同的制造方法。被告芯碁公司则辩称，在原告成立前，国内外有多家企业生产此类设备，因此原告所称其专利是生产直写光刻设备、激光成像设备所不可或缺并不符合实际情况。

一审法院经审理认为：虽然原告芯硕公司主张涉案11项专利为方法发明专利，并称被告芯碁公司应对其生产、销售、许诺销售的MLL系列、LDW-T系列、LDW-X6系列等产品提供制造方法不同于原告涉案专利方法的证明。但是，一方面，原告芯硕公司之主张能够获得支持，需以被告产品与按其专利制造所得相同为前提。但该前提并不存在。以一件专利为例：芯硕公司专利作为一种产品制造加工方法，被用于制造加工半导体器件、集成电路等的基片。而芯碁公司产品属于无掩膜直写光刻设备，属于用于制造加工IC芯片的设备，而非IC芯片类产品。所以最多是芯碁公司产品可能使用了专利限定方法，但其本身不属于使用专利方法而制造出来的产品。另一方面，原告芯硕公司专利于2009年才提出申请，彼时带有大量IC芯片的现代信息设备早已普及，很难相信只要是光刻设备，就必然使用了原告专利限定的方法而制造加工芯片。另外，本案对被告不适用举证责任倒置规则，且由于原告未提供被告产品作为证据，应当承担举证不能的后果，故判决驳回原告诉讼请求。

原告芯硕公司不服一审判决，上诉至二审法院。二审法院认同一审法院审查依据和结果，驳回芯硕公司上诉请求，维持原判。芯硕公司曾向最高人民法院申请再审，后撤回再审申请。

二、案例解析

该案例主要涉及两个问题：一是如果核心员工携技术信息跳槽至新单位，“老东家”应起诉该员工还是新单位。二是一旦涉及专利侵权诉讼，举证责任何种情况下由原告承担，何种情况下由被告承担。下面就这两个问题进行具体阐述。

（一）是否有证据证明离职员工参与了新单位的生产活动，决定了“老东家”的起诉对象和起诉案由

芯硕公司认为何少锋离职后任芯碁公司总工程师，利用已掌握的芯硕的技术和商业秘密帮助芯碁公司生产有关“激光直接成像LDI设备”等获利，因而起诉何少锋专利侵权,但最终败诉，其原因在于芯硕公司举证不充分，并未能正确区分起诉对象和起诉案由。

首先，芯硕公司存在举证不充分的情形。芯硕公司不能提供直接证据证明何少锋参与了新单位芯碁公司的生产活动，仅从其任芯碁公司总工程师之职责而推定侵权，显然举证不充分。在专利侵权诉讼中，原告应尽可能证明被控侵权内容与涉案专利所保护内容相同或相同的可能性较大，如尽到合理努力后仍不能举证，那么可向法院申请适用其他举证规则。

其次，芯硕公司起诉对象错误。假设芯硕公司完成了初步举证责任，即证明何少锋确因工作职责而参与生产经营导致侵权，那么何少锋的行为也应属职务行为，芯硕公司起诉的被告主体应为芯碁公司，而非自然人何少锋。

再次，芯硕公司起诉案由错误。如果芯硕公司与何少锋存在保密义务的争议，那么芯硕公司应提起劳动争议之诉。如果芯硕公司与何少锋存在商业秘密的争议，那么应提起商业秘密之诉。但无论哪种情况，都不应以何少锋侵权专利权为由而起诉。

（二）被控侵权行为是否属于“新产品制造方法”，决定了专利诉讼中的举证责任分配

民事诉讼举证以“谁主张谁举证”为基本原则，以举证责任倒置为例外原则。专利纠纷中的举证责任倒置规定于《专利法》第六十一条：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

如果芯硕公司要求适用举证责任倒置规则，那么应证明涉案专利为新产品制造方法。新产品的认定规则为，该产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知。更具体的可参照北京高级人民法院在《专利侵权判定指南》中的规定：在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。该案例中，因芯硕公司不能证明涉案专利属新产品，故举证责任并未转嫁至被告芯碁公司。

因此，专利诉讼中，只有原告能够证明自己的产品属于新产品，才可以将举证责任转至被告。如果不属于新产品的专利纠纷，原告应当证明被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品，或被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大。只有当原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力后，法院才可要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。

三、思考与启示

企业之间的人员流动实属正常，但核心人员的离职及去向很可能会造成企业甚至行业震荡，尤其当核心人员携带着大量不为公众所知悉的信息离开时，可能给“老东家”造成严重损失。为避免因人员流动而遭受损失，企业在日常管理时有应有所侧重；一旦涉诉，企业的权利基础决定了举证责任的分配。

（一）核心人员在职时和离职后，企业风险管控侧重点应有所不同

人员在职时，企业应与对应人员签订专门的保密或竞业禁止条款。两者有所区别，互为补充：保密约定侧重于不能说，竞业禁止约定则侧重于不能做；保密所约定的义务可以无限期存在，但竞业禁止期限却最长不能超过二年；保密约定可以是无偿的，但竞业禁止欲生效必须以员工获得补偿为前提，不给予竞业禁止补偿的约定当然无效。人员离职后，企业应密切关注新单位动向，必要时视情节提起对应诉讼。如果离职员工疑似违反保密或竞业禁止条款的约定，应以劳动争议作为解决方式，起诉对象对离职员工个人；如果新单位在离职员工入职后，公布了带有原技术痕迹的专利或产品，那么可选择以侵犯商业秘密中的技术秘密为由起诉离职员工和新单位；如果不能获得带有新单位技术信息的载体，那么可观察是否有下游客户流失等情况，对应的诉讼案由为侵犯商业秘密中的经营信息，起诉对象可以同时包括离职员工和新单位。

（二）知识产权诉讼中的举证责任主要由基础的权利内容决定