标准涉及专利的处置规则分析

张哲

摘 要：标准实施阶段，一些专利许可及收费的关键控制点主要在于标准制定时期可能纳入技术标准的一些专利和专利要求的披露、评估以及确认。也就是说，专利定义、认定对技术标准确定及落实影响重大。目前，我国一些专利研究的处置还存在一些问题。人们应考察现有国际通用必要专利的定义和认定，分析必要专利及其权利要求，阐述专利判定要素中的技术、商业因素选取及所造成的影响。总体来说，标准涉及专利的处置要符合国家标准涉及专利的处置规则要求。

关键词：标准;技术;必要专利;标准组织;规则

中图分类号：G306文献标识码：A文章编号：1003-5168（2021）03-0140-03

Analysis of Disposal Rules for Standards Related to Patents

ZHANG Zhe

（Xi'an Research Institute of China Coal Technology and Industry Group Co.， Ltd.，Xi'an Shaanxi 710077）

Abstract： In the implementation stage of standards， the key control points of some patent licensing and charging mainly lie in the disclosure， evaluation and confirmation of some patents and patent requirements that may be included in the technical standards during the standard formulation period. In other words， the definition and identification of patent have a great impact on the determination and implementation of technical standards. At present， there are still some problems in the disposal of some patent research in China. People should examine the definition and determination of the existing international general essential patents， analyze essential patents and their claims， and elaborate on the selection of technical and commercial factors in the patent judgment elements and their impact. In general， the disposal of patents involved in standards must comply with the requirements of the national standards for disposal of patents.

Keywords： standards;technology;essential patents;standards organization;rules

近年來，技术标准知识产权层面有着众多课题研究，其已经逐步细化到标准中的必要专利及评估。整体而言，专利界定方面研究不足，例如，对必要专利缺乏足够的重视，并且其和必要专利权利要求在概念和适用性上没有准确区分，泛化判定以及技术、商业等因素选取方面存在误读[1]。此外，针对专利相关问题，《标准涉及专利的处置规则——〈国家标准涉及专利的管理规定（暂行）〉和相关标准实施指南》（以下简称《处置规则》）的出台给出了明确规范。下面就对《处置规则》中的相关定义及认定依据进一步分析。

1 必要专利及必要专利权利要求

必要专利及必要专利权利要求的定义必须严谨，定义要保证人们可以清楚地了解二者的区别，避免出现概念混淆而导致混乱，避免标准制定及实施中对知识产权的运行无从下手。

大多数专利都有多项权利要求，众多权利在不同的标准下有着不同程度的必要性。专利信息披露和公布规则的基础在于必要专利[2]。设置的专利许可承诺条款应围绕必要专利权利的要求，而不是整个专利。

1.1 必要专利

国际上，一系列组织章程、专利政策基本都涉及必要专利，但一些组织认为不需要对标准所涉及专利、专利权利要求的必要性判断[3]。国际标准化组织认为，必要专利的定义标准是获取部分或者全部的授权。

目前，关于必要专利，人们大都主张在标准制定过程中尽早披露，以提高标准制定效率，避免出现潜在专利问题。但是，也有学者指出，国际标准化组织在标准制定过程中不应判断专利的必要性和相关性，以避免出现纠纷。制定具体标准时，技术部门需要分析提交的专利内容，但并不分析专利必要性、权利范围、有效性和许可条款等[4]。虽然《共同专利政策实施准则》多次出现必要专利、必要专利权利的要求，但是并没有深入定义或阐述。再如，AHSI的专利政策规定，标准内使用的专利即为必要专利，同时，学会本身并不关心专利是否是标准执行，对专利本身的法律有效性并不进行调查[5]。

除此之外，众多组织对必要专利持反对态度，这些组织对必要专利权都有着不同阐述。例如，《美国电气与电子工程师协会章程》指出，必要专利是通过IEEE标准的在技术和商业上都无法被取代的方案，具有非侵权的性质。

对于必要专利权利而言，其不包括符合上述规定的额外权利要求，若同一专利存在必要权利和此类权利的融合，则也并不包含在内[6]。美国电气与电子工程师协会的一些文件就应用了此类对必要专利权利的定义，例如，《必要专利权利要求承诺书》《PWG必要专利权利要求承诺书》等都延续了上述定义。

1.2 必要专利定义

在《处置规则》中，必要专利可以理解为不能以其他商业方式有可行、不侵权的实施方式，避免该专利内容中部分专利被侵犯的专利[7]。也就是说，必要专利不能避免该专利某权利要求被侵犯，这里的“某权利”可理解为必要专利权利要求。上面说过，专利往往并不单单只有一项权利要求，在某特定标准下，一些权利具有必要性，但并不是所有权利都具有必要性，还有一部分不具备。必要专利和必要专利要求对应相应的标准化阶段。因此，如果一项专利有多种权利要求，就要对必要专利要求和必要专利做出清楚、准确的区分。人们可以将必要专利的定义进一步拓展，将其定义为一项可能包含专利权利要求的专利。而有关必要专利要求的解释则往往是在特定技术背景下针对某项标准的，避免专利要求被侵犯。

在专利标准制定过程中，有关人员对专利的纳入标缺乏必要认知，对专利中的部分或者全部权利能否被纳入存在疑问。此时，相关人员有权利和义务向专利的持有人进行权利的披露。披露主要是对必要专利而言，许可条款仅是标准文本最终确定的专利权利要求。因此，《处置规则》最终的必要专利定义为可能包含一项专利权利的要求，但是执行时，基于现有技术和工艺，目前依然不能避免被侵权的专利权利要求[8-9]。专利一般含有多项权利要求，部分权利要求被标准制定方认定是必要的，部分要求被认定是非必要的。若标准提案被讨论，标准制定方会鼓励披露一项以上可能列入标准文本的权利要求的专利。

2 必要专利的认定标准

必要专利的认定标准围绕技术因素和商业因素展开[10-12]，目前，我国对必要专利的认定标准可以分为两种：一是技术因素、法律因素、商业因素;二是有效性、必要性和时间性。

法律因素判断涉及专利地域性、有效期以及是否存在专利侵权，因此法律因素可应用到各个专利认定中。其在专利认定过程中并不是独有的标准，如果在必要专利特定因素考察中将法律因素作为一种特定因素，就必然会削弱其对技术因素及商业因素的分析。

2.1 国际上的必要专利认定标准

从国际层面来看，一项技术标准实施过程中，某个组织或者个人对其有不可回避的权利，即可被认定为必要权利。其必要性突出，但是未进一步说明是技术上还是商业上无法回避。国际上多以技术因素加以判断。例如，欧洲电信标准化协会（ETSI）认为，知识产权的必要性需要考虑技术方面的因素。部分国际组织将技术因素和商业因素都作为判断专利的必要因素。例如，IEEE-SA要求专利权利需要在商业和技术上都具有无可替代的非侵权方案。

必要专利认定方面，无论是否考虑商业因素，都应先判断技术因素[13-15]。也就是说，从技术标准角度而言，必要专利有着底层技术构建的特点。例如，电信方面的必要专利就需要有技术标准作为框架技术，而从互联网层次而言，一些必要专利有标准的技术构成。人们要判断技术因素的影响和构成，同时记录专利要求中的技术特征，对专利说明书的技术方案和技术标准中的要素进行分析比较。必要专利权利要求提供实现对应技术指标的科学方案，记载解决技术难题的相关技术特征。

2.2 对《处置规则》中必要专利认定标准的分析

人们要从技术和商业角度入手，分析《处置规则》中的必要专利认定标准，使其需要满足技术要求且商业可行。目前，商业上可行的表达方式和定义并不明确，其对判断方未加以明确规定，因此有删除必要。同样，专利权利要求的相关判断需要在一种比较合理的技术条件下进行。有专家认为，《处置规则》对专利权利要求的定义可能扩大可侵权范围，包含标准外技术方案和标准被批准后问世的技术。

必要专利及必要专利权利要求在判断过程中同样需要遵循多种因素，应先考虑技术因素，若只是增加商业因素判断，必然会扩大必要专利、必要专利权利要求范畴。由于技术执行成本、技术落实对环境的要求以及其他商业因素，一些可替代的技术可能在落实过程中执行受限，这就会导致必要专利、必要专利权利成本在某项标准的实施上不能做到回避。增加商业因素判断，其实对专利权人更有利。此外，对商业上可行的判断具有一定模糊性，实践中若增加商业因素，必然增加标准制定方工作量，因此，现阶段，我国标准化工作的重心应该集中在将单一的技术因素作为对必要专利、必要专利权利的判断依据。

3 结语

本文分析了标准涉及专利的相关处置规则，以便专业人士进一步了解专利政策。人们要掌握标准涉及专利的相关处置规则，在实践中避免出现歧视或者对其他权利的滥用。在专利池内部，其他成员需要有脱离专利池和单独许可的权利，但是这就导致专利池中必要专利比使用人员多时，一些专利许可人或者是专利持有者往往会单独繞过专利池的单独许可，在对时间节点进行判断和选择时，其就会影响专利许可池制度设计和最终标准制定方的工作流程，因此《处置规则》内不需要明确具体的判断时间点位。《处置规则》细化了我国标准涉及专利的处置规范，同时和国际标准化组织的一些专利政策相互协调，并参考发达国家的专利处理方式，理念和核心原则保持一致，个性方面也考虑我国国情，兼顾我国国家标准体系的特殊性，因此具有良好的可行性。

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