化学领域专利申请常见问题及应对策略

吕倩茹

摘 要：本文对化学领域专利申请撰写及修改时的常见问题进行了梳理并提出了应对策略。

关键词：化学领域;专利申请;马库什权利要求

与机械领域相比，化学领域专利具有申请数量低、授权率不高的特点，因此有必要提升化学领域专利申请的质量。在撰写化学领域专利时，既要考虑权利要求的新颖性、创造性，又要考虑无效诉讼阶段专利权稳定性。[1-2]

马库什权利要求产生的初衷是解决化学领域中多个不同种类的取代基没法用同一个上位概念进行概括的问题。如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，这些可选择要素（即马库什要素）构成马库什权利要求。马库什权利要求应视为多个马库什要素的集合，而不是多个化合物的集合。马库什型化合物可视为用通式表示的一类化合物，这类化合物具有共同的性能、作用，且这些化合物具有共同的母核结构以及至少一个变量。马库什型化合物中可以存在一个变量，也可以存在多个变量，针对不同的情况，马库什型化合物在实质审查阶段和无效诉讼阶段的修改原则也会有一定差异。

马库什型化合物中存在多个变量时，在实质审查阶段，对权利要求书中马库什型化合物的修改方式可以包括：删除含有马库什型化合物的权利要求;将马库什型化合物其中一个或多个变量的范围修改为说明书中明确记载的范围;删除马库什型化合物其中一个或多个变量中的一个或多个取代基选项，但不能使修改后的马库什型化合物相当于数个具体化合物且这些具体化合物中含有未记载在原说明书和权利要求书中的化合物。在无效诉讼阶段，对权利要求书中马库什型化合物的修改方式可以为删除含有马库什型化合物的权利要求，但不允许将马库什型化合物中一个或多个变量的范围修改为说明书中明确记载的范围，也不允许删除马库什型化合物中一个或多个变量中的一个或多个取代基选项。因为马库什权利要求是多个马库什要素的集合，而不能视为并列技术方案的集合，马库什型化合物中存在多个变量时，其中一个变量的不同取代基的选择方案不属于并列技术方案，不能在无效诉讼阶段进行删除。

马库什型化合物中仅有一个变量存在时，无效诉讼阶段不允许将马库什型化合物的变量的范围修改为说明书中明确记载的范围，但是实质审查阶段和无效诉讼阶段都可以删除含有马库什型化合物的权利要求或删除马库什型化合物该变量中的一个或多个取代基选项。因为当马库什型化合物中仅有一个变量存在时，该变量中不同取代基的选择方案可以视为并列技术方案，无论是在实质审查阶段还是在无效诉讼阶段，删除并列技术方案都不会导致权利要求的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围。[3-4]

以上梳理了马库什型化合物权利要求修改基本原则，由此撰写专利申请时，应当注意以下几个方面。

（1）说明书和权利要求书应当设置合适的优选范围

当马库什型化合物中存在多个变量时，对马库什型化合物的修改在实质审查阶段和无效诉讼阶段采用的标准并不一致，这就要求申请人在撰写说明书和权利要求书时尽量预留出多种方案，下面将举例来说明。

权利要求1要求保护一种马库什型化合物X—R1R2R3;R1选自a1、b1、c1、d1;R2选自a2、b2、c2、d2;R3选自a3、b3、c3、d3。X—R1R2R3代表了一类具有多个变量、每个变量又有多个取代基选项的典型马库什型化合物。

申请人在撰写说明书时，建议将变量R1、R2、R3的优选方案进一步单独列出。例如，“在一些优选实施方式中，R1选自a1、b1。”，“在一些优选实施方式中，R2选自a2、b2。”，“在一些优选实施方式中，R3选自a3、b3。”。在实质审查阶段，当对比文件公开了一种具体化合物，例如X—c1c2c3时，其会破坏权利要求1的新颖性，申请人需要对权利要求1进行修改。此时申请人可有两种修改方式，一种修改方式是删除变量R1中的选项c1，删除变量R2中的选项c2，删除变量R3中的选项c3;另一种修改方式是根据说明书的记载对变量R1、R2、R3的范围进行修改，由此，修改后的权利要求1可以为“R1选自a1、b1;R2选自a2、b2;R3选自a3、b3”。这两种修改方式均是被允许的。

但是上述两种修改方式在无效诉讼阶段均不被允许，在无效诉讼阶段当马库什型化合物中存在多个变量时，既不允许删除马库什型化合物其中一个或多个变量中的一个或多个取代基选项，也不允许将说明书中记载的内容增加至权利要求中。因此，为了进一步确保申请人取得的专利权的稳定性，申请人还应当在权利要求书中设置合适的从属权利要求，为可能面临无效诉讼时的修改保留一定余地。

例如，申请人可以将权利要求2的附加技术特征限定为：

“R1选自a1、b1;和/或

R2选自a2、b2;和/或

R3选自a3、b3。”

由此，在无效诉讼阶段面临上述同样的情况时，申请人可以将权利要求2中的附加技术特征合并至权利要求1中。

（2）权利要求得到得到说明书支持

在实质审查阶段和无效诉讼阶段还经常面临权利要求得不到说明书支持的问题。例如，权利要求1要求保护一种马库什型化合物X—R4，R4选自C2-C4烯烃基、C2-C4炔烃基、C1-C3烷氧基中的一种。在说明书的具体实施方式中，仅有R4为烯烃基的实施例，没有R4为炔烃基和烷氧基的实施例，在实质审查阶段经常被审查员指出权利要求概括了一个不合理的范围、得不到说明书的支持。因此，申请人在撰写关于马库什型化合物的说明书时，可以在具体实施方式中给出R4分別为烯烃基、炔烃基、烷氧基的示例，或者在说明书中明确记载马库什型化合物的具体化合物可以是X—乙烯基、X—乙炔基、X—甲氧基。

以上是马库什型化合物仅有一个变量的情形，当马库什型化合物具有多个变量且每个变量又有多个取代基时，申请人在撰写说明书时，可以将每个变量下的多个取代基进一步分类，分类后根据不同取代基尽量给出具体化合物或实施例。例如“R4选自烯烃基、炔烃基、烷烃基、烷氧基、卤素、芳烃基中的一种”，申请人可以将R4可选择取代基分成四大类，烯烃基和炔烃基因具有类似性质可以视为一类，同理烷烃基和烷氧基也可以视为一类，由此申请人在撰写说明书时，可以至少给出R4为任一烯烃基或炔烃基、为任一烷烃基或烷氧基、为任一卤素、为任一芳烃基的具体化合物。其余变量可以进行类似处理。

本文以专利权授予和专利修改需要注意的事项为切入点，对化学领域专利申请撰写及修改时的常见问题进行了分析，有助于提升化学领域专利申请的质量。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M]. 北京： 知识产权出版社.

[2]尹新天. 中国专利法详解[M]. 北京： 知识产权出版社.

[3]姜晖. 专利申请代理实务——化学分册2013[M]. 北京： 知识产权出版社.

[4]李晓蕾. 如何理解马库什权利要求的范围[J]. 电子知识产权， 2017， （5）：36-44.