专利审查提质增效之“证据先行”

范雪兰

摘 要：近两年来，“提质增效”这四个字对每个专利审查员来说都是如雷贯耳的，在审查实践中，如何提高通知书的质量和效能，是永恒话题。本文从两个案例出发，比较了不同做法的审查效能，讨论了在审查实践中“证据先行”的重要性，同时对假定评述的做法提供一些建议。

关键词：提质增效;证据先行;假定评述

中图分类号：D9     文献标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2020.33.060

0 引言

一件发明申请，包括权利要求书、说明书、说明书附图、摘要附图和摘要，一项专利权的保护范围是以权利要求限定的内容为准的，审查实践中通常是针对权利要求的内容进行评述。在专利申请之初，申请人为了获得比较大的授权范围，往往并不会将发明点相关内容限定在权利要求中，专利法规定，申请人可以依据说明书的内容进行修改，当通知书仅针对权利要求进行评述的情况下，往往导致审查程序的延长。以下通过两个案例的比较，讨论在实质审查中合理预判申请人的修改方式，在一通中做到全面检索，做到“证据先行”的必要性。

1 案例介绍

案例1 申请号2016105352839，该案涉及一种智能乳腺及胎心检测系统，其发明点在于提供一种可以切换进行胎心检测和乳腺检测的超声波检测系统。由于胎心检测和乳腺检测使用所使用的超声波频率不同，需要相应的驱动电路产生不同频率的超声波。

其原始权利要求1如下：

一种智能乳腺及胎心检测系统，其特征在于包括：

超声振元单元，用于提供不同频率的超声波;

驱动电路，用于触发超声振元单元;

胎心回波接收器，用于接收带有胎心信息的超声波的胎心接收单元，并将相应的超声波信号转变为胎心电流信号;

乳腺回波接收器，用于接收带有乳腺信息的超声波的乳腺接收单元，并将相应的超声波信号转变为乳腺电流信号;

胎心信号处理电路，用于对胎心电流信号进行处理;

乳腺信号处理电路，用于对乳腺电路信号进行处理。

原始的权利要求1范围较大，而说明书中记载了两种产生超声波频率的具体电路结构，可参见图1。

审查员在一通和二通中根据权利要求的内容评述了权利要求的创造性。在二通后，申请人将说明书中关于产生胎心检测和乳腺检测的两种超声波产生电路具体结构加入说明书中。此时，审查员进行了补充检索，在三通中新引入了两篇对比文件公开电路结构，三通后申请人未修改，审查员作出驳回决定。

案例2 申请号201610752620X，该案涉及一种基于声音传感器的肠电图检测系统，其发明点在于使用声音传感器置于腹腔表面，可以精确地听诊出肠鸣音， 通过中央处理器进行分析，能够准确的定位声音异常的位置，而且可在显示器上实时显示出来，为医生诊断肠道疾病提供便利。

其原始权利要求1如下：

一种基于声音传感器的肠电图检测系统，其特征是，放置于腹腔表面的若干声音传感器，所述声音传感器均通过无线网络与中央处理器连接，所述中央处理器与显示器相连;所述声音传感器用于采集肠道声音信号;所述中央处理器用于处理肠道声音信号，并定位声源;所述显示器用于显示肠鸣音数据和声源位置。

除权利要求限定的上述内容以外，说明书还使用大量篇幅记载了关于传感器故障诊断相关的内容，包括诊断模块的具体组成，以及信号滤波，特征处理等方法步骤，具体组成模块可参见图2。

审查员在一通中使用对比文件1评述了权利要求1-3的创造性，同时，使用对比文件2针对说明书中关于传感器故障诊断的内容进行了评述，指出假定申请人将这些内容加入权利要求也不具备创造性。申请人在答复一通时，将关于传感器故障诊断相关的内容加入权利要求1中，审查员使用对比文件1和对比文件2评述了全部权利要求的创造性，二通后申请人未修改，审查员作出驳回决定。

2 案例启示

由以上两个典型的案例，在案例1中，说明书中记载了关于产生两种超声波的电路结构，且该些内容是与发明点密切相关的。审查员在一通仅针对权利要求的内容进行了检索，在三通后增加证据，导致周期较长。如果审查员在一通评述权利要求特征的同时，可以针对电路结构部分进行检索，并提前提供相应的证据给申请人，可以有效缩短审查周期。在案例2中，审查员对申请人的修改方式进行了合理预期，针对说明书的内容进行了检索，并提供了相应的证据，实现了与申请人的有效沟通，提高了审查效率，该方式值得审查员在审查实践中借鉴。

在审查任务繁重的当下，无法要求审查员针对每件案件都作出全方位无死角的检索和评述，然而，审查员在一通检索过程中应当尽可能的从说明书内容出发，证据囊括说明书的主要内容，尤其是与发明点密切相关的部分。在无法检索到与说明书内容契合的对比文件的情况下，再对权利要求进行合理解读，检索相应的对比文件。

3 假定评述的其他建议

上述案例2中，审查员的做法是一种假定评述的方式，假定申请人进行某种修改，并对相应的方案创造性进行评述。实质审查中，还存在其他一些情况需要进行假定评述。

3.1 权利要求保护范围不清楚

专利法第26条第4款规定：权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要的限定要求专利保护的范围。这是针对权利要求的形式上的要求，“以三性评判为主线”的审查标准下，通常首先考慮的实质缺陷，当权利要求存在简单的形式问题，保护范围可以理解的情况下可以直接评述。而当权利要求的保护范围存在实质上的不清楚，需要借助说明书的内容进行进一步修改澄清的情况下，通常会进行假定评述。这个时候需要考虑的是假定的修改内容，如果根据申请文件的内容无法预期申请人的修改方式，则无法假定评述。

3.2 修改超范围

专利法第33条规定：对发明和使用新型专利法申请文件的修改不得超出说明书和权利要求记载的范围。针对一些明显的超范围，例如增加了说明书中未记载的特征，审查员可以通过假定删除相关内容的情况进行评述。同样，针对复杂的超范围情况，审查员无法做到对权利要求的修改预期，则假定评述很可能也无从下手。

笔者认为，虽然通常假定评述会对权利要求的特征进行详细对应评述，在实际操作中，当细节特征的修改较难预期的情况下，也无需考虑细节，不必拘泥于形式，可以通过提醒、交流讨论等方式对发明主体部分进行简要评述，最重要的是将与发明点密切相关的证据以及审查员的观点提供给申请人，起到有效沟通的作用。

4 结语

在“提质增效”的大形势下，平衡好通知书的发出速度和通知书的有效性，是审查员一直在追求的一件事情。笔者认为，在审查实践中，增强证据意识，一通进行全面检索，做到“证据先行”，可以有效提高审查效能，缩短审查周期。

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