比较法视域下我国专利侵权惩罚性赔偿制度的合理构建——基于专利法第四次修改相关条款的分析

任文华，陈全波

(贵州商学院商法研究所，贵州贵阳550014)

建立惩罚性赔偿制度以规制专利法领域的失信行为已成为立法者的共识，但是惩罚性制度构建不当的风险不容小觑。依据“填平原则”，专利权作为私权，传统的侵权损害救济方式具有补偿、填平损害的功能，而侵权人负担的赔偿范围，则应以弥补受害人所受之损失为上限。然而，由于专利成果这种无形财产易受侵害性、侵权高发性等特征，补偿性赔偿的法律制度已明显不敷使用。有研究指出，在我国2008年至2011年的专利侵权纠纷中，“权利人经济损害赔求平均金额为 50.1万元，法院判赔的平均金额仅为15.9万元，法院对专利侵权的判赔支持度平均为36.80%”[1]。为了强化专利保护，《国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》明确提出要调整损害赔偿标准，探索实施惩罚性赔偿制度，因此专利法第四次修改拟建立的专利侵权惩罚性赔偿制度理所当然成为学界关注的热点。相关部门现已公布了专利法修改的四份草案，有效回应了全社会加强专利权保护的呼声，但是其拟建立的惩罚性赔偿制度是否合理、是否有改进空间是一个值得商榷的问题。

一、 专利法草案惩罚性赔偿条款

我国专利制度的法治实践一再证实，现行的补偿性赔偿制度不足以扭转当下专利侵权较为猖獗的势头。当前我国专利侵权形势严峻，尤其随着互联网技术和物流行业的迅猛发展，专利侵权产品的制造难度逐步降低，扩散速度不断提高，专利侵权形式较为严峻，“恶意侵权、群体侵权、重复侵权，已经成为部分地区市场的隐患和‘恶疾’”[2]。依照我国现行专利法的规定，侵权人承担的侵权赔偿金数额以专利权人的实际损失为上限，如难以查明实际损失的，人民法院可将侵权人承担的赔偿金数额提高至一百万元。对于侵权者而言，上述规定则意味着过失侵权与故意侵权、偶发侵权与反复侵权、个体侵权与群体侵权等不同行为承担的赔偿责任并无实质区别，专利侵权的范围愈广、程度愈深反而可能获得更大的经济利益，从而出现“越侵权、越获利”的恶性循环。原本遏制专利侵权行为的法律制度发生了“异化”，因此亟须区分专利侵权行为的性质、情节以及社会危害性等诸多因素，构建具有惩罚功能的专利侵权赔偿制度。与强调弥补专利权人实际损失的补偿性赔偿制度相比，惩罚性赔偿制度关注的是由专利侵权人承担超过专利权人实际损失之外的给付义务，因此“惩罚性赔偿通过对侵权行为的加重处罚，不仅可对侵权者形成威吓作用，还可对其他社会公众产生威慑，遏制侵权行为的发生”[3]。

自2012年1月国家知识产权局启动专利法第四次修改工作以来，立法者一直将建立惩罚性赔偿制度作为本次修改工作的重点。到目前为止，相关部门已向社会公布了四份草案，即2012年8月专利法草案征求意见稿(简称“2012年意见稿”)、2013年1月专利法送审稿(简称“2013年送审稿”)、2015年4月专利法草案征求意见稿(简称“2015年意见稿”)以及2015年12月专利法送审稿(简称“2015年送审稿”)，但是专利侵权惩罚性赔偿制度的相关内容一直处于变动之中。

表1 专利法四份草案中的惩罚性赔偿条款分析

续表

研读上述四份草案不难发现，除了在侵权人主观过错方面达成一致外，立法者对专利侵权惩罚性赔偿制度的适用、赔偿倍数以及计算基数等方面均存在较大分歧。其一，对于专利管理部门是否有权判定惩罚性赔偿金数额的问题，2012意见稿规定专利管理部门与人民法院均有权判定惩罚性赔偿金的数额，但2013年送审稿、2015年意见稿及2015年送审稿均将专利管理部门排除在外，规定只有人民法院才有权判定惩罚性赔偿金的数额。其二，对于赔偿金的惩罚倍数问题，2012意见稿规定“最高提高至三倍”，但2013年送审稿及2015年意见稿均规定 “提高至二到三倍”，而 2015年送审稿则将其表述为“一倍以上三倍以下”。其三，对于惩罚性赔偿金的计算基数问题，2012意见稿、2013送审稿以及2015意见稿的规定是一致的，依次为权利人实际损失——侵权人所得利益——专利许可使用费合理倍数——法定赔偿金，并且将权利人制止侵权行为的合理开支纳入赔偿性赔偿金的计算基数；但是2015年送审稿对惩罚性赔偿金的计算基数作了重大调整，计算基数依次为权利人实际损失——侵权人所得利益——专利许可费合理倍数，将法定赔偿金与权利人制止侵权行为的合理开支明确排除在外。

二、 专利侵权惩罚性赔偿制度的境外考察

境外相关协定和国家在制止专利领域的不法侵害方面积累了较为丰富的经验。为了探讨我国专利侵权惩罚性赔偿制度的构建，我们需要对相关的立法和司法实践作必要的梳理。

(一)《TRIPS协定》的相关规定

《TRIPS协定》没有对侵害知识产权承担惩罚性赔偿责任作出明确表述，但有法定赔偿与返还侵权利润并处的相关规定。《TRIPS协定》(2017年修正)第 45 条有两款，第一款规定：“对于故意或有充分理由应知道自己从事侵权活动的侵权人，司法机关有权责令侵权人向权利持有人支付足以补偿其因知识产权侵权所受损害的赔偿。”从该款的“支付足以弥补损失”及“赔偿”的表述即可认定该款规定的是补偿性赔偿制度，侵权人承担给付足以弥补权利人损失的损害赔偿金的责任正是补偿性赔偿制度的题中应有之意。该条第二款规定：“司法机关还有权责令侵权人向权利持有人支付有关费用，其中可包括有关的律师费用。在适当情况下，各成员可授权司法机关责令其退还利润和/或支付法定的赔偿，即使侵权人不是故意或没有充分理由知道自己从事侵权活动。”该款明确了权利人获得损害赔偿金的范围，包含制止侵权产生的合理开支，如律师费；值得注意的是，侵权人承担的返还因侵权获得利益和法定赔偿金双重责任的规定，明显超出了补偿性赔偿固有的弥补损失的功能而带有惩罚侵权人的色彩。此外，在适用双重责任规则时，对侵权人主观条件的要求较低，“侵权人不是故意或没有充分理由知道自己从事侵权活动”的规定意味着侵权人即使在过失情形下可能也要承担返还所获利益及法定赔偿金的双重责任。

综上，《TRIPS协定》不仅不排斥成员国通过国内立法建立专利侵权惩罚性赔偿制度，而且对专利侵权惩罚性赔偿制度的适用条件与计算基数等问题持宽容立场。《TRIPS协定》惩罚性赔偿制度的特点在于：其一，允许成员国的司法机关责令侵权人承担返还侵权获得的利益和支付法定赔偿金的双重责任；其二，侵权人承担双重责任的适用条件不限于故意侵权，对于过失侵权行为也同样适用；其三，明确规定了由侵权人承担权利人制止侵权的合理开支，譬如律师费。

(二)相关国家惩罚性制度的立法及司法实践

美国不仅将惩罚性赔偿制度作为侵权法的重要救济方式，并且将惩罚机制纳入专利侵权损害赔偿体系。依据《美国侵权行为法》第 908 条之规定，惩罚性损害赔偿是在补偿性与象征性赔偿外，用以惩罚行为人之恶性行为以及威吓该行为人与他人于未来再为相类似行为而所给予的赔偿金。在美国的知识产权法律体系中，对于侵权人承担的惩罚性赔偿金数额，专利法及商标法规定的是“三倍赔偿”责任，而商业秘密法规定的是“两倍赔偿”责任。美国专利法第284条规定了专利侵权救济的两种类型：其一是补偿性赔偿制度，侵权人承担的赔偿义务以专利权人因侵权实际所受损失为准，并要求不得少于“发明的合理许可使用费+利息+诉讼费用”之和，目的在于“足以补偿所受的侵害”；其二是惩罚性赔偿制度，该条明确规定“不论是由陪审团还是由法院确定损害赔偿金，法院都可以将损害赔偿金增加到原决定或估定的数额的三倍”。通过对判例的研究，不难发现美国法院适用专利侵权惩罚性赔偿制度的基本条件。一方面，1992年Read Corp.v.Portec，Inc.一案表明了法院对不法侵权人主观过错的标准，即“只有当侵权人的行为构成故意侵权(willfull infringement)，法院才可以提高赔偿数额”[4]，另一面，法院发现侵权人存在故意侵权行为并不是机械运用“三倍赔偿”的条款，其在判断是否提高赔偿及确定赔偿倍数时，要根据案件事实综合考虑侵权行为的恶劣程度、是否存在减轻责任的情节等相关因素。

美国专利侵权惩罚性赔偿制度的特点在于：其一，以补偿性赔偿金作为惩罚性赔偿金的计算基数，在确定足以补偿权利人损失的赔偿额度时考虑了利息和诉讼费的合理开支，确立了惩罚性赔偿制度对侵权行为的强大惩戒力和威慑力；其二，将惩罚性赔偿的倍数限制在三倍以内，限制了法官自由裁量权的肆意行使；其三，将惩罚性赔偿制度的适用严格限定为侵权人故意侵权，在确定赔偿倍数时考虑侵权人的主观恶意性及可减轻责任的因素，从而实现个案的公平正义。

英国的惩罚性赔偿制度虽然没有美国发达，但是对于恶意或严重侵害他人权利的，法律规定由侵权人承担额外的给付义务。英国 1623年制定的垄断法的初始条款规定，侵权人承担因侵权给专利权人造成损失的“三倍”赔偿义务，并给予专利权人诉讼费“两倍”的补偿。现行《英国版权、外观设计与专利法》(1988年制定、2010年修改)中的附加性损害赔偿制度具有惩罚性赔偿责任的性质，该法第229条要求法院在审理外观设计侵权案件中，要考虑侵权行为的恶意程度以及侵权人因侵权行为所获利益等因素，判令侵权人承担附加性损害赔偿金。这种附加损害赔偿制度与惩罚性赔偿制度非常类似：一方面，附加损害赔偿金是在补偿性赔偿金基础上增加的额外赔偿，能够警示与威慑不法侵害；另一方面，在适用附加损害赔偿金制度时，必须考虑侵权人的主观意图，这与惩罚性赔偿制度的适用是一致的。值得注意的是，英国法官在判定附加赔偿金的具体倍数时，有较大的自由裁量权，需要考虑侵权人是否是故意侵权、是否存在一次以上的侵权行为以及侵权行为持续的时间等相关因素，特别着重考虑侵权行为持续时间因素后综合判定。

作为典型的大陆法国家，德国基于公法和私法分立的立场，在损害赔偿问题上坚持“只能补偿损害，受害者不能从中获利”的原则。德国专利法规定，故意或过失侵权人对专利权人的损失承担赔偿责任，但是对于轻过失的，法院可在权利人损失与侵权人获利之间确定一个补偿数额。近年来，“对待惩罚性赔偿，德国的态度开始松动”[5]：在专利权领域，德国法院鼓励受害人要求更高额的损害赔偿金；在著作权领域，德国法院在一些判例中判令由侵权者承担版权许可费用“双倍”给付义务。总体而言，“越来越多的大陆法系国家开始注意到惩罚性赔偿制度对调整社会关系的重要作用，且一些大陆法系国家在侵权领域显示出隐秘接受惩罚性赔偿制度的实践”[6]。

三、 构建我国专利侵权惩罚性赔偿制度的建议

相关国家和地区专利侵权惩罚性赔偿制度的立法和司法实践是可供学习和借鉴的蓝本，对建立中国特色的专利侵权惩罚性赔偿制度具有重要启示。结合相关部门公布的四份修改草案，我国专利侵权惩罚性赔偿制度的构建应当注意以下三个方面：

(一)专利管理部门不宜直接判定惩罚性赔偿金数额，应当坚持人民法院判定惩罚性赔偿金数额的原则

专利行政管理机关是否有权决定惩罚性赔偿金数额，2012年意见稿与之后的三份草案存在着重大分歧。2012年意见稿将专利管理部门与人民法院并列，形成了司法受理和行政判定并行的格局，其后的三份草案则明确将专利管理部门排除在外。对于专利管理部门是否有权判定惩罚性赔偿金数额的问题，赞成的学者有之，反对的声音亦不容小觑。赞成的学者指出，2012年意见稿改变了现有法律行政决定——司法复审的格局，将建立一个专利审判司法体制与专利执法并行的中国式“双轨制”新格局，强调“当个人或组织以肆意、故意或放任的方式侵犯知识产权所有者权利而导致其遭受损失时，司法或行政机关判定侵权者需要承担超出实际损害之外的赔偿”[7]。反对的学者则指出，以行政权力保护专利权并非世界通行的惯例，对于适用惩罚性赔偿制度这样一个行政行为，如果当事人申请复议，“管理专利工作部门的本级人民政府能否履行行政复议之责尚不得而知”[8]。

我们认为，2012年意见稿赋予专利管理部门判定惩罚性赔偿金数额的职责既不符合国际惯例，又不利于节约社会资源，可能导致专利侵权纠纷的久拖不决。首先，如前文所述，对专利权进行行政保护并非国际惯例。《TRIPS协定》规定只有司法部门才有权要求侵权人返还侵权收益和承担法定赔偿金的双重责任；美国专利法规定法院可将损害赔偿金增加到原决定或估定的数额的三倍；而我国台湾地区专利法亦有法院可依侵害情节酌定损害额以上之赔偿的条款。其次，专利管理部门自身承担着专利的受理、审查等繁琐工作，是否仍有余力判定赔偿金数额，且依照何种程序进行等关键问题模糊不清。其三，侵权人如不服专利管理部门判定的惩罚性赔偿金数额，应当如何救济？如需启动司法程序，则立法者预想的缩短维权周期、降低维权成本以及减轻诉累的意图必然落空；如法院不能受理，则行政机关判定惩罚性赔偿金数额的公信力存疑。因此，在以上诸多实体及程序问题未彻底解决之前，宜将专利管理部门排除在外，应当坚持由人民法院判定惩罚性赔偿金数额的原则。

(二)从“最高提高至三倍”到“一倍以上至三倍以下”的表述消除了对倍数因素的误解，有利于规范法官的自由裁量权

倍数问题是影响专利侵权惩罚性赔偿制度运行效果的重要因素。就惩罚倍数而言，除了“最高提高至三倍”以及“一倍以上至三倍以下”的表述外，立法者还提出过“二至三倍”的意见。赞同后者的学者认为，惩罚性赔偿数额应当高于补偿性赔偿数额，“所以惩罚性赔偿数额不能仅是补偿性赔偿数额的一倍，而应当是二至三倍”[9]，建议人民法院对故意侵权的，按照补偿性赔偿数额的“二至三倍”确定惩罚性赔偿金的数额。

我们认为，2015年送审稿“一倍以上至三倍以下”的表述较为适宜，不仅利于消除对惩罚倍数的误解，而且利于法官行使自由裁量权。理由如下：其一，境外法律对惩罚倍数的表述并不完全一致，譬如美国专利法第284条的规定是增加到原数额的三倍，我国台湾地区专利法规定的是不得超过损害额的三倍，而英国法律甚至没有规定一个明确的倍数。因此，对惩罚倍数的表述并一定要拘泥于“最高三倍”的表述。其二，惩罚性赔偿金数额确实应高于补偿性赔偿金数额，但是否必须是后者的整倍？在司法实务中，人民法院结合具体案件判定侵权人承担的惩罚性赔偿金数额是补偿性赔偿金数额的1.5倍并无不妥。其三，从语义上讲，“一倍以上至三倍以下”的内涵小于“最高三倍”，这一表述限制了法官行使自由裁量权的幅度，可以避免因法官自由裁量权过大导致的司法裁判结果不一致。

(三)将“法定赔偿数额”与“制止侵权的合理支出”排除在惩罚性赔偿金的计算基数外，厘清了“补偿性”与“惩罚性”的界限，避免了对侵权人责任的不当加重

“惩罚性赔偿数额的确定是惩罚性赔偿的核心，其直接关乎该制度能否运行成功”[10]，而惩罚性赔偿金数额的确定与计算基数密切相关。前三稿均将“法定赔偿数额”与“制止侵权的合理支出”纳入了惩罚性赔偿金的计算基数，但是2015年送审稿则将“法定赔偿数额”排除在外，而且明确规定权利人制止侵权的合理开支也不得纳入计算基数。

我们认为，2015年送审稿将“法定赔偿数额”与“制止侵权的合理支出”排除在惩罚性赔偿计算基数外的观点，是对前三稿错误意见的修正。众所周知，专利侵权损害的法定赔偿制度与惩罚性赔偿制度不仅在理论基础、价值目标等方面存在着较大的差异，而且在实践过程中两者的适用也迥然不同。正如学者们指出的，在制止专利侵权行为过程中，“应当坚持损害填补的一般规则，惩罚性赔偿只是例外性的损害赔偿规则，其适用应当受到严格的限制”[11]。反之，如果坚持前三稿的错误观点，将“法定赔偿数额”等内容作为惩罚性赔偿的计算基数，将导致侵权人承担的赔偿数额明显偏高，“会形成重复评价同一侵权情节、规模等因素的后果，显然对侵权人并不公平”[12]。

结语

专利侵权惩罚性赔偿制度本质上属于“舶来品”，立法者在我国专利法第四次修改中赋予其制止、威慑不法侵害的制度功能。对专利侵权惩罚性赔偿制度的移植，不仅需要解决一个“学不学”的抉择问题，更需要解决一个“怎么学”的制度构建问题，具体而言要在制度移植的过程要重点解决好如何“中国化”的问题。建立专利侵权惩罚性赔偿制度能够警示、威慑不法侵权人，有效回应全社会要求加强专利权保护的呼声，但是制度的设计必须立足本土、精心建构。因此，建议立法者在吸收和借鉴境外立法与实践的基础上，坚持人民法院判定赔偿金数额，明确赔偿倍数，合理确定计算基数，构建具有中国特色的专利侵权惩罚性赔偿制度。