浅析我国企业预防海外专利纠纷的策略

文/柳 春（浙江湖州职业技术学院）

一、引言

近年来，越来越多国内企业把目光投向海外市场，纷纷到海外展会参展或向海外出口产品。然而，我国一些企业创新能力薄弱，未在目标市场国家或地区注册专利，又缺乏海外专利侵权风险意识，未取得“海外竞争对手或非专利实施实体”（以下统称为“海外竞争对手”）专利许可或未实施相关专利排查并规避设计，海外竞争对手为阻止我国企业进入市场、争夺或垄断市场、索取高额许可费或赔偿金，频频指控我国企业专利侵权。

二、海外专利纠纷严重影响我国企业开拓海外市场

1.海外专利纠纷延滞我国企业海外市场拓展进程

因涉嫌产品侵权，企业海外专利纠纷常常“吓退”客户和消费者，延滞企业拓展海外市场进程。Sisvel公司在德国柏林国际消费电子展（IFA）上指控海尔专利侵权，德国海关以“可能侵犯专利权”为由查抄海尔展位，海尔失去与客户合作机会，海外市场拓展受阻。小米被爱立信以侵犯专利权为由诉至印度德里高等法院，随后小米7 款机型在印度市场上被禁止销售，市场开拓受挫，市场份额下滑。莱伏顿公司起诉通领科技集团有限公司和美国经销商接地故障断路器（GFCI）产品专利侵权后，通领科技的订单迅速减少，销售额下降，市场拓展受到严重影响。

2.海外专利纠纷给我国企业造成严重经济损失

遭遇海外专利纠纷，企业产品会被扣押或没收；一旦被法院判侵权，企业不仅白白花费诉讼费用，而且产品被禁止进入海外市场和在海外销售，并要支付巨额赔偿金，经济损失严重。德国海关在IFA 上没收海尔电视机展品等，造成海尔展费及展品经济损失。在地板锁扣专利337 调查案中，我国地板企业不仅花费800 万美元律师费，而且美国国际贸易委员会下令禁止我国企业复合木地板（深圳燕加隆公司“一拍即合”锁扣地板除外）进入美国市场和在美国销售。在Unwired Planet International 起诉华为专利侵权一案中，英国英格兰- 威尔士高等法院判决禁止华为手机在英国市场上销售并支付290 万英镑赔偿。德国杜塞尔多夫地区法院就Sisvel 公司诉海尔侵犯专利案一审判决海尔停止销售涉案产品，提交账目并赔偿经济损失。在中兴与Maxell 专利纠纷案中，美国德克萨斯州特克萨卡纳地方法院裁决中兴赔偿4300 万美元。

应诉海外专利纠纷，即使胜诉，漫长诉讼也要耗费企业巨额资金。江苏申锡建筑机械有限公司应诉赛开利公司和达克泰集团外观设计侵权指控，历经近4 年胜诉，花费230多万美元诉讼费。通领科技应诉莱伏顿公司、帕西西姆公司发起的系列专利侵权诉讼，历时6 年胜诉，耗费1080 万美元诉讼费。江苏圣奥公司在应诉富莱克斯公司指控工艺侵权337 调查案中花费达2000 多万美元。为避免被海外专利纠纷拖累乃至拖垮，一些企业不得不支付巨额不公平许可费，或干脆不应诉，放弃海外市场。

此外，企业海外市场被撤展或败诉的负面声誉，严重损害企业海外市场形象，削弱海外市场拓展能力，潜在经济损失难以估量。

三、预防海外专利纠纷的策略建议

海外专利纠纷频频发生，给企业生产经营带来巨大商业压力与沉重经济负担，影响海外市场拓展。我国企业拓展海外市场时必须积极预防专利纠纷。

1.实施科技创新，提前在目标市场国家或地区注册专利

遭遇海外专利纠纷原因之一是企业缺乏海外专利。企业就创新成果在国内注册了专利，仅在我国受法律保护。创新成果要在海外市场受保护，就须向海外申请专利。否则，一旦研发设计成果被海外竞争对手使用或注册，将损害与阻碍海外市场拓展。截至2018 年底，华为在中国、美国及欧洲等国家和地区注册专利，PCT 国际专利申请量连续多年稳居全球前列，全球累计获得授权专利87805 件，其中中国以外国家授权专利44434 件；小米在全球范围内累计提交专利申请2.6 万余件，分布在中国、印度、美国和欧洲等国家和地区，拥有授权专利超1 万件，其中海外授权专利占比50%；海尔在全球累计申请专利4 万余件，拥有海外发明专利1 万余件，覆盖25 个国家。依靠海外专利优势，华为、海尔、小米等不仅成功开拓海外市场，而且避免了大量的海外专利纠纷。他山之石，可以攻玉。我国企业应重视技术创新与研发，做到“产品未动，专利先行”，无论是否已在我国注册专利，在开拓海外市场前需在目标市场国家或地区注册专利。

为缩短研发创新时间、节约研发成本，避免重复研发及专利纠纷，研发设计前应检索分析海外竞争对手相关产品专利技术、方法（工艺）或外观设计，研发阶段跟踪海外竞争对手研发及专利（申请）信息、技术发展态势、技术路线，研究分析海外竞争对手研发动向、专利空白及行业研发重点，在规避海外竞争对手专利及其他现有技术基础上，应加强空白及研发重点领域关键核心技术和外围技术原始创新、集成创新、消化吸收创新。其次，根据海外市场拓展目标和竞争实际，研发设计成果商业价值、市场前景、成本与收益，及时通过《保护工业产权巴黎公约》（《巴黎公约》）途径或《专利合作条约》(PCT) 途径就拟出口产品在目标市场国家或地区专利局将研发技术、方法或外观设计注册专利，或直接向外国或有关国外机构申请注册专利，并依法向政府申请海外专利注册资助。依据《巴黎公约》途径，企业可自优先权日起12 个月（发明专利或实用新型专利）或6 个月（外观设计专利）内分别向其他《巴黎公约》成员国的专利局提交专利申请；通过PCT 途径向中国国家知识产权局（CNIPA）提交国际专利申请的，可自优先权日起30/31 个月内同时向多个成员国专利局申请发明或实用新型专利。若向4 个及以上目标市场国家申请专利，基于注册成本、市场前景调查等因素，PCT 途径适合；向1 到3 个目标市场国家申请专利且希望尽快授权，《巴黎公约》途径适宜。企业可根据申请专利目标国家数量、申请专利时间缓急度、技术成熟度等因素，选择合适途径。目前中国已与美国、欧盟等28 个国家和地区签署了专利审查高速路（PPH）协定。PPH 审查周期短、费用低且授权率高。若企业希望发明专利申请尽快获授权，可通过《巴黎公约》或PCT 途径提交PPH 请求。就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的，还可根据《专利优先审查管理办法》规定，请求CNIPA 优先审查该项中国首次申请。

当然，并非所有创新成果都适宜注册专利，专利有期限而商业秘密无保护期限制，有些不易破解且具有长期商业优势或获得专利成本大于预期商业利润的发明以商业秘密保护更有利，如美国可口可乐饮料配方商业秘密已有130 多年；有些创新可部分技术以专利保护、部分技术以商业秘密保护。

就先进的技术、方法或外观设计，提前注册海外专利，然后在海外市场销售高技术性能、高品质低价格的专利产品，并提供优质服务。这不仅可使企业研发设计成果得到保护，避免海外竞争对手抄袭，彰显创新能力、品牌美誉度和影响力，赢得海外消费者青睐，抢得海外市场先机，助推海外市场拓展，获得、保持海外市场竞争优势和法定垄断商业利益，抗衡、抑制海外竞争对手，而且可化解海外专利侵权风险。

2.取得海外竞争对手专利使用许可或收购其专利

企业研发设计出口产品或需数年，或无力研发相关技术、方法或外观设计，或规避设计成本太高，或无法规避相关专利。同时，科技产品往往是大量专利的集成，如智能手机涉及20 多万件专利。因此，除研发、注册专利外，企业需要使用海外竞争对手专利以拓展海外市场时，根据专利侵权风险评估，可就有较高潜在风险的专利与海外竞争对手签署专利使用许可协议，或收购专利乃至并购。购买许可、收购或并购前，需调查相关专利稳定性、商业价值、权属及有效期，确保购买的专利“货真价实”。若我国企业持有海外竞争对手核心技术专利相关外围专利，或海外竞争对手专利有效期短，可交叉许可、降低许可使用费或收购价。取得海外竞争对手专利使用许可、收购专利乃至并购，企业要花费巨额资金，提高产品成本，缩小利润空间。但与长达数年研发与海外专利申请相比，不仅可节约研发成本和时间，快速增强科技研发与专利实力、制造能力，使产品品质和性能处于行业领先地位，提高拓展海外市场竞争力，抓住海外市场商机，利用被并购企业品牌声誉和市场销售渠道快速扩大海外市场份额，还可避免海外竞争对手发起专利侵权诉讼。华为与高通、爱立信、苹果、IBM、MPEG LA、诺基亚等企业和专利权人签署全球专利（交叉）使用许可协议。小米与高通达成专利授权协议，与微软、诺基亚签署专利（交叉）许可协议，并与诺基亚进行商务合作，收购博通、英特尔、微软、诺基亚部分专利。海尔先后并购日本三洋电机的白色家电业务、新西兰斐雪派克、美国通用电气家电业务及意大利CandyS.p.A 公司。华为、小米、海尔海外拓展之路因此更顺畅。针对MP3 音频专利，由于与Sisvel 公司达成专利许可协议，长虹公司是IFA 上唯一没有被查抄的我国参展彩电企业。因收购IBM 的 PC 业务，联想 PC 领域未遭遇专利诉讼。企业购买许可或专利是规避海外专利纠纷权宜之计，在获得许可或专利基础上持续创新并获得核心技术专利才是在海外市场安身立命之本。

3.调查海外竞争对手是否拥有相同或类似专利技术、方法或外观设计

在研发设计出口产品前，我国企业应检索和排查海外竞争对手同类产品相关技术、方法或外观设计专利，研究海外竞争对手专利产品设计、功能、特征、权利要求、说明书、图片及申请专利过程材料并进行市场调研，研发设计时予以规避；出口前，委托进口国专利律师将海外竞争对手专利与我国企业拟出口产品相关技术、方法或外观设计比对分析，评估拟出口产品相关技术、方法或外观设计是否落入海外竞争对手专利保护范围。若认定我国企业产品技术、方法或外观设计不侵犯海外竞争对手专利，应取得进口国律师出具的不侵权法律意见书，赴海外参展或签订出口合同。若断定我国企业产品技术、方法或外观设计与海外竞争对手专利相同或类似，存在侵犯专利风险的，应规避设计，替换、减少产品的某个或某些技术特征，以避免技术落入海外竞争对手专利权保护范围并避免可能构成的等同侵权，修改外观设计，必要时在海外申请专利。若接受进口商委托加工产品，应审验进口商产品专利证明文件，并规定因专利纠纷产生的责任由进口商负责。同时，有效利用相关技术领域专利预警项目成果及政府、行业协会发送的专利预警信息，必要时，就相关技术领域请求政府、行业协会帮助海外专利风险预警。

在海外市场拓展前检索、分析研究海外竞争对手专利权利要求保护范围，评估专利侵权风险，针对性地规避设计以绕开相关海外专利，然后进入海外市场，可最大限度地避免潜在侵犯海外竞争对手专利风险。为规避瑞士巴塞尔国际钟表珠宝展侵权风险，海鸥先检索专利，然后确定参展产品；通领科技、盐城捷康委托美国律师对拟出口产品是否侵犯美国竞争对手相关专利进行评估，获得不侵权结论后向美国出口产品；株洲时代新材料科技股份有限公司对出口产品进行专利预警分析，有效地避免海外专利纠纷。

4.关注海外竞争对手专利申请动态，及时异议不当专利申请或授权

针对可能的不当专利授权，各国和地区规定了专利（申请）异议和/或无效程序。即将或正在开拓海外市场的企业应仔细研究海外竞争对手所在国和地区专利（申请）异议和/或无效程序规定，实时监视海外竞争对手专利申请和授权动态。海外竞争对手构成威胁专利申请处于异议时期，检索、提供不符合授权条件的证据，应及时请求专利审批机构驳回专利申请或缩小保护范围；海外竞争对手已获不当专利授权且构成威胁的，检索、提供专利无效的证据，应及时请求专利审批机构或法院宣告海外竞争对手的专利无效。2011 年，同方威视技术股份有限公司（同方威视）一件美国专利与来自英国的一件专利申请内容相同，该专利被宣告进入美国专利抵触程序。2012 年，鉴于同方威视提交在先使用和在先申请证据，USPTO 裁决，同方威视的美国专利权有效，驳回英国申请人的专利申请。为防止日本日立金属株式会社（日立金属）再次在美国向我国钕铁硼企业发起专利侵权诉讼，经我国稀土永磁产业技术创新战略联盟请求，USPTO 裁定日立金属两件烧结钕铁硼工艺核心专利无效。专利审批机构驳回海外竞争对手不应获得专利的专利申请、专利审批机构或法院宣告海外竞争对手不当专利无效，潜在专利侵权风险得以消除。

5.认真对待专利侵权警告函

海外竞争对手送达律师函（警告函），为避免专利纠纷提供了契机。收到要求停止“侵权”产品的生产和销售或支付专利费的律师函后，我国企业应检索分析相关专利，涉嫌侵权且无法绕过专利，可收购专利或达成包含仲裁条款的（交叉）使用许可协议。如果许可费用过高，应停止“侵权”行为；涉嫌侵权但可规避其设计，应实施绕道设计，必要时支付赔偿金。如果认为不侵犯专利或专利无效，应请求法院确认不侵权或专利无效，或请求专利审批机构撤销专利；在参展情况下，提出反警告，并书面向法官或海关申请保护，避免潜在海外专利纠纷。

四、结语

海外专利纠纷延滞我国企业拓展海外市场进程，并造成严重经济损失。在拓展海外市场过程中，除应诉海外专利侵权指控外，我国企业应加强预防海外专利侵权风险，协会、政府协同预防，规避海外专利纠纷，以使产品顺利进入海外市场和在海外市场销售。