标准必要专利许可的地域范围之司法认定——以无线星球诉华为案为例

郑 悦 迪

(中国社会科学院大学，北京 102488)

标准必要专利是指标准实施人必然要使用的，且在技术层面或者商业层面没有其他可替代方案的专利技术。[1]它的许可地域范围既是许可合同的必备条款之一，也是确定合理使用费的考量因素之一，还可能影响在竞争法层面关于专利权人是否因搭售或者捆绑销售而构成滥用市场支配地位的判定结果。可以说，标准必要专利许可的地域范围是专利权人和实施人拟通过谈判解决的重要内容。在双方无法协商一致的情况下，由法院裁定哪一种许可的地域范围符合“公平、合理且无歧视”(“Fair, Reasonable and Non-discriminatory”, FRAND)原则。所谓FRAND原则，也称FRAND声明，是指标准必要专利权人向标准制定组织披露标准必要专利相关信息时，不可撤销地承诺将给予标准实施人FRAND许可。实践中，标准必要专利许可的地域范围大致分为区域性和全球性两种类型，特别是与全球性许可范围有关的内容陆续出现在各国或地区性法律文件及司法判决中。

一、问题的提出

作为许可合同的主要条款之一，许可的地域范围首先应当由标准必要专利权利人与实施人在平等自愿的基础上进行协商。如果双方同意就专利权人持有的在多个国家获得注册的标准必要专利组合签订许可合同，那么全球性许可范围受到合同法保护则毋庸置疑。问题在于有些国家的法院在双方当事人对于许可的地理范围有争议的情况下，径直超越其司法管辖权范围认定FRAND许可的地域范围为全球，并在此基础上裁决使用费等许可条款，例如无线星球(Unwired Planet)诉华为案、康文森(Conversant)诉华为和中兴案。然而，专利权具有地域性特征，它仅在申请并批准注册的国家或地区范围内有效，特定国家或地区的法院原则上只能对在其境内有效的专利侵权或许可纠纷进行裁决。由一国法院判决涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件，有扩张本国管辖权、挑战别国司法管辖权之虞。

对这类判决持否定态度的观点认为，如此判决没有考虑到不同国家授予专利权的条件和专利权保护期限等方面的差别[2]，使得标准必要专利实施人在受诉法院所在国之外的其他国家，对标准必要专利的有效性和必要性提出异议的动力和可行性受挫[3]。另外，目前标准必要专利纠纷的双方当事人大部分为跨国公司。比如通信领域的标准必要专利诉讼主要发生在高通、苹果、微软、三星、爱立信、华为和中兴等巨头公司之间，它们在不同的国家都持有专利或销售通信产品。而不同国家的法院对FRAND原则的解释并未形成比较一致的意见，导致各自判定的许可条件，尤其是许可使用费条款差别较大。如对全球范围内的标准必要专利许可条件进行商业谈判和司法裁判，争议双方可能根据利益需要分别挑选不同的法院起诉，引发择地诉讼(Forum Shopping)问题。[4]甚至出现不同国家为了吸引诉讼当事人到本国法院起诉，调整其法律规则和诉讼程序的情况,即在不同司法管辖范围内的法院之间出现了“竞次”现象。[5]

相反，也有观点对这类判决表示赞同，认为遵从商业理念解决涉及许可的地域范围和使用费等争议，对于有真实许可意图的标准必要专利权利人和实施人而言都是有益的，却不利于打算从事不公平交易的市场主体。[6]而且，一些国家或者地区的政策性文件中也提到，在一定条件下，标准必要专利权利人和实施人达成全球性专利组合许可合同更加便捷高效。例如，2017年欧盟委员会发布的《欧盟委员会向欧洲议会、欧盟理事会和欧洲经济社会委员会的通报——制定关于标准必要专利的欧盟方法》指出，对于在全球范围内流通的产品采取标准必要专利组合许可的方式满足效率原则的要求。日本特许厅发布的《标准必要专利许可谈判指南》中也把许可合同的地域范围放在效率原则部分，介绍了无线星球诉华为案相关的裁判要旨。不仅如此，我国广东省高级人民法院在2018年颁布的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)》(以下简称《工作指引》)第16条规定，标准必要专利权人或实施者一方请求裁判的有关标准必要专利的许可地域范围超出裁决地法域范围，另一方在诉讼程序中未明确提出异议或其提出的异议经审查不合理的，可就该许可地域范围内的许可使用费做出裁判。也就是允许受诉法院在经审查认为合理的情况下，超法域裁判许可使用费，但是《工作指引》中未明确具体的审查因素。

二、无线星球诉华为案

2014年3月，无线星球公司向英国英格兰及威尔士高等法院起诉华为、三星和谷歌三家公司侵犯其持有的专利组合中的6项英国专利，其中5项专利已向欧洲电信标准化协会(ETSI)做出FRAND声明。被告谷歌公司和三星公司先后于2015年和2016年与无线星球公司达成和解协议而退出诉讼程序。尽管在该案判决前，原告无线星球公司和被告华为公司曾反复做出要约和反要约，然而双方就许可的地域范围和使用费事宜始终无法达成一致。无线星球公司希望订立全球性许可合同，而华为公司只愿意按专利权的效力范围在不同的国家分别获得授权许可，并以无线星球公司提出的全球性许可要约违反《欧盟运作条约》第102条而构成滥用市场支配地位，抗辩其禁令请求。

法院基于以下理由认定FRAND许可的地域范围是全球性的。

(一)特定情形下，全球范围内的组合许可符合效率原则

就本案而言，无线星球公司已披露的标准必要专利的地域范围覆盖42个国家，而华为公司的销售市场也涉及51个国家，二者之间高度重合，无线星球所持有的专利数量也足以达到组合的规模。此时，如果在每一个国家的管辖权范围内或者对于每一项专利逐一签订许可使用合同是不现实的。(1)Unwired Planet v. Huawei[2017]EWHC 711 (Pat).出于合同谈判与履行的成本和效率考虑，标准必要专利权利人和实施人有必要达成全球性组合许可使用合同。在产业实践层面，标准必要专利全球性组合许可也具有正当性。因为产业内评估专利价值是以专利族为基准而非家族中的每一个专利，在这过程中，不可避免地会将一国地域范围内的专利与在另一国注册的同族专利结合起来。当然，因专利权人在不同国家或者地区所持有的专利情况不同，而且区域之间的产品销售价格和平均许可使用费率存在差距，可以对在不同国家或者地区注册的标准必要专利适用不同的使用费率。

(二)标准必要专利全球性组合许可不限制市场竞争

无线星球公司坚持要在全球范围内达成标准必要专利组合许可合同，华为公司为抗辩其禁令请求，依据微软案提出的四重测试法(2)Microsoft Corp v. Commission[2007]ECR II-3619.，主张无线星球公司因构成搭售别国专利而违反竞争法。其中确立的判断构成搭售的四个要素包括：(1)搭售和被搭售的产品是两个独立的产品；(2)相关企业在搭售产品的市场中有支配地位；(3)相关企业没有提供给消费者获得搭售产品而不需要购买被搭售产品的选择权；(4)该做法排除竞争。

本案判决首先认定无线星球公司在相关市场中具有支配地位。接下来，法院根据四重测试法判断它的行为是否构成搭售。基于专利权的地域性特征，无线星球公司在一国范围内获准注册的专利权与在另外一国取得的专利权是两项独立的权利，显然达到四重测试法中的独立性要件。

判决指出，从表面上看，无线星球公司提出的标准必要专利全球性许可要约没有留给华为公司另外选择的机会。但是华为公司作为大型跨国公司，在42个国家内生产和销售符合ETSI制定的通信技术标准的产品，均应当取得作为标准必要专利权利人之一的无线星球公司的授权，不存在例外情况，也不允许标准实施人就是否获得许可进行选择。至于双方究竟是达成全球范围内一揽子许可合同还是按照注册国的不同分别签订许可合同则是另外的问题，应当与第三项要素区别开来。

而且无线星球公司是在除英国以外的其他41个国家唯一有权就诉争专利技术进行许可的市场主体。这与标准制定后，技术转换成本较高，于是产生了锁定效应(lock-in)有关。所以无线星球公司主张订立全球性许可合同不会造成限制第三方主体与无线星球公司竞争的后果。华为公司认为无线星球公司还捆绑销售标准必要专利与非必要专利, 因无线星球公司已于2015年7月按照华为公司的要求重新提出了剔除非标准必要专利后的许可方案以供华为公司选择，判决认定抗辩事由不成立。

(三)标准必要专利全球性组合许可合同中的必备条款

至于双方在除英国以外的他国诉讼问题，判决指出标准必要专利FRAND许可不应当阻止被许可人对专利的有效性或必要性提出异议。但是，假如无线星球公司与华为公司签订了全球范围内的标准必要专利组合许可合同，而后德国法院判决认定组合中的某个德国专利无效，或者为非必要专利，双方将如何继续履行之前签订的全球性许可合同？更何况据统计已向标准制定组织披露的4G标准必要专利中只有50%是真正的必要专利，而3G技术标准的这一比例则更低，仅有21%。[7]判决认为在符合FRAND原则的全球性许可合同中，应当包含相应的条款，以处理某些专利被宣告无效，或者被判定为非标准必要专利时，如何调整合同价款等情况。

三、国际视野下认定标准必要专利许可地域范围的司法趋势

事实上，在Unwired Planet v. Huawei案发生之前，也曾出现过由法院判决认定全球性许可地域范围的案例。比如在St Lawrence v. Vodafone案(3)St Lawrence v. Vodafone 4a O 73/14.中，德国杜塞尔多夫地方法院以效率和非歧视性原则为依据，支持了标准必要专利权利人提出的全球性组合许可的主张，并且认定实施人作出的反要约，由于其涉及的地理范围仅限于德国境内而不符合FRAND原则。判决指出，标准必要专利权利人享有选择以单一许可合同的形式，授权实施人使用其持有的全部标准必要专利的合法权利。而针对每一项专利技术或者在每一个国家的地域范围内各自达成许可合同，将会使交易和监控侵权行为的成本增加。标准必要专利权利人与实施人协商签订全球性专利组合许可也是移动通信行业的惯例。

另一案件中，德国曼海姆地方法院做出了类似的判决。(4)Pioneer v.Acer 7 O 96/14.如果标准必要专利权利人发出要约希望与实施人签订全球性许可合同，且实施人在德国以外的其他国家也销售侵权产品，其提出的仅覆盖德国地域范围的反要约则既不符合商业惯例也违反FRAND原则。[8]该法院审理的Saint Lawrence v. Deutsche Telekom案同样认定作为被告方的第三人HTC公司提出的签订仅限于德国境内的标准必要专利许可使用合同的反要约是“不能接受的”(“unacceptable”)，也就是间接承认全球性地域范围是FRAND的。[9]

值得一提的是，美国判例法将标准必要专利权人向标准制定组织做出的RAND声明认定是为第三人利益的合同。FRAND原则在美国理论界通常被称为RAND(Reasonable and Non-discriminatory)原则，两者无实质性差别。声明的内容往往不对专利的地域范围做出限制，而是承诺在全球范围内无歧视性地授权许可，这也就成为标准必要专利权人所承担的合同义务。以Microsoft v. Motorola为例(5)Microsoft Corp.v.Motorola,Inc.,696 F.3d 872 (2012).，美国第九巡回上诉法院判决认为摩托罗拉公司与国际电信联盟(International Telecommunications Union，ITU)之间达成的为第三人利益的合同不仅包含美国专利，而是涵盖全球范围内摩托罗拉公司所有的全部标准必要专利。因此，美国法院强制执行该合同时，并非执行他国专利法，而是执行用于调整主体之间合同关系的私法。由此可见，美国法院从标准必要专利权人所承担的合同义务出发，为裁决全球范围内的专利组合许可费率和颁发禁诉令找到了法律依据。除美国以外，欧盟成员国的部分法院和法学学者也赞同将FRAND声明认定为许可合同或者其雏形。比如法国法上明确承认第三人利益合同，至于其法律效力如何，不同的判例和学者仍然持有不同的观点。[10]可见，从合同法视角解读标准必要专利全球性组合许可的正当性，在理论界和司法界具有一定的接受度。

上述案例表明在全球范围内达成标准必要专利组合许可合同似乎正在成为被广泛支持的方案。[11]至少反映了越来越多的法院认为，在争议双方无法就许可的地域范围达成一致时，法院有权根据案件的具体情况，超出所在国家的地域范围判决标准必要专利全球性许可费率。

四、司法认定标准必要专利许可地域范围的考量因素

考虑到标准必要专利及其FRAND许可的特殊性，综合前文提到的各个案例，司法认定标准必要专利许可的地域范围时，应当考虑的因素包括但不限于以下几个方面。

(一)诚信谈判

日本特许厅颁发的《标准必要专利许可谈判指南》中指出，“如果标准实施人在多个国家或地区的生产或销售产品，却仅仅主张在特定国家或地区范围内签订许可使用合同，应当注意防止这一主张成为实施人拖延谈判的策略。”换句话说，上述情况可能是标准实施人不正当地利用FRAND声明，以全球性许可范围违反FRAND声明为借口，实则是故意拖延谈判进程，迫使标准必要专利权人出于谈判和诉讼成本的考虑，接受不合理的低价许可使用费，此所谓反向劫持(hold-out)。反向劫持将会导致标准必要专利权人无法得到与其技术贡献相当的经济回报，挫伤其从事技术创新和参与标准制定的积极性。

反过来讲，标准必要专利权人也可能利用其因专利技术被纳入标准而被赋予的市场支配地位和谈判优势，挟持(hold-up)实施人接受包括其未获得专利权的国家在内的全球性许可要约。通常情况下，法院将专利劫持和反向劫持作为司法确定许可使用费率的考量要素。在此之前，需要先认定许可的地域范围，这时法院同样不能忽略对于专利劫持和反向劫持的事实及影响程度的考察。

符合商业惯例也是诚信谈判要求的题中之意。特别是在通信技术领域，签订标准必要专利全球性许可使用合同是各个通信巨头之间通常所采取的商业模式。例如2019年5月华为公司与三星公司在涉及标准必要专利的侵权纠纷系列案件中达成全球和解，并就世界范围内的交叉许可问题达成框架性《专利许可协议》，目前已开始陆续对在多个国家法院提起的有关案件进行撤诉；又如，2019年4月高通与苹果两家公司就标准必要专利全球授权事宜达成和解并撤诉；再如2012年11月，HTC公司与苹果公司就标准必要专利许可使用费纠纷达成全球和解协议并撤诉。

(二)成本与效率原则

技术标准制定的目的和功能之一即降低生产企业的成本，提高市场效率。[12]鉴于此，标准必要专利许可合同的谈判以及履行也应当考虑成本和效率因素。成本与效率原则的考量，首先应当建立在标准必要专利权利人与实施人申请注册专利和开展经营活动的地域范围跨越多个国家或地区，且二者高度重合的基础上。在此前提下，达成全球范围内的标准必要专利许可使用合同能够为双方减少诉讼成本和负担，若双方只对经过司法程序确认有效的标准必要专利签订许可合同，则唯一获益的主体仅仅是诉讼双方的代理律师罢了。正如无线星球诉华为案的判决中所指出的那样，即使法院就全球范围内的许可条件做出了裁决，标准必要专利实施人仍然有权在别国就专利的有效性和必要性提起行政和司法程序。

一方面，经许可使用的标准必要专利组合中，有些专利日后可能会被宣告无效或者保护期届满。另一方面，随着技术的进步和标准的修订，专利权人持有的新专利技术也可能被填补到该组合之中。以3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)为例，它吸纳了7个国际性标准制定组织，致力于建立全球通用的移动通信标准，其制定的技术规范Realase版本不断增加新的特性。3GPP的官方网站显示:自Realase 1999起至目前已处于冻结阶段的Realase 15，新版本的更新周期平均约为1～2年。(6)参见https://portal.3gpp.org/#/55934-releases[20190603]。此外，高通在国家发展和改革委员会对其进行的反垄断调查中也提出：“虽然每年都有一些专利到期，但有更大数量的新专利进入到专利包，不存在对过期专利收取专利许可费的问题。”高通公司之所以被认定为收取不公平的高价专利许可费，原因之一在于它“笼统地对专利组合持续多年收取同样的许可费，实际上模糊了被许可人获得专利许可的具体标的……”(7)《中华人民共和国国家发展和改革委员会行政处罚决定书》，发改办价监处罚〔2015〕1号。。这也印证了无线星球诉华为案判决中所提出的许可合同中价格调整条款是不可或缺的。与部分国家或者地区的授权许可方式相比，着眼于全球的标准必要专利组合许可方式，更能确保合同履行的稳定性[13]85-116，节省谈判和履约的成本。

(三)构成搭售的限制性因素

搭售是经营者滥用市场支配地位的行为类型之一，美国、欧盟和我国等主要国家均通过立法予以规制。然而，从市场交易效率的角度来看，“现在人们越来越一致地认为，绝大多数搭售对竞争是无害的”[14]445。立法制止的搭售行为也仅仅是排除或者限制竞争的搭售，例如我国《反垄断法》第6条规定，具有市场支配地位的经营者，不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争。那么，纯粹的搭售行为本身并不一定具有违法性。

在标准必要专利许可使用纠纷中，实施人以搭售抗辩专利权人的禁令救济应当举证证明，全球范围内的组合许可有反竞争的效果。但是，如果有正当理由，比如以专利注册国的地域范围为限，分别授权许可导致谈判成本过高，可以否定其反竞争的效果。我国《反垄断法》第十七条第一款第五项也明文规定了“没有正当理由”这一限制条件。支持标准必要专利权人提出的全球性组合许可要约，就如同由于分开销售成本太高而允许具有市场支配地位的企业将左脚鞋与右脚鞋一同销售；或者因安全需要，允许该企业将其生产的某种配件与主产品进行搭售。[15]271

五、对于我国司法实践的几点启示

(一)重视标准必要专利许可谈判和调解

本质上，专利权是一项私权，许可使用的专利权客体和地域范围是许可合同的一般条款之一。全球性专利组合许可费率的确定与否，和数额多寡，本应由标准必要专利权利人和实施人本着合同法的基本原则自由谈判。即使双方当事人无法达成协议，司法机关不得已而介入时，也应当首先争取协调、引导双方就许可的地域范围及对应的使用费率达成一致。[16]在无线星球诉华为案的审理全过程中，由法庭主持，双方也曾多次就关键性的许可合同条款发表并交换意见。尽管无线星球和华为公司仍旧不能协商一致，但是整个过程能够帮助法官全面地了解双方观点及其主要争议点。总之，法院应当重视标准必要专利权利人与实施人之间的谈判与调解。

(二)允许标准必要专利实施人提出竞争法抗辩

英国知识产权法学者柯尼什(William Cornish)教授提出:“专利是允许专利权人在市场容忍的限度内扮演垄断者。”[17]301这一形容准确地揭示了专利法与竞争法的天然联系。一旦专利许可合同中的某个条款被认定为超出该范围而产生扭曲竞争的后果，则不再受到专利法保护。对于标准必要专利而言，由于锁定效应而使它在相关市场中往往具有支配地位，导致在法律适用上专利法与竞争法的联系更加紧密。在欧盟，以华为诉中兴案为标志，通过对标准必要专利权利人的作为与实施人的不作为作“双边考量”，重构反垄断抗辩制度，以适当限制专利权人的禁令救济。[18]同样地，在无线星球诉华为案中，标准必要专利实施人华为公司也提出了竞争法抗辩，认为专利权人无线星球公司主张的在全球范围内采取组合许可的方式，将本国专利和外国专利，标准必要专利和非标准必要专利捆绑销售，构成滥用市场支配地位的不正当竞争，对其禁令请求应当予以驳回。虽然判决并未支持华为公司提出的抗辩，但是从竞争法路径抗辩专利权人的禁令救济，的确是实施人在标准必要专利许可使用纠纷中可以选择的诉讼策略之一。

最高人民法院于2016年颁布实施的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条第二款规定，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。该条款只规定了从专利法上FRAND承诺的角度，抗辩标准必要专利权人之禁令请求的规则，并未明确实施人能否在标准必要专利许可使用纠纷中提出反垄断抗辩，已经公开的生效判决中也未涉及反垄断抗辩。司法机关可考虑以指导性案例或者司法解释的形式，确立标准必要专利许可使用纠纷中的反垄断抗辩规则。

(三)合理裁决全球范围内的许可使用费率

2018年，广东省高级人民法院颁布的《工作指引》是针对通信领域的标准必要专利纠纷而制定的，也是国内法院为审理同类案件而发布的第一个较为系统的规范性司法文件，它将为全国范围内的其他法院审理标准必要专利纠纷案件提供参考和示范。根据《工作指引》第16条的规定，在两种情况下，人民法院可以超出中国地域范围而对全球性许可费率做出裁决，一是诉讼双方同意由人民法院裁决的；二是一方请求人民法院裁决全球范围内的许可费率，另一方提出异议，但人民法院经审查认为异议不合理。值得肯定的是，将人民法院对标准必要专利全球性许可费率行使管辖权限制在特定情形下，既尊重了双方当事人的意愿，也符合国际礼让原则，维护了我国的司法主权。

在第二种情况下，人民法院依据哪些标准审查异议合理与否，包括哪些具体的考量因素尚未明确。鉴于《工作指引》的适用范围仅限于广东省境内，为了统一裁判尺度，可以考虑由最高人民法院以司法解释或者政策的形式，增加有关超法域裁判标准必要专利许可使用费率的规定，同时明确审查要素。具体而言，在《工作指引》第16条的基础上，增补一款有关审查要素的规定，其中包括但不限于以下几点：(1)标准必要专利权利人与实施人的经营状况，例如同一项技术发明在不同国家注册的专利数量和质量、生产销售专利产品的地域范围等；(2)标准必要专利权利人与实施人就许可合同进行谈判的整体过程和内容；(3)谈判双方主观上是否善意，存在专利劫持和反向劫持的情况与否；(4)许可合同谈判、签订、履行和纠纷解决的效率与成本；(5)本行业内的商业惯例。这些因素均被视作FRAND原则的具化，在它们之后可以规定一个兜底性款项，即与FRAND原则相关的其他因素。