关于审查阶段如何认定权利要求保护范围的思考

杨华 王昱宸

摘要：本文通过对一个实际案例的分析，引出了权利要求保护范围的认定对专利审查的重要性，并从法条依据、对后续程序的意义和专利审查阶段的认定原则对权利要求保护范围的认定进行阐述，为审查过程中准确认定权利要求保护范围提供相关参考。

关键词：权利要求保护范围;《专利法》第五十九条第一款;最大合理解释

中图分类号：D923.42 文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2019）21-0050-03

Abstract： Based on a real case， it shows the importance and explains determining the protection range of claims from the view of patent law， the meaning for later process and determining principle， playing a role as reference in patent examining process.

Key words： protection range of claims; article 59 paragraph 1 of the patent law; maximum reasonable explaining

专利审查实践中，准确清晰的权利要求保护范围是专利审查的基础。然而，由于语言文字表述的局限性以及不同人的理解角度差异，同一个权利要求往往被解读出不同的保护范围，从而影响了一件专利申请的最终审查结论。那么，在专利审查阶段如何认定权利要求的保护范围就显得尤为重要。本文以一件专利申请为例，对审查阶段如何认定权利要求保护范围进行了探讨。

1 案例介绍

本案涉及一种地连墙缺陷渗漏止排水结构及其施工方法。地连墙，是在基坑工程（如地下商场、地下隧道等）的周边采用多个单元钢筋混凝土墙壁形成连续的墙体，用于截水、防渗、承重。但是在每个单元钢筋混凝土墙壁间会存在接缝缺陷、地连墙本身也会存在混凝土离析而产生裂缝，从而导致仍会有部分渗水问题产生。目前，背景技术采用如图1所示的灌浆法解决该问题。

图1中的地下连续墙1上的注浆封堵体3的位置即裂缝产生处，灌浆法会在连续墙1的裂缝周边上挖槽，然后在槽内采用预制封堵钢板7周边包裹遇水膨胀橡胶8进行封堵，并在预制封堵钢板7上设置导流注浆管9，该导流注浆管9延伸到地下连续墙1相对基坑的一侧，首先將积水排出，然后再注入注浆封堵体3将裂缝处封堵，从而避免渗水，最后修复槽体使连续墙平整。但是，该方法由于需要注浆作业并且注浆管需穿过连续墙，导致存在施工设备大而重，且施工时扰动土体和墙体本身的问题。

本申请为了解决上述问题，采用如图2所示的发明构思：其在基坑连续墙1内侧裂缝缺陷7周边也设置周边设置止水带2的钢板4，并在钢板4上设置排水止水阀6，该排水止水阀6只贯穿钢板4，并不深入到连续墙外侧进行注浆封堵，只进行及时止水排水，不需要大型施工设备且不破坏土体和墙体。

申请人所要求保护的原始独立权利要求1如下：

1.一种地连墙缺陷渗漏止排水结构，具有支护基坑的地下连续墙（1），该地下连续墙存在接缝或缺陷（7），其特征在于：在基坑内侧的地下连续墙（1）缺陷（7）周边扩大范围内安装止排水结构，所述止排水结构由橡胶止水圈带（2）、长条形钢板（4）、排水止水阀（6）和紧固件组成，其中橡胶止水圈带（2）紧贴地下连续墙（1）内侧且四周须连续闭合，长条形钢板（4）通过紧固件固定在橡胶止水圈带（2）的外侧，排水止水阀（6）安装在长条形钢板（4）上并贯穿该钢板。

由于权利要求1中只限定了排水止水阀6贯穿钢板4，并未具体限定是否贯穿连续墙，审查员采用了背景技术作为对比文件1评述了本申请的创造性，认为背景技术中的导流注浆管9也贯穿钢板，区别在于背景技术中是焊接在钢板上，而本申请是安装于钢板上，而这是简化结构的常规方式。可见审查员认为权利要求1的保护范围由于撰写的原因，涵盖了背景技术中的技术方案。

申请人在后续流程中一直认为对比文件1是本申请的背景技术，发明构思完全不同，审查员最终在坚持了两次一通观点后，于三通后改变了对权利要求保护范围的认定，最终认可了创造性从而做出授权。

2 法条依据

由上述案情介绍可知，在审查过程中由于申请人的意见陈述，审查员对权利要求的保护范围的解读发生了改变，从而使该案由驳回转为了授权，由此可见权利要求保护范围的界定对专利申请的最终走向起着决定性的作用。

在专利审查中，提起权利要求的保护范围，会自然地想到《专利法》第五十九条第一款：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。由于该法条中允许说明书及附图可以对权利要求的内容进行解释，在审查过程中往往由于对该解释的时机和程度把握不一，导致对权利要求保护范围的解读也不同，最终导致审查结论不一致。那么，专利审查过程中是否应该以《专利法》第五十九条第一款为准，对权利要求保护范围进行解释呢？笔者认为不能，理由如下：

1.适用程序不同

由《专利法》第五十九条第一款内容中的“专利权的保护范围”可知该条款针对的是侵权程序，即已经形成专利权后的程序，而非专利审查的授权程序（此阶段并未形成专利权）。因此，无法从法律条文的解读上找到该条款适用于专利审查的依据。

2.不同法律程序对修改的要求不同

虽然，《专利法》第五十九条第一款在条文上规定是适用于专利权保护范围的解读，而非审查阶段专利申请文件的保护范围的解读。但是，从理论上讲，在授权、确权和侵权程序中，对权利要求保护范围的解释标准应当是一致的，这样才能最大限度地确保专利权人和社会公众对于专利权的保护范围建立统一的预期，从而保障社会公众的可期待利益，所以在司法实践中也存在判决将《专利法》第五十九条第一款类推适用于专利授权程序。然而，笔者认为由于授权程序中，申请人可以在不超出原说明书和权利要求书记载的范围内修改，只要能够通过修改权利要求而将权利要求记载的方案与其发明本申请对现有技术的贡献所匹配，就不宜引入说明书及其附图对权利要求进行解释。而侵权程序中，由于权利要求不能发生改变，因此只能从平衡专利权人和社会公众之间的利益角度，引入说明书及其附图对权利要求的保护范围进行一定程度上的解释。

具体到本案，由于申请人对现有技术的贡献点在于排水止水阀6不贯穿连续墙，从而不需注浆，不破坏墙体，而这一技术特征可以通过添加对排水止水阀长度的限定来清楚地将背景技术中的技术方案排除在权利要求的保护范围之外，那么这时就应当引导申请人进行修改，而不应引入说明书及其附图中的内容对权利要求进行解释，也就是说本案授权的权利要求的保护范围并不稳定适当。

3 对后续程序的意义

前文介绍了侵权程序中，可以从平衡专利权人和社会公众之间的利益角度，引入说明书及其附图对权利要求的保护范围进行一定程度上的解释。那么，就存在一种观点，即使审查阶段由于引入了说明书及其附图对权利要求进行解释，而做出了实际上保护范围过大的授权决定，也会由于侵权程序中对保护范围的重新界定，而不会对社会公众造成实质上的侵害。实则不然，首先，由于专利权的排他性，社会公众在看到该授权专利后，会为了避免侵犯该专利权而绕开其所有的保护范围，也就是会绕开已经属于现有技术的方案，这无疑对社会公众的利益造成了损害。其次，由于授权权利要求的保护范围涵盖了背景技术中的技术方案，专利权人就有可能对属于背景技术的产品、方法提起侵权诉讼，即使侵权程序中对专利权保护范围作出了准确的认定，没有判定侵权，这也是对社会公共资源的一种浪费。最后，在侵权判定中引入说明书和说明书附图对权利要求进行解释时，双方的举证、辩论等因素也往往会对侵权结论造成影响，从而加大了侵害社会公众利益的风险性。所以，从公众利益的角度出发，专利审查阶段对权利要求保护范围的准确认定就显得极为重要。

不仅如此，专利审查阶段对权利要求保护范围的准确界定对专利权人本身也极为重要。前文介绍了授权程序和侵权程序对权利要求的修改有不同要求，同理，在专利权的无效程序中，对权利要求的修改也有不同要求。根据《专利审查指南2010》修订版第四部分第三章关于无效宣告程序中专利文件的修改一节中的记载，在无效程序中是无法增加说明书中的内容。具体到本案，由于排水止水阀6不贯穿连续墙只在说明书附图中予以记载，在权利要求中并未有任何关于排水止水阀6长度的限定。因此，一旦有人采用该案的背景技术作为对比文件或者以不支持为由对该案进行无效，即使其对现有技术也做出了一定贡献，申请人也无法通过修改来克服该问题，从而导致整个专利权的丧失。这显然也与专利法鼓励发明创造的立法精神相违背。

4 专利审查階段权利要求保护范围认定原则的思考

由于《专利法》五十九条第一款不适用于审查阶段权利要求保护范围的认定，而审查阶段权利要求的准确认定又具有巨大的法律和社会意义。那么，在专利审查阶段权利要求保护范围的认定应当遵循何种原则？

笔者认为应当遵循“最大合理解释”原则，该原则的正确解读方法为：一是，将权利要求理解得尽可能宽泛;二是，再基于合理性原则从大范围中进行合理的排除。具体而言，首先应当对记载权利要求的所用词，从本领域的普通含义进行最大范围的解释，无论该解释范围是否准确表达了申请人在说明书中记载的本申请的发明构思。此时应当注意一点，当权利要求中存在本领域中无普遍含义的词语时，应当从说明书中的具体解释出发确定该词语含义。然后，再从该最大范围中排除掉不合理的方案，而“合理”的具体考虑方式除了将一些明显脱离逻辑或者无法正常实现的技术方案排除外，通常可从发明构思出发，如果经解释后的权利要求的保护范围明显偏离了其发明构思，无法涵括其发明构思，则这种解释通常是不合理的。

具体到本案而言，从本领域的词义本身出发，对授权权利要求中“排水止水阀6安装在长条形钢板4上并贯穿该钢板”进行解释，显然不论排水止水阀是否贯穿连续墙，只要其贯穿钢板就在该权利要求保护范围之内，这种最大解释中不存在不符合逻辑和无法正常实现的技术方案，也没有将本申请的发明构思排除在外。

5 小结

从本案审查员对专利申请文件中权利要求保护范围认定的摇摆，可以看出权利要求保护范围的认定确实是专利审查阶段的难点，而其对于专利权人和社会公众的利益又有重大影响。因此，专利审查阶段应当清楚地认知其认定依据与原则，避免盲目地类推适用《专利法》第五十九条第一款，过多引入说明书及其附图对权利要求进行解释，而应遵循“最大合理解释”原则在专利审查阶段将权利要求的保护范围认定准确。