禁止反悔原则的适用及禁止反悔原则视角下的专利申请策略

朱桂花 田红娟 康文韬

◆摘 要：禁止反悔原則是专利侵权判定的一项重要原则，也是确定专利权范围的重要手段。目前许多发达国家都对这一原则做了比较系统的规定，如美国在FESTO案的审理中，总结了一套禁止反悔原则适用的规则。《中华人民共和国专利法》尚未规定禁止反悔原则，但是在司法实践中却早已出现了运用此原则的案例。司法实践表明，法律制度的缺失使该原则在专利侵权诉讼中难以得到准确的运用，而专利申请人也未充分考虑这一原则适用对专利产生的重大影响。据此，本文就禁止反悔原则的适用，以及在禁止反悔原则视角下，专利申请人在整个专利生命周期中的专利申请策略提出了建议。

◆关键词：禁止反悔；原则适用；专利申请

一、引言

禁止反悔一词最初只是古法语中的一个词汇，后来英美法系将其引入并赋予其法律概念上的意义。美国法院在审理FESTO案的过程中形成了关于禁止反悔原则在专利侵权诉讼中适用的比较完善的规则。相比之下，我国对于禁止反悔原则的规范则要落后得多，《中华人民共和国专利法》尚未对该原则做任何规定，因此在适用该原则时可供参考的仅有北京市高级人民法院的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。但这两个文件对禁止反悔原则的规定十分简单，忽略了许多重要的问题，因而并不能准确指导禁止反悔原则的适用。我国理论界对禁止反悔原则的适用规则也存在许多争议，如关于法院能否主动适用禁止反悔原则这一问题，北京市高级人民法院的《意见》中规定禁止法院主动适用这一原则，这一种主张也得到理论界的普遍认可。但是最高人民法院2010年出台的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）》却主张“不应该禁止法院主动适用禁止反悔原则”，这一观点一经发布就得到了许多学者的支持。

二、禁止反悔原则的概念

禁止反悔原则起源于英美法系合同法中的允诺禁反言原则。允诺禁反言原则是英美法系合同法中“承诺无对价就无约束力”理论的对抗规则，这一原则在英美法系中被普遍采用，可是目前还没有统一的定论来界定其具体概念。其基本内容是基于保护信赖利益，禁止已经做出某种表示的人再做出否定的表示。允诺禁反言原则在1877年首先由英国法官卡恩斯在审理Hughes v.Metropolitan Railway Co.，一案中提出，最终确立为正式的法律规则是在1947年大法官丹宁勋爵审理的高树案件中。在美国，1898年内布拉斯加州最高法院在的Ricketts v.Scothorn一案判决确立了“不得自食其言”规则。后来美国《第一次合同法重述》第90条中明确规定了允诺禁反言规则，1981年《第二次合同法重述》对该条文进行了修正，至此允诺禁反言规则在美国法上得到了完善。

具体到专利领域，禁止反悔原则可分为三种：①专利审查历史禁止反悔；②专利权转让人禁止反悔；③专利被许可人禁止反悔。最常见的为专利审查历史禁止反悔，此种说法是美国法对专利法上禁止反悔原则的称呼，这也是本文所讨论的禁止反悔原则。禁止反悔原则，是指禁止专利权人在侵权诉讼中，对权利要求的解释时，将在申请阶段（PTO）已经放弃的权利要求重新纳入保护范围。专利申请程序从递交专利申请开始，在专利审查过程中审查员多数情况下会基于各种原因要求申请人对于申请文件做出修改，或者申请人基于某些原因自行对申请文件进行修改。如果通过上述修改导致缩小了专利的权利保护范围，权利人在侵犯专利权纠纷案件中就不得再主张保护申请过程中主动或被动放弃的技术特征。

三、禁止反悔原则的适用

（一）规范适用情形

本文认为无论限制专利权利范围的修改是主动做出的，还是应专利审查员的要求做出的，专利权人毕竟都付诸于实际行动并最终造成了专利权利范围的缩小，并且专利权人在修改权利要求或者做出意见陈述时应当是知晓其行为会导致权利范围缩小的。专利权人不会无缘无故的修改尤其是限缩其权利要求保护范围，其可能面临的情形包括自己发现了其专利申请不具备符合专利法的授权条件，或者被专利审查员告知当前存在不符合授权条件的情形，又或者在专利授权后面临第三人指出的实质性缺陷。为了应对上述情形，专利权人调整其权利要求保护范围或为了争辩做出的相应解释或意见陈述时就不可能不知道其行为会导致专利权利范围的限缩。换言之，多数情况下，专利权人之所以会修改权利要求保护范围，是因为其专利申请与现有技术相比不具备实质性的特点，为了达到获取或维护专利权的终极目的，专利权人必须通过修改其权利要求保护范围、排除疑似现有技术特征从而区别于现有技术。本文认为我们绝不能容忍专利权人为了获得专利权主动或被动限制缩小了自己的权利范围，但是在行使授权专利的专用权时又主张原来已经放弃的权利。

（二）规范法院可以主动适用禁止反悔原则

第一，赋予法官主动适用禁止反悔原则有其可能性。在专利侵权诉讼中法官最重要的工作就是查阅专利权人在专利审查历史中形成的专利文档以界定专利权的范围，这些专利文档不仅包括了权利要求书等在提出专利申请时提交的专利文件，还包括了在审查历史中形成的其他记录在案的足以影响专利权利范围变化的文件，比如在专利权人根据专利审查员的审查意见提交的意见陈述，其中很有可能对专利要求保护范围做了进一步的限缩，这就相当于专利权人在该意见陈述中放弃了一部分权利。那么在这种情况中，法官为了准确界定专利权人的权利要求保护范围，一定要排除掉专利权人在其意见陈述中放弃了的权利部分，而这本质上就是禁止反悔原则的适用。第二，赋予法官主动适用禁止反悔原则的权利有其必要性。在我国当前的专利侵权诉讼中，禁止反悔原则的适用要以原告的提出为其适用前提，并且要由被告承担相应的举证责任。那么被控侵权人为了适用禁止反悔原则来对抗专利权人提出的等同侵权的主张，必须对专利权人在专利审查历史中形成的专利文档进行充分的查阅，这对被控侵权人来说是一项庞大的工程，极有可能会遗漏专利权人在先前程序中所做的导致专利权范围变化的弃权行为。考虑到目前我国国民法律素养整体不高，诉讼当事人往往欠缺诉讼技巧，由被控侵权人来证明专利权人权利范围的变动也增加了被控侵权人的负担，因此让被控侵权人提出适用该原则并承担上述证明责任是不实际的。本文认为，从专利所具有的用于对抗不特定的第三人的排他权属性以及证明能力的角度来说，处于居中裁判位置的法院应该是主动适用禁止反悔原则进而准确界定专利权利保护范围的适格主体。

（三）规范等同原则与禁止反悔原则的适用关系

禁止反悔原则优先适用于等同原则。在专利侵权诉讼中如果专利权人适用等同原则主张他人的等同物侵权，而被控侵权人提供了用以证明专利权人据以主张适用等同原则的权利部分在之前的专利审查历史中已经通过修改或意见陈述被放弃的证据，那么此时这种既能适用等同原则又能适用禁止反悔原则的情形中应当优先适用禁止反悔原则而限制等同原则的适用。但是禁止反悔原则的适用并不绝对限制等同原则的适用，禁止反悔原则排除适用等同原则的仅仅是专利权人在之前的审查历史中通过限制性修改或意见陈述而放弃的技术特征部分，而其他经过修改的仍记载在权利要求书中的技术特征部分仍然可以主张他人的等同技术特征构成等同侵权。

总而言之，禁止反悔原则的作用为一种弹性排除，藉此一方面允许专利权人对专利申请文件进行修改或适当的意见陈述，以避免过度的限制专利的权利要求范围；另一方面，专利申请人必须谨慎，避免造成一些非预期的放弃。

四、专利申请策略

（一）专利申请文件的撰写策略

在准备专利申请文件的阶段，即在撰写阶段专利申请人需要深挖技术特征的技术实质，尽量将技术方案的关键技术特征用简洁明了的文字表达在权利要求中。如果初期撰写的权利要求表达过于模糊，意欲依靠授权、确权阶段的解释来确定权利要求的范围，将会对权利要求的范围产生限制作用。一般在专利申请文件撰写阶段，权利要求的用语要尽可能清晰而精确，避免采用有歧义的用语。另外，需要在专利申请的说明书中对权利要求的关键术语作足够详细而宽泛的解释，以使权利要求的术语得到说明书的充分支持。这样，即使在受到禁止反悔原则适用限制的情况下，也可以利用说明书中术语含义的解释术语的含义而确定相对较大的保护范围。

另外，在撰写阶段，权利要求中要尽可能避免采用过于上位的技术术语。如果在专利申请文件撰写阶段采用过于上位的技术术语，则在专利审查阶段不得不为了获取授权而对给技术术语进行澄清解释，而该澄清解释往往会导致禁止反悔原则的适用，进而带来专利权利要求保护范围限缩的风险。

最后，本文建议在撰写专利申请文件的权利要求时，针对技术方案进行多层次布局，避免遗漏中间层次，进而防止禁止反悔原则的适用导致该中间层次的排除，使得专利受到不应有的损失。一般申请人可能考虑到费用问题而对权利要求项数进行限制，但是如果条件具备的话，尽可能撰写至少两项独立权利要求，其中一项可以采用较为上位的技术术语，争取最大的保护范围，另外一项权利要求可以从另一角度出发并采用适中的技术术语，尽量争取在不作修改的情况下获取授权。

（二）专利申请阶段的答复策略

专利申请人应当重视在专利授权程序中权利要求的修改，应当知晓未公开的针对审查意见通知书的答复也会成为日后侵权判定过程中的一个重要依据。在此阶段，申请人应仔细思考、斟酌每一次权利要求的修改以及每一次审查意见的答复内容，不能为了在较短的时间内获得授权就轻易同意审查员的观点或对权利要求进行不必要的限缩。必要时，可以对审查员的观点予以否定。在专利申请答复过程中，尽量避免采用长篇大论来论述与现有技术的区别。很多时候，在答复意见中陈述的越多越详细，则在后期被禁止反悔原则限制的概率越大。

（三）专利无效阶段的答辩策略

需要说明的是，本文将无效阶段的答辩也涵盖在广义的专利申请策略中。与申请阶段的答复相同，授权后的专利权人在面临来自第三方的无效理由时，也需要针对其中的证据和理由进行对应的修改和答辩。所不同的是，在无效阶段，专利权人的修改方式以所有权利要求中的内容为限，相对申请阶段而言，修改空间很小。容易导致禁止反悔原则适用的情形，多发生在针对无效请求中指出的各种实质性缺陷的答辩中。为克服缺陷，简明扼要地指出当前专利权利要求与现有技术的区别即可，应尽量避免大篇幅论述尤其是過度限缩性解释，或将原本未在权利要求书中限定的内容读入权利要求范围，导致不必要的限缩。尤其当无效请求人为竞争对手时，专利权人更应当万分谨慎，时刻谨记任何修改或解释都有可能导致禁止反悔原则的适用，致使无法有效行使专利的排他权。

五、结束语

随着科技、社会的不断进步，各国的专利制度也在各自的不同国情的土壤上日臻完善。在不断发展的过程中，专利制度逐渐形成了许多本领域独特的行为准则。允诺禁反言原则逐渐扩展到专利法中，并根据专利法的调整对象的特殊性，而逐步完善成为禁止反悔原则。由于禁止反悔原则的适用可能性，专利申请人在包括专利撰写、申请授权和维护这整个专利生命周期中都应当慎重行事，避免对专利申请文件尤其是权利要求的不当修改或解释。从另一层面来说，这既能保证专利审查过程的严肃性、提高审理效率，又能借此提高专利申请文件的撰写质量，加强专利申请审查、专利无效宣告和专利侵权纠纷程序的有效衔接，使各程序对相关事实和法律的认定趋向一致。

参考文献

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