加入海牙协定后中国专利代理行业面临的机遇和挑战

刘 悦

《工业品外观设计国际注册海牙协定》（以下简称海牙协定），是适用于工业设计领域的一项国际协定，与适用于商标领域的《商标国际注册马德里协定》和适用于专利领域的《专利合作条约》共同构成工业产权领域国际合作的三大体系。近年来，中国一直在积极推进海牙协定的加入工作，国务院办公厅在2016年发布《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，指出要提升知识产权对外合作水平，积极参与联合国框架下的发展议程，推进加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》进程。随着加入工作的推进，中国的专利代理机构有必要及时了解海牙体系的特点以及加入后对中国代理行业的影响，并做好积极的应对。

一、海牙协定现状及中国加入海牙协定的进程

海牙体系共有1934、1960和1999三个文本，其中1934文本已于2010年1月1日冻结，根据WIPO的计划，1960文本也将在不久的将来予以冻结。截至2019年1月，海牙体系1999文本共有60个缔约方，欧盟知识产权局（EUIPO，原欧洲内部市场协调局）于2008年整体加入，韩国于2014年加入，美国和日本于2015年5月同一天加入。中国也正在积极考虑加入1999文本。

中国尚未加入海牙体系，其中一个原因是海牙协定1999年文本要求缔约方为符合要求的国际注册提供不低于15年的保护期，而中国《专利法》规定外观设计保护期为10年，两者存在差异。海牙协定对外观设计保护期的规定不允许缔约方保留，因此，加入海牙协定就需要考虑修改中国专利法。目前，《专利法修正案（草案）》已于2018年12月5日通过国务院常务会议审议，拟将外观设计专利权的保护期限延长至15年。在改法完成之后，中国很有可能适时启动加入海牙协定的相关程序。

二、海牙途径与巴黎公约途径的对比

如果申请人想要在一个国家或者地区获得外观设计的保护，一般可以通过两种途径，即巴黎公约途径和海牙途径。

1.巴黎公约途径

通过巴黎公约途径，申请人可以向该国家或者地区的知识产权组织递交申请，一般情况下，需要委托当地代理机构、使用当地语言和货币，申请文件也需要符合该国家或者地区的规定。

如果外国申请人通过巴黎公约途径在华申请外观设计专利，应当委托国内代理机构，使用中文提交外观设计专利请求书、图片或者照片以及简要说明，向国家知识产权局交纳申请费。

2.海牙途径

海牙体系的主要优势在于，其用户可以提交一件国际申请、使用一种语言、支付一种注册费用的货币和通过一个机构（即世界知识产权组织国际局）在多个缔约方范围内获得工业设计保护。但海牙体系是一个封闭的体系，申请人必须是海牙体系缔约方的居民或者在某一缔约方有固定居所或者营业所，才可以使用该体系递交申请，寻求在其指定缔约方的外观设计保护。

如果中国加入了海牙体系，外国申请人可以选择通过海牙体系在华申请外观设计。对于中国专利代理行业而言，最大的影响是申请人可以直接向国际局递交申请，而不需要在中国委托国内代理机构办理。

3.巴黎公约途径与海牙途径的主要区别

中国尚未加入海牙体系，在流程和审查标准方面仍有一些不确定性。一旦中国加入后，在以下几个方面有可能与国内申请存在差异。

首先是申请文件上存在差异，例如视图以及简要说明的形式要求。众所周知，中国外观设计专利的视图提交有严格的规定，所提交视图应当清楚地显示要求保护的外观设计，并且应当满足视图数量、视图名称、视图方向等多方面的具体要求。而海牙体系对视图的形式要求没有这么具体而严格。通过海牙途径递交的外观设计，其简要说明①1999文本5（2）（b）（ii），凡局是审查局并且在参加本文本时其法律规定，要求工业品外观设计保护的申请须包括本款（b）项所规定的任何内容才能依该法律被授予申请日的缔约方，可以声明的形式将这些内容通知总干事。可通知的内容包括就提出国际申请的工业品外观设计复制件或就该工业品外观设计的特征的简要说明书。的要求也与国内申请存在形式上的差异，例如可能会缺少产品名称、用途等，但至少应当包含对设计要点的说明，以满足中国的基本要求。

其次是审查操作上有待明确，例如外观设计单一性的要求等。中国的外观设计专利申请为“一设计一申请”，成套产品和相似设计可以分别作为一件申请提交，是单一性的两种例外情形。海牙体系最多允许同一洛迦诺大类下不超过100项设计合案申请。根据1999文本的规定，单一性要求可以由缔约方声明②1999文本13（1），凡在参加本文本时其法律规定，同一件申请中的外观设计须符合外观设计的单一性、同时生产或同时使用的要求，或须属于同一套或同一组物品，或规定在一件申请中只能要求一项独立的、明确的外观设计的缔约方，可以声明的形式就此通知总干事。但任何此种声明均不得影响申请人根据第5条第（4）款在一件国际申请中包括两件或多件工业品外观设计的权利，即使该申请指定的缔约方已作出这一声明。。如果中国作出了单一性方面的声明，海牙国际申请在中国有可能面临分案等审查要求。

此外，在申请流程以及申请公开的方式等方面也存在若干差异。例如，海牙国际申请不需要委托国内代理机构，只有在收到了国家知识产权局发出的驳回通知后③“驳回通知”为海牙体系的专用术语，是由申请人寻求保护的缔约方发出的表明其驳回意向的通知书，类似于国家程序中的“审查意见通知书”。，才需要委托国内代理机构提交答复意见或者补正文件。再如，海牙国际申请在国际公布后才会进入中国的审查程序，与国内申请授权后才予以公告的形式不同。

三、加入海牙协定对国外申请人在华申请外观设计专利的影响

1.国外申请人在华申请外观设计的需求

对于全球投资和贸易而言，中国的地位举足轻重，众多外国企业迫切希望在中国获得外观设计保护，在WIPO成员国大会、WIPO海牙体系推广研讨会等多个国际场合，表达了希望中国早日成为海牙体系的缔约方的强烈呼声。在中国加入海牙协定之前，国外申请人只能通过巴黎公约途径，委托本国代理机构在华申请外观设计专利保护。根据中国国家知识产权局发布的专利统计年报，2015年至2017年，外国申请人在华提交的外观设计申请数量分别为17578、18395、17841件④2017年专利统计年报.[R/OL].[2019-01-15].www.cnipa.gov.cn/docs/20181019135307585336.pdf.，在3种专利中的占比维持在11%左右，历年来的申请数量和占比都比较稳定。

2.加入海牙协定对申请量的影响分析

加入海牙协定，不仅便于中国企业在境外获得知识产权保护，而且也便于外国企业在中国获得知识产权保护。申请途径和语言的便捷将会吸引更多的外国申请人通过指定中国来获取外观设计专利保护，一方面能吸引更多的设计企业来华投资和寻求保护，进而增进中国在设计领域的国际交流，拓展中国设计者的思路和视野，进一步提高中国的整体设计创新能力；另一方面，通过巴黎公约途径直接向中国知识产权行政部门递交外观设计专利申请的数量可能将受到一定影响。

除了来自国外申请人的在华申请，若中国不做出禁止“自我指定⑤根据1999文本第 14条（3）的规定，凡局是审查局的缔约方可以声明的形式通知总干事，其系申请人的缔约方的，国际注册中对该缔约方的指定没有效力。”的声明，国内申请人也可以通过海牙体系指定中国，来自国内的申请量也可能会受到一定影响。禁止自我指定的目的主要是将本国申请人的国际注册申请与国内申请分开，通常适用于审查局⑥根据1999文本第1条(xvii)规定，“审查局”是指依职权对向其提出的工业品外观设计保护申请进行审查，以至少确定该工业品外观设计是否符合新颖性条件的局。。设立禁止自我指定的考虑之一是有些主管局对国内申请的形式要求较高，海牙体系的国际注册不能满足其形式要求，故不希望国际注册与国内申请差别过大。另一方面，有些主管局担心大量的国内申请转变为通过海牙体系提出。对中国而言，如果中国允许自我指定，实践中便可能出现外观设计本国优先权问题。此次《专利法》修改草案已增加外观设计本国优先权，预测已解决允许自我指定后可能出现的这一问题。

尽管有上述可能性，但已经熟知巴黎公约途径的申请人是否会迅速转向海牙体系还不得而知。从日本和韩国的数据统计来看，加入海牙体系对其申请量的影响并不显著。从这些数据判断，在某一个缔约方加入海牙体系后，申请人有一个逐渐熟悉和适应的过程。

日本近5年来的申请数据表明⑦日本特许厅年报2018. [R/OL].[2019-01-15]. www.jpo.go.jp/english/reference_room/statusreport/status2018_e.htm.，除了2014年的申请量有所下降外，其他各年的申请量均比较稳定，呈缓慢上升趋势，每年的申请量维持在3万件左右，其中，来自海牙途径的申请，从2015年的452件，增长到2017年的2216件（如图1所示）。在日本接收的来自国外申请人的申请中可以看出（如图2所示），来自EUIPO的成员国的申请人更愿意使用海牙体系，来自法国的申请中，甚至有接近80%的申请通过海牙体系提交。此外，美国申请人和韩国申请人也比较活跃，来自美国和韩国的申请中，有20%左右通过海牙体系提交。

图1 日本近5年来的外观设计申请数据

图2 2017年日本申请量前十的国外申请

与日本的情况类似，在韩国接收的来自国外申请人的申请中可以看出，目前更多的申请人愿意通过巴黎公约途径在韩国申请外观设计。韩国近5年来的申请数据表明（如图3所示）⑧韩国特许厅年报2017. [R/OL].[2019-01-15]. www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2017_10.pdf.，除了加入海牙体系的当年（即2014年），国内及国外申请量均有明显上升外，其余各年国外申请的数量保持在3100—3800件左右。从2017年的数据看（如图4所示）⑨同⑧.，韩国收到的外国人提交的外观设计申请中，数量最多的是美国、日本和中国。通过巴黎公约途径递交的申请占主体地位，而通过海牙途径递交的申请，仅分别占美国、日本、中国申请人向韩国递交的申请总量的11.2%、8.3%、3.8%。当然，由于目前中国还不是海牙体系的缔约方，使用该体系的中国申请人还比较少，可以预期，如果中国加入海牙体系，将有更多来自中国的申请指定韩国。

图3 近5年来韩国外观设计申请数据

图4 2017年韩国收到的来自美日中的外观设计申请

3.国外申请人通过海牙体系在中国申请外观设计保护的风险

在美日韩等国加入海牙体系之前，海牙体系的缔约方以实行注册制的国家和地区为主，国际申请的驳回率较低，在美日韩加入海牙体系之后，2016和2017年，驳回数量有了急剧上升⑩Hague Yearly Review 2018.[R/OL].[2019-01-15].www.wipo.int/hague.（如图5所示）。例如，2011年缔约方共发出231份驳回通知，其中排名前三的分别为埃及（占36.8%）、挪威（占32.2%）、叙利亚（占 22.1%）。2017年，缔约方发出了3389份驳回通知，排名前三的分别为日本（占44.1%）、美国（占35.3%）、韩国（占17.7%）⑪。

图5 历年来缔约方发出的驳回通知数量

因此，虽然海牙体系不强制要求申请人委托当地代理，但是在对缔约方的外观设计相关法律不清楚的情况下，外国申请人直接通过海牙体系递交申请，寻求外观设计保护，还是具有一定风险。一旦收到驳回

⑪ 同⑩。需要说明的是，如果国际注册中超过一项设计，日本专利局针对每一项设计均发出一份驳回通知。通知，就需要按照当地知识产权局的规定，委托代理机构对驳回通知的意见进行答复，失去了海牙途径不需要当地代理的优势，还可能损失一定的时间。

目前，中国外观设计专利申请的平均审查周期是3到4个月，美国是19.6个月，日本是6.9个月，韩国是5.9个月⑫⑫ 美国、日本和韩国的审查周期数据来源于外观设计五局（ID5）官方网站公布的统计数据.[EB/OL].[2019-01-15].www.id-five.org/wp-content/uploads/2017/09/ID5-statistics-2016-1.pdf.⑬ 根据共同实施细则第18条的规定，驳回国际注册效力的通知的规定期限，应为公布国际注册之日起六个月，凡局是审查局或其法律规定可以对给予保护提出异议的缔约方，可以声明的形式通知总干事，依1999年文本指定该缔约方的，该项所述的六个月期限应改为十二个月期限。。对于海牙体系的审查局而言，最长审查时间（FA）是12个月⑬⑫ 美国、日本和韩国的审查周期数据来源于外观设计五局（ID5）官方网站公布的统计数据.[EB/OL].[2019-01-15].www.id-five.org/wp-content/uploads/2017/09/ID5-statistics-2016-1.pdf.⑬ 根据共同实施细则第18条的规定，驳回国际注册效力的通知的规定期限，应为公布国际注册之日起六个月，凡局是审查局或其法律规定可以对给予保护提出异议的缔约方，可以声明的形式通知总干事，依1999年文本指定该缔约方的，该项所述的六个月期限应改为十二个月期限。。从上述数据来看，海牙体系在审批时间上的优势并不明显。

此外，海牙体系先公开外观设计，再由被指定的缔约方进行能否给予保护的审查。中国加入海牙协定后，是否给予海牙国际申请临时保护尚不明确。如果一项外观设计在国际局提出外观设计申请并在国际外观设计公报上公布后，如果申请人指定的缔约方没有临时保护的相关规定，那么在缔约方的审查局授权前，该外观设计专利审请有可能存在被他人抄袭的风险。

四、中国专利代理行业的应对方案

1.做好国外申请人利用海牙体系在华申请的应对

尽管日韩的申请数据表明，在日韩加入海牙体系后，外观设计申请量没有出现急速增长，但中国作为全球最大的市场，对外国申请人在华申请外观设计，具有巨大的吸引力。中国加入海牙体系后，申请变得更为便利，将有很多外国申请人跃跃欲试，数量和增长速度都将显著超过日韩。对可能发生的这一变化，中国专利代理行业应当有所准备，一方面，直接在华申请的代理数量可能有所下降，另一方面，可能出现为数不少的收到驳回通知后在华委托代理机构答复意见的委托代理。代理行业应当及早了解海牙体系的运行规则，以及海牙体系国内程序与普通国内申请的异同，做好积极的应对。

2.做好服务国内申请人的准备工作

中国经济规模不断增长，成为世界第二大经济体，越来越多的中国企业走出国门积极开拓海外市场，中国企业的产品在进入国际市场时，在相应国家和地区也需要得到外观设计保护。实践中，很多中国企业反映向外获得外观设计保护的主要障碍和困难在于费用高、程序复杂。对于广大的中国企业来说，海牙协定将为中国申请人提供一个简便经济的外观设计保护途径，满足企业对简便、快捷的外观设计多边注册程序的需求，便于企业开拓国际市场，参与国际竞争。

从企业向外申请的数据可以看出，部分外贸型企业在中国尚未加入海牙协定之时，就辗转在海牙体系中提交申请，以期在海外获得外观设计保护。例如中国的联想公司，在2017年也通过其海外机构，向国际局递交了11件外观设计申请，包含62项设计，在海牙体系的申请人排名中位列第50名。但更多的企业则因为申请资格的问题，对海牙体系望而却步。加入海牙协定后，中国申请人可以利用海牙体系提交外观设计国际申请，从而以便利、经济的方式在多个海牙协定缔约方获得外观设计保护。从韩国的数据看，韩国加入海牙体系后，其国内申请人通过海牙体系向外申请外观设计的数量不断增多，尤其是大公司非常活跃，2017年，三星和LG两个公司位列海牙国际申请前两位。可以预见，在中国加入海牙体系后，会有大量国内申请人有兴趣使用海牙体系提交申请，需要中国的专利代理机构尽早掌握海牙体系的流程和各缔约方的审查要求，以便更好地服务国内创新主体。

五、结 语

海牙体系是当前世界知识产权组织（WIPO）三大体系中增长潜力巨大的体系。随着韩国、美国和日本的加入，海牙体系对申请人的吸引力也越来越大。在不久的将来，如果中国顺利加入海牙体系，无论是国外申请人在华申请，还是国内申请人通过海牙体系提交申请，都会对中国代理行业带来一定的影响，这种影响和变化既是机遇也是挑战，只有提前做好准备，充分了解海牙体系的特点和具体的审查标准、审查流程，才能抓住机遇，积极应对。