浅析专利许可中许可方的法律和管理问题

何阳

关键词专利许可 许可方 合同

许可他人使用自己的专利并收取相应的费用，是企业发挥自身知识产权价值的基本方式。对于大型的高新技术企业来说，他们通常拥有成千上万的专利并利用这些专利技术获得高额的利润，所以他们对于知识产权的管理都非常规范和严格，即使出现专利的纠纷，他们也拥有雄厚的财力聘请专业的队伍来维护自身的权利。但是对于普通的中小型企业来说，他们自身拥有的专利较少，也缺乏足够的资金来聘请专人对自己的知识产权进行管理，一旦遭遇到纠纷，就会陷入到十分被动的局面并严重影响企业的经营和发展。

一、专利许可基本理论

（一）专利许可概念

专利许可，又称专利的许可使用，是指专利权人作为许可人或授权人，通过与被许可人或被授权人签订合同的方式，许可或授权被许可人使用、实施其专利权，并从中获得该专利权的权利使用费的活动。从实践角度看，该专利权的权利使用费又被称为专利权的权利金。从法律角度看，专利权许可是权利人分割其使用权，将其中部分或是全部的使用权，在满足一定条件的情况下，允许他人行使的行为。同时专利许可也是专利权人财产权的重要内容之一。

专利许可是实现专利价值的重要途径。所有权强调的是人对物的完全的支配、管理和控制。在商品经济日益发达的今天，专利权的财产利益与社会价值的实现，并非仅仅表现为权利人对知识产品的支配，更重要的是“创造.传播.利用”的过程。在现代分工日益细密的条件下，一项智力成果仅由权利人自己以所有权的方式自行使用或传播并不能完全符合现实社会的实际需求，专利权人往往需要借助他人的使用或者传播来实现其利益。专利许可使专利权不仅具有法律意义，更实现了专利权人的经济利益，体现了智力成果的经济价值。

（二）专利许可合同

所谓专利许可合同一般指专利实施许可合同，是技术转让的一种。指当事人一方许可另一方在一定的期限，一定的地区，以一定的方式实施其专利技术而订立的技术合同。专利实施许可合同可以采取独占实施许可、排他实施许可和普通实施许可等形式。每种许可又可以按照实施方式分为生产许可、使用许可和销售许可以及再转让许可等各种形式。

二、合同谈判阶段

（一）加强对被许可方资质的调研

作为许可方的企业通常都希望通过许可他人实施自己的专利来获得相应的收益，最大化利用自己的知识产权价值。这就会导致一种情况，许可人会择价选取被许可人，即谁出价高就将专利许可给谁使用，而忽略对方的资质和信誉。这是一种十分短视的做法，如果对方是一家信誉非常差的企业，那么许可方就会面临专利技术被他人披露的风险，导致自身的专利价值极大贬值。抑或被许可方的债务问题严重，其根本就无法支付约定的许可费，导致自己的专利技术白白给他人使用卻无法收回成本，造成极大的浪费。综上作为专利许可的许可方，必须要对被许可方的资质进行详细的调研，确认其有较好的信用，资产状况良好负债较少，同时还要确认其是否存在专利诉讼纠纷的问题。其次还要考核被许可方的技术实力，包括生产车间，技术人员储备，设备的状况等，作为许可方肯定希望被许可方能够最大化利用自己的专利技术，以便能够产生更多的利润，充分发挥该项专利的优势。这不仅能够作为许可方增加许可费的砝码，也能够在一定程度上宣传企业的专利技术能力，有助于在消费市场上抢占一定的先机。

（二）选择合适的谈判策略

在确定被许可人的资质后，许可人即可全新投入到合同的谈判过程中。企业在进行合同谈判时需要一定的策略，作为许可方要加强宣传自身专利的价值，以期创造一种“价值空档”以获得更多的回旋余地。同时了解被许可方的真正需求，如果对方追求的是投入有限的使用费即可获得专利技术，此时许可方即可提出签订普通实施许可合同的策略。而如果对方追求的是对市场的占领和控制，那么此时许可方即可提出排他实施许可或者是独占实施许可的策略，以此来收取更高的许可费。

（三）确定专利技术使用费的支付方式

专利技术使用费的支付方式是决定专利许可许可方能否获得更多利润的最后一道保障。根据国际上的通行做法，技术使用费的支付方式主要有三种。一种是一次支付，指技术的被许可方对技术转让费采取按一固定金额可以分期也可以一次支付。另一种是提成支付，即按照一定比例向许可方支付费用的支付方式。最后一种是入门费加提成费，即先交付一笔固定的金额，然后在项目投产后根据产品销售情况逐年支付提成。作为许可方应当根据自身的需求来选择合适的专利技术使用费的支付方式，以最大化利用知识产权的价值。

三、合同签订阶段

（一）掌握起草合同的主动权

作为专利许可许可方应当牢牢地将合同的起草权抓在自己的手上，掌握起草合同的主动权将会给许可方带来诸多的优势。首先己方起草合同，将会从自身利益保护的角度出发，订立对自己有利的合同条款，并形成一份特殊的合同框架。这个框架一旦确定后，被许可方的律师再进行审核时，只能在部分的条款进行相应的改动，但是要进行大幅度的修改是几乎不可能的，因为许可方起草的合同框架是按照保护许可方权益的思路确立，如果要修改就需要重新起草合同，对被许可方的律师来说是难以实现的。在很多情况下，许可方为了节省开支，不聘请专业的律师来起草合同，而把起草合同的主动权交给被许可方，这是十分不明智的。一旦将起草合同的主动权交给被许可方，也就失去了争取利益最大化的主动权，甚至可能会加重自身知识产权被侵权的法律风险，对企业未来的发展带来很大的隐患。

（二）保证合同内容的完整

专利许可许可方应当保证合同内容的完整性，专利实施许可合同的主要条款一般包括以下几方面：（1）专利技术的内容和专利的实施方式;（2）实施许可合同的种类;（3）实施许可合同的有效期限和地域范围;（4）技术指导和技术服务条款;（5）专利权瑕疵担保和保证条款;（6）专利许可使用费用及其支付方式;（7）违约责任以及违约金或者赔偿损失额的计算方法。除了上述内容外，还可以就当事人双方认为必要的其他事项进行约定。例如：不可抗力条款;专利技术改进成果的归属;争议的解决办法;关键名词和术语的解释。其中最为重要的就是被许可方的违约责任，这决定了许可方能否最大化保障自己的知识产权。对被许可方违约责任的约定不宜过高也不宜过低，关键在于是否明确，是否能够约束被许可人履行自己的义务。

四、合同履行阶段

（一）对被许可方的监督义务

专利许可合同签订完毕并不代表被许可方的任务已经完成，作为许可方有必要对被许可方适用专利技术的状况进行相应的检查。对被许可方的监督并非指全程的监督，这样会破坏双方合作的信赖关系，而且也会给本企业的用工成本造成一定负担。对被许可方的监督只要保持一定频率即可，例如可以每月一次对被许可方的生产进行检查，这种检查并不进行收费，只是为了保证被许可方按照合同约定的内容对本企业的专利进行使用。同时也是为了防止被许可方擅自利用本方的专利技术，有部分被许可人会假借使用他人专利，对该项技术偷偷移植改进，这不仅侵害了许可人的专利权，而且会扰乱市场，极大地削弱许可人的专利价值。所以作为许可人，应当加强对被许可方的监督，尽到许可人的义务。

（二）提供必要的技术指导

在专科许可合同的履行阶段，许可人应当提供必要的技术指导。作为专利的所有者能够许可他人使用，意味着这项专利拥有一定的技术含量，他人难以进行直接的仿制，另外一方面是该专利具有相当的实用价值，可以产生可观的利润。所以为了让被许可方能够充分地利用该项专利，需要对被许可方提供相应的技术指导，这种技术指导并非对该项专利技术毫无保留地传授，而是指导对方如何正确高效地利用。

五、完善专利许可的策略

（一）专利许可战略

企业在进行专利许可活动前应当拟定相應的战略方针，即本企业未来的发展方向是什么，以及如何最大化利用专利价值，为企业谋取更高的利润。有学者认为企业若主要从事技术研究和开发工作，并不直接生产产品，可以采用对外许可的方式获得收益。若是企业无力开拓相应的市场或是企业的产品在市场上供不应求，此时可以许可其他企业实施其专利技术。制定长远有效的专利许可战略，有助于企业良性发展，减少决策失误带来的损失。

（二）专利许可合同管理规范

专利许可方应当制定本企业的专利许可合同管理规范，专利许可合同的管理必须要制度化，松散随意的合同管理会给企业带来严重的法律风险。如前文所述，专利许可合同管理牵涉合同的谈判、签订以及履行阶段，每一阶段都需要规范化。制定严格的合同管理规范，包含如何与被许可方企业谈判，作为许可方应当采用谈判技巧，合同签订阶段合同应当包含哪些内容，如何约定违约责任以及损害赔偿的计算方式，合同履行阶段应如何监督和提供技术指导等。从程序上来说，就需要从立项、审批、会签、履行和归档统一进行管理。

专利许可许可方的管理问题牵涉的问题依然非常广泛，本文篇幅有限难以进行更深层次的探讨，对于如何减少中小企业对专利管理的支出费用，最大化利用专利价值仍然值得学界进行更多的探索，相信企业知识产权管理理论能够为中国企业的发展提供更多的帮助。