关于重复授权的若干概念的认定探讨

摘 要：从禁止重复授权原则的立法本意探讨了重复授权的认定，并试图从专利所处的法律状态角度去理解专利法第九条第一款，对相关的概念进行了分析认定，同时结合发明实质审查阶段中典型案例，对其处理方法提出个人观点及建议。

关键词：重复授权 同样的发明创造 先申请原则

专利权具有独占性、排他性，即专利权是在一定时间和地域范围内授予专利权人对其专利的独占权和排他权，因而一项发明创造只能授予一项专利权。专利法第九条第一款规定了禁止重复授权原则，本文将对重复授权的相关概念，结合具体案例进行分析认定。

案例研究

1、同一申请人在先申请了发明，在后申请了实用新型，发明与实用新型为同样的发明创造，且满足授权的其他条件，其中在后申请的实用新型已被授权。

相关专利申请案例：案例1：发明200910186850.4，实用新型201020061312.0；案例2：发明201210040310.7，实用新型201220057328.3。

根据专利法九条一款第一句关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定，对于同一申请人的两项同样的发明创造，已授予实用新型专利权，因此，不能够再授予发明专利申请专利权，否则，将造成重复授权。

对于上述案件的处理，目前有两种观点：观点一，按照“先申请原则”，授予发明专利申请专利权，以此所造成的重复授权可通过后续无效程序解决，以发明专利构成实用新型的抵触申请无效掉实用新型专利；观点二，按照专利法第九条第一款的规定的同样的发明创造只能授予一项专利权，通知申请人对发明专利申请的权利要求进行修改或放弃实用新型[1]-[3]。

笔者认为，首先“先申请原则”针对的是不同的申请人，因而对于同一申请人的在先发明申请和在后实用新型授权情况，其涉及的重复授权方面的具体操作处理不适用于专利法第九条第二款对发明申请进行授权，也就是不应采用观点一的作法；另外，针对观点二，虽然发明专利申请允许申请人修改，但是针对某些个案，若需要修改为与实用新型不属于同样的发明创造则需要进行超范围的修改，或是在修改后，申请人难以获得其预想的权利要求保护范围。因而修改发明专利申请对申请人来说也是不公平的。同时由于发明申请与实用新型并不是同日申请，因而该情况也不适用于专利法第九条第一款的规定，可放弃实用新型。因此，针对上述的进退两难之处，笔者认为，从合理合法的角度处理上述情况，较理想的处理方式为：由于实用新型当发明申请发布之后则可因为抵触申请而被无效，实用新型被无效后，其专利权就自始不存在。因而在发明专利申请结案前，对实用新型提出无效，则该实用新型就自始不存在，从而就能够满足专利法第九条第一款的规定而授予发明利专利权。如此审查处理方法，不仅不违反专利法第九条进行重复授权，而且更重要的是规避了發明与实用新型专利权同时存在而可能发生的冲突，防止后续程序的复杂化。

2、不同申请人在同日对同样的发明创造分别提出了发明和实用新型的申请，且满足授权的其他条件，其中实用新型已经授权。

相关的专利申请案例，发明申请：201310008540X；申请人：陈军彪；实用新型：2013200118517；申请人：某保险箱有限公司。

上述发明申请案例的处理也是一个处理法律两难的境地。由于发明申请与实用新型为同样的发明创造，而实用新型已授权，因此发明不符合专利法九条一款同样的发明创造只能授予一项专利权的规定。另外由于该案属于“不同的申请人同日提交了相同的发明”的情形，不属于“同一申请人同日提交了相同的发明创造”的情形，因此发明也不符合专利法九条一款及细则四十一条所规定的放弃实用新型的条件。发明与实用新型同日申请，两者均满足授权条件时，由于我国的专利体制中实用新型的审批周期较短，实用新型较发明更快被授权。此时若以专利法第九条第一款的规定来驳回尚处于审查阶段的发明，这显然对发明的申请人是非常不公平的。若为了维护双方申请人的利益，而对发明申请授权，虽然是体现了专利法的客观公正，但是却又一次地践踏了禁止重复授权的原则。

笔者认为，若直接对发明申请授权，而授权的发明与实用新型则会同时存在因重复授权而被无效的风险，并且还有可能会发生发明与实用新型专利权间的冲突。同样若直接要求发明申请人对发明进行修改以规避重复授权，对申请人来说也是不公平的，因为针对某些个案，若需要修改为与实用新型不属于同样的发明创造则需要进行超范围的修改，或是修改后的发明申请并不是申请人所预想的权利要求保护范围。告知申请人发明现所处的法律两难境地，建议申请人间双方协商，对发明的申请人或实用新型的专利权人进行变更，以符合细则四十一条所规定的放弃条件，提交放弃声明，对实用新型进行放弃。若双方协商不成，才建议申请人对发明进行修改以规避重复授权。并告知申请人，若直接对发明授权，发明与实用新型则会同时存在因重复授权而被无效的风险。

3、结语

禁止重复授权的立法本意主要是为了防止专利权产生冲突，而该专利权产生冲突又主要体现在专利侵权阶段，因而在认定专利申请是否重复授权的时候，笔者认为重复授权的认定中引用侵权的概念能更准确的把握重复授权的含义。立法禁止重复授权的目的是为了避免两项权利发生冲突，因而只有两项权利同时存在而且都有效时，才有发生冲突的可能。无论如何，审查处理过程中仍需注重依法处理并平衡申请人与公众的利益，同时还要考虑后续专利权发生冲突的可能。

参考文献

[1] 丁德宝，兰瑾耀，代玲莉. 对重复授权判断的一点思考[C]. 2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛，第三部分，2014.

[2] 赵德兰. 对同一申请人就同一发明创造提出两项专利申请的处理建议[J]. 审查业务通讯，2004（3）：12-15.

[3] 朱红霞，王晓明，扈娟，高天柱. 关于同一申请人“一件在先申请和一件在后专利权”在涉及重复授权方面的思考[J]. 审查业务通讯，2013（1）：46-49.

作者简介：叶嘉欣，1988年8月，女，广东省惠州人，硕士，专利审查员，审查水处理领域专利。