从实务角度看专利代理机构在提升专利质量中发挥的作用

周晓娜

21世纪是知识经济的时代，国家知识产权强国战略目标已经从最初的知识产权大国朝着知识产权强国而转变，据统计，2017年间，我国发明专利申请量为138.2万件，同比增长14.2%；国家知识产权局共受理PCT国际专利申请5.1万件，同比增长12.5%。

专利代理机构和发明人（或申请人）之间的关系应当是甲乙双方的配合、是法律和技术的互补。发明人（或申请人）与代理机构的沟通至少要包括向代理机构提供发明创造的完整技术内容、就发明点而言本领域的现状、甚至是提供竞争对手的名称、技术发展现状。代理机构在充分理解发明人（或申请人）的发明创造后，会对该技术内容进行检索，并与发明人（或申请人）一同分析检索结果，对技术内容的可专利性（尤其是新颖性和创造性）做出初步判断，并结合发明人（或申请人）的需求给出申请类型的建议。在前期沟通建立后，进一步沟通该技术方案在世界范围内的布局、并结合侵权和反向工程来撰写专利文件。专利文件的撰写是一个以技术方案为基础的法律文件的撰写，刚开始接触专利的发明人（或申请人）可能无法看懂权利要求书，专利代理机构将会逐条进行解释。专利代理机构撰写的撰写稿件经多次与发明人（或申请人）沟通修改后，把确定稿件提交到国家知识产权局。这中间，还涉及到几个问题的确认，这些问题的确认对于高质量专利也非常的重要：

1.发明和实用新型类型的确认。专利代理机构在对创造性初步判断的时候，会告诉发明人（或申请人）本发明创造的创造性是否达到实用新型的高度、是否达到發明的高度。显然，发明的创造性的高度比实用新型的创造性的高度要高，这里创造性的高度指的是本发明创造与现有技术的技术区别的“高度”，创造性的高度越高申请发明被授权的可能性越大，反之申请发明获得授权的可能性越小。但并不是说发明比实用新型就一定要好。发明经过实审，审查周期通常要2-4年的时间；而实用新型的审查周期通常在5-10个月，代理机构应该提醒发明人（或申请人）在考虑创造性高度的同时也需要考虑审查周期、费用成本、发明创造本身的技术生命周期、来综合判断。我国专利法允许在申请当日同时提交相同保护内容的发明和实用新型，在不考虑费用成本的情况下，申请人也可以考虑同日的“一案双报”策略。

2.对于发明专利申请的提前公开的确认。一旦最终确认的类型是发明专利，代理机构就需要向发明人（或申请人）交代发明专利申请过程中的提前公开的程序以及提前公开的利弊问题。通常来说，a提出“提前公开”的有利之处是：一个发明专利申请，正常情况下公开日期是申请日起18个月，而请求提前公开的情况下6个月左右甚至更早就会公开，由于专利制度是公开后才能进入实质审查程序，那么提出“提前公开”显然能够有效地缩短至少一年的审查时间，可早日获得授权；并且还需要提醒发明人（或申请人）考虑公开后的商业宣传、获得临时保护等。b提出“提前公开”的不利之处是：专利申请一旦公开，公众（包括竞争对手）很快就获知了该专利技术内容。另外，对于本专利申请的发明人而言，增加了对该技术方向进行的后续改进再申请专利保护的难度，因为即使是相同的申请人的专利申请在在先公开，也同样会被视为现有技术来评判后续专利申请的可专利性。

3.对于发明专利申请是否在申请日提实质审查问题的确认。发明专利申请要获得授权就必须通过实质审查程序，实审程序是依请求而启动的，申请人需要在申请日起三年内提出请求。通常来说，我国申请人在提交申请的同时会提出实质审查请求，a这样操作的好处是：发明专利申请公布后立即进入实质审查程序，能够加快审查进度；b这样操作的不利之处是：过早的提出了实质审查请求，一旦专利策略变化，应对起来比较迟钝。另外，对于专利而言，大家都知道授权专利将在市场中发挥极大的作用，但也不要忽略，不确权状态下的专利申请也会对竞争对手造成一定程度的威慑作用、还会牵扯竞争对手的时间精力和经济成本，因为，将专利申请拖到满3年时再提出实质审查请求也是为数不少了一个专利策略。提出实质审查的合适的时间当然还与其他的因素比如同日申请的实用新型的状态相关，这都需要发明人（或申请人）与专利代理机构充分沟通来确定。

4.保密审查的确认。根据专利法第二十条第一款的规定，申请人将在中国完成的发明向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。根据专利法实施细则第八条第一款的规定，在中国完成的发明，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明。因此，在新申请阶段，专利代理机构会提醒发明人（或申请人）是否有可能本发明创造将来在海外布局。而代理机构为了避免后续一旦巴黎公约申请进入外国准备时间上的仓促，也会建议在新申请时同时提交保密审查。

5.发明人的确认。在实务中，有些中小企业习惯将发明人写成企业老板或企业老板的家属。专利代理机构需要告诉发明人（或申请人），发明人只能是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，并且这个人只能是个人。虽然，在知识产权局的审查程序中，审查员对请求书中填写的发明人是否符合该规定不作审查。但申请专利时填写发明人应当依据诚信原则诚实填写。

6.新申请提交完成后，代理机构应该建立监控巴黎公约进外国的期限和PCT申请的期限的任务。帮助申请人不错过海外布局的期限。

以上6个方面是代理机构在专利申请前期需要与发明人沟通和确认的方面。笔者认为，这6个方面是高质量专利的前提，是基础。

科技兴则民族兴，科技强则国家强。在建设世界科技强国的征程上，总书记提出一系列新思想、新论断、新要求。他深刻地指出，科技创新是核心，抓住了科技创新就抓住了牵动我国发展全局的“牛鼻子”。而高质量专利则是科技创新中的重要一环，是市场规律下推动创新的原动力，为保证动力强劲、持久，专利代理机构需要充分发挥其作用，不断提升我国专利质量，向着科技强国迈进。

（作者单位：北京海虹嘉诚知识产权代理公司）