“Bilski案”及其对我国商业方法专利审查标准制定的启示

董远溪

【摘 要】2009年6月美国最高法院再审“Bilski案”，宣布由State Street案确立的“具体、实用、有形”测试法不再作为商业方法专利的判断标准，同时也否定了“机器或转换”测试法作为商业方法专利审查的唯一标准。论文分析总结该案脉络，并讨论该案对我国商业方法专利的审查标准制定带来的启示。

【Abstract】In June 2009， the US Supreme Court re-examined the "Bilski Case"， and announced that the "useful，concrete，tangible" test method established by the State Street case was no longer a criterion for determining business method patent， meanwhile， it also denied the "machine or conversion" test method as the sole standard for patent review of business methods. The paper analyzes and summarizes the context of the case， and discusses the implications of this case for the establishment of the standards for the examination of business method patents in China.

【关键词】商业方法；Bilski案；“机器或转换”标准

【Keywords】 business method； Bilski case； "machine or conversion" standard

【中图分类号】D923.42 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2018）09-0107-02

1 引言

《美國法典》第35篇第101条规定了四种法定专利对象：方法、机器、产品、组合物。此外，一个发明若想获得专利权还必须满足第102条规定的新颖性、第103条规定的非显而易见性、以及第112条规定的适当开示三个要件。根据美国联邦最高法院的先例，属于自然法则、物理现象、抽象概念的发明类型属于非法定主题，不可授予专利权，而商业方法是否具有可专利性一直是个颇具争议的话题。

美国早期不保护商业方法专利，1908年的Hotel Security Checking案确立了商业方法除外原则。然而，1998年的State Street案推翻了商业方法除外原则，并确立了“实用、具体和有形的结果”的判断标准。审理法院认为，虽然涉案专利的算法本身属于抽象概念，但当实际应用该方法时，如果能够产生“实用、具体和有形的结果”，则该方法属于可专利主题。

State Street案后， 美国商业方法专利申请和授权量显著增加。然而，迅猛增长的商业方法专利似乎并未使金融、电子商务的研发投入显著增加，反而导致更多的诉讼纠纷，使经营者的商业经营产生更多不确定性。联邦巡回上诉法院（CAFC）一直在找寻机会对State Street案所确立的商业方法判断方式进行修正，而Bilski案正为CAFC提供了这样的契机。

2 Bilski案裁判要点总结

2.1 案件背景介绍

Bilski和Warsaw申请了一种与买卖商品相关的对冲风险控制方法（专利申请号为08 / 833，892，在后文中被称为“‘892专利”），其发明点在于通过一系列商业操作固定相关价格以减少市场波动带来的潜在经营风险。

在‘892专利申请的审查过程中，审查员认为其权利要求不符合法定专利对象。审查员指出，该发明没有实施在具体的装置上而是仅涉及操控抽象概念，并且其旨在解决纯粹的数学问题而不受实际应用的限制；因此，本发明不涉及技术技艺。

审查员认为：①所要求保护的主题由不构成法定专利对象的基本原则（即，数学算法）组成；②根据“技术技艺”测试，‘892专利申请并未体现“将科学和工程应用于机器和方法的开发中，以增强或改善人类条件，或至少在某些方面提高人类效率”。据此，审查员驳回了‘892专利申请。Bilski向专利上诉及冲突委员会（BPAI）提出上诉。

上诉过程中，BPAI在考虑该专利申请是否要求保护一种基本原则时，并未采用审查员所使用的“技术技艺”测试。相反，BPAI基于“有用、具体和有形”测试并以抽象概念不是法定专利对象为由维持了对‘892专利申请的驳回。Bilski继而向联邦巡回上诉法院提出上诉。

2.2 联邦巡回上诉法院判决

联邦巡回上诉法院于2007年10月1日以三人合议组的形式举行听证会。法院尤其关注以下五个问题：①‘892专利申请中的权利要求1是否属于第101条规定的法定专利对象；②在确定某一方法是否属于第101条规定的专利对象时应采用何种标准；③要求保护的主题是否因其包含抽象概念或心理活动而不具备专利适格性，以及包含有心理和物理步骤的权利要求怎样才可以成为可专利主题；④根据第101条，一种方法或工序是否必须导致事物发生物理转换或与机器相关联才可以成为法定专利对象；⑤是否应重新考虑State Street案和AT&T;案，若是，应按照何种理由将其推翻。

联邦巡回法院于2008年10月30日做出判决，宣告State Street中的“有用、具体和有形”测试不再适用，并且进一步确立了“机器或转换”标准。

法院指出，如果存在以下情况，则“方法”具有可专利性：①它与特定的机器或设备相关联，②它将特定物品转换成不同的状态或物品。除了“机器或转换”测试的基本要素外，法院还对法定方法提出两项额外要求：①使用特定的机器或物品的转换必须对权利要求的范围施加有意义的限制，②要求保护的方法中机器参与转换不可以仅仅是微不足道的、不用于解决技术问题的活动。

具体到‘892专利，由于该专利权利要求不涉及转换成任何物理对象，也不代表任何物理对象，该专利未通过“机器或转换”标准测试，法院维持驳回‘892专利。

可见，联邦巡回上诉法院认识到State Street案所确立的“实用、具体和有形的结果”测试标准过于宽泛，这直接导致产生大量权利稳定性并不确定的商业方法专利。联邦巡回上诉法院确立“机器或转换” 标准，其在一定程度上以限缩的方式解释了第101条中的“方法”，使得商业方法专利的审查更为严格。

2.3 最高法院判决

原告不服联邦巡回上诉法院的裁决，继续上诉。2010年6月28日，美國最高法院对Bilski一案做出判决，维持联邦巡回上诉法院的判决，认定相关发明不构成第101条所规定的法定专利对象。

最高法院多数意见认为，联邦巡回上诉法院所采用的“机器或转换”测试是判断专利对象适格性的一项重要线索，但是该标准不是判断专利对象是否适格的唯一判断标准。至于如何认定方法是否具有可专利性，最高法院并未规定任何新的判断标准。

除了最高法院多数意见，笔者认为法官Breyer的并存意见也很好地体现了法院对商业方法可专利性及商业方法审查标准的综合考量。Breyer在该意见中称：

首先，虽然第101条的内容很广泛，但并非没有限制。长期以来，法院一直坚持认为，自然界现象、心理活动和抽象知识概念不具有可专利性。

第二，众多先例表明，法院认为，将物品转换成不同的状态或物品是用于判断不包含特定机器的方法权利要求是否为法定专利对象的重要线索。

第三，虽然“机器或转换”测试一直是“有用且重要的线索”，但它从未成为确定可专利性的“唯一测试”。

第四，虽然“机器或转换”测试并不是判断可专利性的唯一测试，但这绝不表示产生“有用、具体和有形结果”的对象即可被授予专利权。

可见，一方面，最高法院认可“机器或转换”测试仍然是判断专利适格性的重要标准，另一方面，最高法院也考虑到可能需要制定严格性低于该测试的新的审查方法，因此未将该测试作为专利适格性的唯一判断标准。

3 Bilski案对我国商业方法专利审查标准的启示

通过Bilski一案可以看出，在美国商业方法专利制度的实践中，法院一直注重贯彻法律应具有可预见性的基本理念。

任何法律分支的一个基本问题在于，它提供的机制是否使得参与者在做出实际决定之前能够合理地预测该决定的结果。法律本身应该是可预测的，就专利法而言，只有对专利的有效性和预期诉讼结果可以有统一预测时，才可以更好地鼓励商业投资、促进科技创新。

针对商业方法专利，美国司法实践表明，State Street案中确立的“有用、具体和有形”测试标准导致商业方法专利的审查标准过于宽泛，并未实际达到促进商业发展的效果。由于商业方法专利中的术语经常涉及常识性概念， 相关权利要求的描述难以限定这些术语的边界，过于宽松的审查标准容易导致商业方法专利的保护范围不确定，这会使得商业方法本身的权利稳定性变差，同时增加其他个体或企业的潜在侵权风险。

笔者认为，相较于State Street案确立测试标准， Bilski案确立的更为严格的“机器或转换”标准更有利于限定商业方法专利权利要求的保护范围，从而提高授权专利的权利稳定性，使得社会公众能够更好地预测专利的有效性和相关诉讼的结果。

反观我国商业方法专利审查制度，目前，我国仍坚持以“技术特征”作为考察商业方法可专利性的基本标准， 要求专利申请应通过技术手段解决技术问题，从而实现预期的技术效果， 否则相关主题可能因属于“智力活动的规则和方法” 而不具备专利适格性。笔者认为，在当前发展背景下，这种严格谨慎的审查标准可以为商业方法专利提供更为统一的预测性，是判断商业方法专利适格性的合理选择。