日本专利审查中对于产品权利要求中的方法特征的审查动向

褚瑶杨 李 洋

一、引 言

对于用方法表征的产品权利要求（以下简称“PBP权利要求”），历来对其保护范围的认定方法存在不同的观点，主要的两种观点是“产品限定法”和“全部限定法”。①丁佳艺.“用方法特征表征的产品权利要求”相关问题的探析［D］.北京：中国社会科学院研究生院，2014.

“产品限定法”认为，产品专利权提供的是一种绝对保护，不受产品制造方式的限制。无论采用什么制造方法，只要所获得的产品相同，就落入产品权利要求的保护范围之内。这种观点的出发点是产品的特征是由其申请性质决定的，不依赖于其制造方法。特别是对于那些引用了产品权利要求，附加技术特征为方法特征的权利要求，该观点具有明显的合理性。

而“全部限定法”认为，凡是写入权利要求中的技术特征都是不可忽略的。既然用方法限定的产品权利要求中包含了方法特征，那么就应当认为它们构成了对所述产品的限定特征。显然，对于那些仅以方法为特征的产品权利要求，特别是仅引用了方法权利要求的产品权利要求，这种观点具有明显的合理性。

正因为两者观点都有其合理性，“产品限定法”和“全部限定法”在不同国家内普遍存在，甚至在同一国家内，在专利审批阶段和侵权诉讼阶段也存在不同的观点。

二、日本审查中的变动

近来，对于PBP申请，日本的审查中出现了一种新的动向，引入了对权利要求的保护范围是否清楚进行审查。这对于PBP权利要求是以往从未出现过的审查理由。

1.变动的起因

出现这种审查意见的原因在于，在2015年6月5日，日本最高法院作出了2个判决（平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号）。在这两个判决中明确了PBP权利要求的保护范围在专利审批和侵权判定中的认定方法采用“产品限定法”。

上述两个判决案件的原审机关在其判决中均采用了“全部限定法”，认为仅在申请是无法或难以通过产品结构或特性直接表征该产品的情况下，才会考虑方法特征，否则应将权利要求范围限定为通过权利要求中记载的制造方法制造的产品。

但是，平成24年（受）第1204号和平成24年（受）第2658号中，对于该观点进行了否定，重申了日本专利审查中采用“产品限定法”，指出产品权利要求的专利权效力延及与该产品结构、特性等相同的产品，不考虑其制造方法。

这给出了一个新的审查方向，对权利要求范围是否清楚进行审查。可以说，在 PBP 权利要求的审查方面，日本提出了一种新的思路，这必然会对以后的审查产生长期的影响。

2.对清楚性审查的理由

对于为何要对权利要求范围是否清楚进行审查，其给出的理由如下：

……专利制度的目的是赋予专利权人独占权，保护其技术，另一方面，公众通过掌握专利技术而实现对该技术的利用，借此奖励发明创造，推动产业发展，基于该目的，要求权利要求记载的技术方案清楚。从该观点来看，产品权利要求中记载有该产品的制造方法的情况下，该专利权的效力按照延及结构、特性与该制造方法制造的产品相同的产品来确定权利要求的技术方案的范围的话，难免存在对公众利益产生不良影响。即，对于产品发明专利的权利要求中记载了其制造方法时，该制造方法表征了该产品的某种结构或特性?还是虽然是产品发明但其权利要求范围仅限于通过其制造方法制造的产品?这对公众来说通常是不清楚的，公众阅读权利要求等的描述后，不能明确地理解该发明的内容，不能准确预测申请人在什么样的范围具有独占权，这显然是不合适的。

另一方面，产品发明的专利的保护范围通常通过明确记载该产品的结构或特性来直接界定，但由于其具体内容、性质等，提交申请时存在不能从技术上对该产品的结构或特性进行解析的情况，另外，有时进行限定的作业需要巨大的经济支出和时间，但专利申请的性质上需要及时性，要求申请人进行这种作业有时是不现实的。因此，对于产品发明专利的保护范围中记载的该产品的制造方法不能一刀切，存在上述事件的情况下，即使将发明专利的保护范围限定为结构、特性等与通过该制造方法制造的产品相同的产品，也不会对公众利益造成不利影响。

综上，产品发明的专利的保护范围记载了该产品的制造方法的情况下，要求其权利要求的记载满足日本专利法第36条第6款第2项规定的“发明是清楚”的，可以解释为其相当于限定了提交申请时不能通过产品的结构或特性对其进行表征或者进行这种表征不现实”。②平成24年（受）第1204号 ［EB/OL］. ［2015-06-05］. http：//www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf.

3.日本审查基准的对应调整

随后，日本特许厅在2015年7月6日出台了“关于 PBP 权利要求的近期审查处理办法”，③プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する当面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.明确了对于 PBP 权利要求的审查方式，对于 PBP 权利要求，除非提交申请时不能通过产品结构或特性对其进行直接表征或者这种表征不现实（以下简称“不能或不现实”），否则将认定该产品发明不清楚，并把提交申请时不能通过产品结构或特性对其进行直接表征或者这种表征不现实的举证责任交给了申请人。

考虑到该审查处理方法对今后的审查和专利的撰写和答辩策略的影响，有必要对该审查处理方法进行剖析。所以，下面结合日本特许厅出台的关于 PBP权利要求的近期审查处理办法进行说明。

作为属于“记载有该产品的制造方法的情况”，关于PBP权利要求的近期审查处理办法中记载了下述3种情况，即：

（1） 记载有涉及动作顺序要素的情况；

（2） 记载有制造条件的情况；

（3） 引用制造方法权利要求的情况。

同时，关于PBP权利要求的近期审查处理办法中规定：在判断是否为PBP权利要求时，要在说明书、权利要求书和附图的基础上，结合考虑发明所属技术领域的技术常识来进行判断。在认为存在方法特征时，指出权利要求不清楚，同时在审查意见中会列出4种应对方式，包括3种修改方式和1种争辩方式，即：

（修改-1） 删除相应的权利要求；

（修改-2） 将相应的权利要求涉及的发明修改为生产产品的方法发明；

（修改-3） 将相应权利要求涉及的发明修改为不含制造方法的产品发明；

（争辩-1） 意见陈述书中说明或举证不能用其他方式表征或不现实。

删除相应的权利要求适用于各种情况，但这显然不是申请人希望的应对方法。因此，需要对各种情况分别讨论最适合的应对策略。

对于“记载有涉及动作顺序要素的情况”，除了直接删除相应权利要求之外，将产品发明直接修改为方法发明也是简单有效的方法，即直接将发明的主题名称从产品修改成制造方法，其他表达不用修改。但这往往也不是申请人所希望的。如果能够通过修改表达方式，将动作顺序修改为动作结果的状态，从而将相应权利要求涉及的发明修改为不含制造方法的产品发明。这样就仍可作为产品发明，不必修改权利要求的主题名称。

这种修改方式对权利要求的范围没有明显影响，对于申请人是有利的，但是对撰写和翻译的要求都会产生一定的影响，在以后的审查中难免会遇到类似的修改。作业人员对撰写和翻译需要更加谨慎，以避免因为表达的问题导致被指出发明不清楚的缺陷。

另外需要注意的是，日本特许厅在2015年7月6日出台的关于 PBP 权利要求的近期审查处理办法中记载了，需要将“凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器”修改为“凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器”。④プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する当面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.但2016年3月删除了该具体示例，并指出该表达不属于需要修改的情况。

对于“记载有制造条件的情况”，由于记载的是制造条件，将条件修改为状态描述几乎是不可能的，而单纯通过删除关于制造方法的记载显然容易导致修改超出原说明书和权利要求书的记载。所以，这种情况下，除了删除相应权利要求之外，直接将发明的主题名称从产品修改成制造方法的修改方式是没有办法的办法。

对于“引用制造方法权利要求的情况”，删除方法特征意味着删除引用项，这样权利要求就只剩下主题名称而已，因此显然不能再作为产品权利要求。另外，修改成方法权利要求显然和引用的权利要求实质上相同。因此，对于这种情况，除了有效争辩之外，只能将该权利要求删除。但这种情况下，即使删除该权利要求，对权利要求范围的保护的影响也不明显，应该是申请人能够接受的。

此外，关于PBP权利要求的近期审查处理办法中还明确规定了仅是单纯通过表示状态的动词限定结构或特性时不属于“记载有该产品的制造方法的情况”。但是其中仅列举了12个例子：“樹脂組成物を硬化した物”（将树脂组合物固化得到的物质），“貼付チップがセンサチップに接合されている物品”（一种物品，粘附芯片接合于传感器芯片），“AがBと異なる厚さに形成された物”（以不同于B的厚度形成有A的物品），“AとBを配合してなる組成物”（将A和B混配而成的组合物），“ゴム組成物を用いて作成されたタイヤ”（使用橡胶组合物制成的轮胎），“A層とB層の間にC層を配置してなる積層フィルム”（在A层和B层之间配置C层而成的层积膜），“単離細胞”（分离细胞）。“抽出物”（提取物），“脱穀米”（脱壳米），“蒸留酒”（蒸馏酒），“メッキ層”（镀敷层），“着脱自在に構成”（构成为自由装卸） 。⑤プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する当面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.

值得注意的是，2016年1月27日日本特许厅追加了不属于“记载有该产品的制造方法的情况”的例子，并预计在2016年4月上旬对审查手册进行修改。在追加具体例的同时，特别强调了作为表征产品的结构或特性的术语具有明确概念时，不属于“记载有该产品的制造方法的情况”。

综合这些情况可以看出，少量顺序特征可以通过修改为状态特征克服方法特征导致的“不清楚”缺陷；包含操作条件特征的权利要求需要修改权利要求类型，将产品权利要求修改为方法权利要求；单一操作以完成时态进行撰写，从而表示状态。

此外，对于“不能或不现实”的判断，首先要求申请人进行陈述、举证，然后审查员基于发明所属的技术领域中的技术常识进行判断。进而，对于申请人陈述、举证的内容，如果审查员没有合理的质疑，则认为存在“不能或不现实”的情况。这种情况下，就能够克服“不清楚”的缺陷。

对于“不能或不现实”的情况，需要满足“不能”或“不现实”中的至少一种情况。所谓“不能”就是指提交申请时技术上不能对产品的结构或特性进行解析。所谓“不现实”是指对产品的结构或特性进行界定的作业需要大量的经济支出或时间，这种经济支出或时间对于专利申请的性质、时效性等方面是不现实的。

但是，对于何种产品的结构或特性是不能通过技术手段解析的以及多大的经济支出和时间才算“不现实”，仅是根据平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号列举的例子，明确了通过基因操作制成的新细胞等视为存在“不能或不现实”的情况，以及明确了单纯陈述解析结构所需时间长或单纯陈述采用制造方法进行表征更清楚是不被接受的。

对此，日本特许厅于2015年11月25日进一步给出了5个参考例，⑥プロダクト·バイ·プロセス·クレームの「不可能·非実際的事情」の主張·立証の参考例 ［EB/OL］. ［2015-11-25］. https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi /pdf/ product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf.作为“不能或不现实”的情况的例子，主要列举了：不能用文字表达且结构不能表征，制造的产品的结构、特性的具体状况多变而不能对这些具体状况进行概括表征，产物来自天然物且天然物的结构不能直接表征，产物结构复杂多样的聚合物。这些例子几乎都与微观结构、化学反应有关，由此可见，意见陈述的重点自然应该放在产品的结构、组成上，例如产品的微观结构不能解析。具体的争辩策略还应在实践中进一步总结。

三、对日本专利申请的影响

除了在审发明之外，更大的影响可能在于对已授权发明的无效方面。对此，千叶胜美（审判长）在判决的补充意见中提到“对于以往在申请审查阶段没有实际对是否存在“不能或不现实”的情况进行检查就已经授权的PBP权利要求，今后可能在无效宣告请求或侵权诉讼过程的专利无效抗辩中被提出“保护范围不清楚”。但是，如果无法证明在申请时存在“不能或不现实”的情况（其将被视为能够用结构等界定但未进行界定，是以通过简易制造方法界定的PBP权利要求形式申请的），那么其难免被无效掉。然而，这种情况是由于该专利申请的审查对PBP权利要求的认定宽松的结果，并不只是申请人的责任，所以，为了避免这种情况，需要考虑灵活的利用专利无效宣告审查中的订正请求（日本专利法第134条第2款）和订正审判请求（日本专利法第126条）等。这些问题在现实中如何处理是遗留到今后的问题”。⑦平成24年（受）第1204号 ［EB/OL］. ［2015-06-05］. http：//www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf.

如此看来，无效宣告请求中的订正请求和订正审判请求中有可能接受原本不可以的发明类型的修改，将产品发明修改为方法发明。但是，即使可以通过这些修改来消除不满足“清楚”的缺陷，也会有极大可能由此产生新的无效理由（例如新颖性、创造性等），很难从根本上消除无效理由。这可能将在长期内困扰专利代理人和专利权人。

四、日本专利申请的应对策略

鉴于这种情况，对于准备向日本申请的案件，需要考虑尽量不使用PBP形式的权利要求。如果是已经采用了这种撰写方式的PCT案件，要考虑是否可以修改为方法权利要求或准备如何进行意见陈述。

对于在审的案件，最简单的办法就是修改成方法权利要求，但在已经存在方法权利要求的情况下，需要准备进行意见陈述的理由。否则，只能删除相应的权利要求。

对于已授权的案件，对待修改导致的结果尚不明了，不宜过早进行修改。但是，如果可能的话，最好事先收集能够证明存在“不能或不现实”的证据，以便在无效或诉讼中使用。当然，如果对待修改导致的结果明确后，可以考虑进行适当的修改。

无论如何，日本关于PBP权利要求的审查和判例将越来越多，对策也会越来越多，如何走向，还需拭目以待。