关于专利法第九条中同样的发明创造的判断

王晓欧等

【摘 要】专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。我国申请人在申请日往往会同时提交内容相同的发明专利申请和实用新型专利申请，针对这一特点，从一个具体案例出发，分析发明专利申请的权利要求在实质审查过程中进行过修改，授权时有关同样的发明创造的判断。

【关键词】发明；实用新型；重复授权；同样的发明创造

1 重复授权的相关规定

专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人[1]。

上述条款规定了不能重复授予专利权的原则。禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。

对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。

为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较[2]。

我国的专利申请中，针对产品发明，申请人往往会在申请日同时提交内容相同的发明专利申请和实用新型专利申请，然而在发明专利申请的实质审查过程中申请人会基于各种原因修改权利要求，这样在授权时就需要判断此时的权利要求是否与已授权的实用新型专利属于同样的发明创造。下面通过一个具体案例来探讨发明专利在实质审查过程中出现修改的情况下同样的发明创造的判断。

2 具体案例及分析

2.1 案例

申请号：2012103969060，本发明请求保护一种防撬锁芯，申请人在申请日同时提交了内容相同的发明专利申请和实用新型专利申请并且分别做出了声明，申请日提交的权利要求1-4为：

1）一种防撬锁芯，包括钥匙（1）、内锁芯（4）、外锁芯（16）；内锁芯（4）安置在外锁芯（16）内，钥匙（1）与内锁芯（4）配合，其特征在于：内锁芯（4）内安设有弹簧Ⅱ（12）、齿轮、齿条、下销子Ⅰ（8）、下销子Ⅱ（15），下销子Ⅰ（8）、下销子Ⅱ（15）通过内锁芯（4）上下内侧设有的销子槽安装在内锁芯（4）内，齿条一侧通过弹簧Ⅱ（12）与内锁芯（4）连接，齿轮与齿条啮合，齿条下侧设有的齿条下齿（7）与下销子Ⅰ（8）配合，钥匙（1）上侧设有的钥匙上齿（2）与下销子Ⅱ（15）配合，外锁芯（16）内安设有上销子Ⅰ（9）、弹簧Ⅰ（10）、上销子Ⅱ（14），上销子Ⅰ（9）、上销子Ⅱ（14）分别通过弹簧Ⅰ（10）安装在外锁芯（16）上下内侧设有的销子槽内。

2）根据权利要求1所述的防撬锁芯，其特征在于：所述外锁芯（16）与内锁芯（4）通过外锁芯（16）内安设有的固定销（11）连接。

3）根据权利要求1所述的防撬锁芯，其特征在于：所述齿轮上侧设有的轮齿上齿（5）与钥匙（1）下侧设有的钥匙下齿（3）啮合。

4）根据权利要求1所述的防撬锁芯，其特征在于：所述齿条上侧设有的齿条上齿（6）与齿轮下侧设有的齿轮下齿（13）啮合。

该实用新型专利授权的权利要求与原始提交的权利要求一致，而发明专利申请在实质审查的过程中进行过修改，申请人将原始的从属权利要求3以及从属权利要求4合并到权利要求1中。因此在考虑授权时，发明专利申请的独立权利要求1包括原权利要求1、3、4的全部特征，此时需要判断其同日申请的实用新型专利是否与该发明专利申请为同样的发明创造。

2.2 案例分析

针对此案，有一种观点认为：实用新型的权利要求4是多余指定，因为发明专利申请的权利要求1中已经限定“齿轮和齿条啮合”又限定了“齿条下侧设有的齿条下齿与下销子I（8）配合”，既然齿条的下齿已与其它部件配合了，那么齿条如何与齿轮啮合呢？自然是齿条的上齿与齿轮的下齿啮合，因此实用新型的权利要求4是多余指定，这样授权的发明专利的权利要求1就与已授权的实用新型专利的权利要求3的内容是相同的。也就是说实用新型专利与本发明属于同样的发明创造，因此申请人为了获得发明专利权则必须放弃已经授权的实用新型专利，否则发明将因为不符合专利法第九条的规定而被驳回。

那么经修改后的发明专利申请的权利要求1是否与已授权的实用新型专利的权利要求3的保护范围相同，笔者有不同的看法。首先修改后的发明专利申请的权利要求1与实用新型专利的权利要求3的特征并非一一对应，实用新型专利的权利要求3中没有修改后的发明专利申请权利要求1中的特征“齿条上侧设有的齿条上齿（6）与齿轮下侧设有的齿轮下齿（13）啮合”（即原权利要求4的特征）。

其次，该特征“齿条上侧设有的齿条上齿（6）与齿轮下侧设有的齿轮下齿（13）啮合”也不是多余限定，该特征不仅限定了齿轮与齿条的啮合关系，更进一步限定了这两个部件具体的配合部位，即齿条上齿具体与齿轮下侧设有的齿轮下齿啮合。虽然因为权利要求1已经限定“齿轮和齿条啮合”又限定了“齿条下侧设有的齿条下齿与下销子I（8）配合”，但并没有限定齿条与齿轮下侧的轮齿配合，因为齿条可以与齿轮上的所有轮齿配合，由于限定了齿轮上侧设有的轮齿上齿与钥匙下齿啮合，那么根据“齿条上侧设有的齿条上齿（6）与齿轮下侧设有的齿轮下齿（13）啮合”这一限定该齿轮只需上下侧设有轮齿即可，而不必在整个周面上都设有轮齿，因此该限定并非多余限定，其限定了齿条和齿轮的具体配合部位。因此发明专利申请的权利要求1与实用新型专利的权利要求3的保护范围不相同，不属于同样的发明创造。这一特点参见说明书附图更为直观。

3 结论

由于我国专利制度的特点，在发明专利实质审查的过程中经常需要在授权时判断是否存在同样的发明创造。在以前的审查操作中，往往机械的通过字面对比，字面上完全一样则认定是同样的发明创造，字面上有差异则不认定为同样的发明创造。这种处理方式过于机械片面，往往忽略了文字表达不一致，但保护范围实质相同的发明创造。而在目前的审查实践中，更加重视保护范围实质相同的判断，即使字面表达上略有不同，但保护范围实质相同也认定为同样的发明创造。这样的审查标准使得对同样的发明创造的判断变得灵活而客观，但同时也造成了审查员的困扰，这就要从发明的整体出发去判断，不能过分拘泥于文字表达。但对同样的发明创造的判断毕竟是基于权利要求的对比，因此权利要求的每一个特征都十分重要，不能轻易认定对某一特征的限定为无效限定。本案给我们的启示是判断是否属于同样的发明创造既不能机械的文字比对，也不能过分解读权利要求，必要时可以参考说明书以及说明书附图的描述，将发明作为一个整体看待有助于判断的准确。

【参考文献】

[1]中华人民共和国专利法[Z].

[2]专利审查指南[M].知识产权出版社，2010.

[责任编辑：汤静]