高校校名商标规范使用的法律对策

陈红兰

（安徽农业大学，合肥 230036）

高校校名商标规范使用的法律对策

陈红兰

（安徽农业大学，合肥 230036）

为保护社会公共利益，我国2013年修订的《商标法》对商标权人的商标使用行为设置了合理使用等制度限制。高校校名商标既涉及高校主体的私权，也关乎广大消费者利益和高等教育事业的健康发展，有必要加强校名商标的规范使用和权利保护。

高校校名；注册商标；商标使用；规范使用；正当行使

高校校名屡遭商标抢注，不少高校将学校名称中的字号部分注册为商标的做法合乎常理，但若止步于注册而忽视商标使用就会得不偿失，这是因为我国商标法对商标权的取得以注册为原则，使用为例外；商标权的维持则依赖商标的实际使用和合法使用，不规范使用、混淆使用及无正当理由连续三年不使用都可能丧权。国务院《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014～2020年）》鼓励高校和科研院所建立知识产权转移转化机构并完善知识产权管理规范。为践行国家知识产权战略，高校重视贯穿其知识产权成果创造与转化全过程的校名商标权保护，在商标注册的基础上规范校名商标的使用。

一、我国高校校名商标的使用状况及风险

我国高校校名商标分为两类，一是未注册的校名商标，二是已注册的校名商标，由于未注册商标权利人没有独占使用权和禁用权，故高校偏好注册商标，为防止校名被校外人士抢注商标和冒用，有些高校还进行防御性的商标全类别注册。高校获得注册商标权后往往先发布权益公告再为商标的产业应用，其中，应用最广泛的是注册在第41和42类服务上的校名商标，其他类别如高校强势学科上的商品商标使用较少甚至被束之高阁资源浪费。

（一）我国高校校名商标使用的主要方式

1.高校发布商标权益公告

大多数高校商标注册成功后采取的第一项商标管理措施就是公告权益，在学校官方网页上或平面媒体上宣称商标获权，告示不特定人学校将依法制止侵权。如西南财经大学2012年12月29日于中国教育报上专门刊登商标权益保护公告，宣称“西南财经大学”及该校习惯性简称“西南财大”等179件无形资产商标获得商标注册证书，学校将充分利用法律武器切实维护学校形象和声誉。

2.高校校名商标自行使用

高校校名商标无论注册与否，最常见的使用场所为其教学和科研服务等主营业。如校名商标被喷涂在教学设备上，印制在高校招生手册或宣传单上；粘贴在科研服务衍生品如学术活动的邀请函、会议资料、附赠纪念品、手提袋上，产学研合作和科技扶助的格式合同、意向书及科研成果标的和外包装上也附有校名及其商标；此外，高校宣传媒介上也有使用商标的现象，“草堂茗香”就是西南财经大学的论坛名称及商标。然而校名商标出现频率最高的地方为学生管理和后勤服务，如学生生活用品、社团活动条幅与旗帜、食堂碗勺上的校名商标标记、校内超市里兜售的含有校名商标的纸张、明信片等。

3.高校校名商标授权使用

除了校园内商标自行使用外，高校校名及其商标一直在其校办产业、师生创业和高校科技园等产业热中被授权使用，形成诸多亟待清理的商标许可乱象，如授权对象过于广泛、许可期限过长、无偿许可较多、超许可范围使用。近年来有高校着手规范校名商标许可使用，如北京大学2004年发布的《关于规范北京大学“企业冠名权”的规定》实行限制化的有偿冠名；2007年出台的《北京大学视觉形象识别系统管理办法》第4条首先阐明校方对校名及其简称等标志的商标专用权，并在第22条设置针对经营目的使用北大校名或标志的许可制。

4.高校校名商标转让使用

现行的高校校名商标标志被转让的案例基本没有，国家商标局历年《商标公告》中也未见先例，但是被高校弃用的校名商标却存在一些混淆性转让。例如“泺源书院”被济南超邦商贸有限公司在第39、41类的商标注册于2015年1月7日获权后立即在网络上以“山东大学原名‘泺源书院’商标转让，转让价6万”，“山东大学的原名商标出售，升值价值高”等字眼宣传交易。哈尔滨理工大学商标也在网络上被叫卖，标价10～20万元。①http://www.tmtmw.com/index.php?ac=article&at=read&did=34924，名品商标转让网，2015年3月25日访问。如果不加以制止，校名商标将流失殆尽。

（二）我国高校校名商标使用过程中存在的风险

高校校名作为未注册商标时易被抢注，高校幸则保有商标先用权，不幸则彻底不能使用；作注册商标使用时，使用人需谨守《商标法》第56条“注册商标的专用权仅限于在核定使用的商品上使用核准注册的商标”，不然会招致更大风险。

1.高校不规范使用校名注册商标会减弱法律对其商标权的保护

首先，高校不规范使用校名商标无法得到法律的充分保护。商标不规范使用商标有三种情形：擅自改变注册商标显著特征（如拆分、组合、变形商标标志的组成部分）后仍在原核定商品范围内使用、超出核定使用的商品范围使用注册商标、超范围使用改变后的商标。第一种行为一旦达到改变商标显著性的程度，会被认为使用对象实质为一个新的未注册商标，即便高校注册商标正遭假冒，法院不会判假冒者赔偿损失，顶多要求停止使用，因为注册商标不使用不会产生消费者混淆和商标权人的实际损失，此外高校还可能受到责令限期改正商标使用行为的行政处罚，期满不改，商标局有权撤销其注册商标。其次，商标不规范使用也束缚了高校维权。针对商标权人的侵权指控，被控侵权人往往以注册人未使用商标来抗辩，或者径直启动商标撤销行政申请来中止诉讼，商标权人只得举证证明商标已使用，被迫参与商标行政程序，很是耗费财力。2012年6月浙江大学在第28类渔具上的校名商标就被某日企依《商标法》第49条第2款以“注册后连续三年无正当理由一直不使用”为由申请撤销。

2.高校注册商标超范围使用可能构成侵权行为

商标注册分类申请制使得同一标记在不同的商品类别中可能对应有多个商标权人，超出核定的商品范围使用核定的商标标记，即第二类不规范使用会不经意间侵犯他人就该标记在其他商品类别上已取得的合法商标权，构成商标跨类侵权。另外商标标记构成要素有限，高校若在核定商品上对其注册商标进行变形使用，可能恰好与该类商品现有的某商标图案相同或近似，构成商标同类侵权，超出核定范围使用改变后的商标即第三类不规范使用的侵权可能更大。可见，高校不规范使用注册商标不仅损己还不利人。

3.高校缺乏系统性商标管理易引发商标争议

1999年《高等学校知识产权保护管理规定》实施后，高校知识产权管理方才兴起，商标管理不科学，缺乏系统性和前瞻性，上海同济大学与华中科技大学同济医学院附属同济医院就“同济”商标争议就是明例。前者在校址搬迁和校际合并中商标管理失察，自身要注册时方知“同济”教育类商标早被原武汉同济医科大学先注册并转让给现从事医学服务而非医学教育的后者使用，历时10年的商标行政与司法程序都没能夺回“同济”商标权。此外高校商标权因校名更替而灭失的个案也不少见，有的高校校名更换前不确认新校名的可商标性，致其新校名商标无法注册，校名更替后未及时办理原校名商标的注册人名义变更，旧校名商标被他人非法转让或撤销。

4.高校注册商标许可使用监督不到位致信誉受损

我国高校知识产权管理机构设置较晚，商标许可管理尚显粗泛，既不主动参与商标许可使用合同条款的拟定也很少进行合法审查，存在大量无效的口头许可和未备案许可，合同履行中监管薄弱，许可终止后不及时收回商标使用权，放任被许可人转移商誉，高校经济利益和社会声誉同时受损。山东济南中院2013年审结的清华大学与被告济南中旭商贸服务中心等不正当竞争案中，法院认定被告商标侵权后降59万索赔额为7万的直接原因系清华大学受损举证不能，究其根本原因则是清华大学未行商标许可监督，若能事先就深圳清华大学研究院培训中心与被告签订的《培训项目招生代理协议》所涉商标许可进行合同审查并补充违约责任，事后再备案合同和跟踪许可使用，即可改采合同违约之诉径直获赔。

维护校名商标权益是高校知识产权保护的任务，不能惧于风险而不为，国内外商标法律制度逐渐趋同，域外众多知名高校的商标使用或许可以借鉴。

二、域外高校商标使用情况及启示

（一）美国高校商标使用情况及启示

美国大学使用最频繁的商标为体育商标，体育活动包括体育商标的运营收入已成为大学重要资金来源。不少美国大学在其体育比赛服上印制学校体育标志，赛事直播中穿插体育商标广告、在校内外销售带有学校体育商标的各种文具、服装、装饰品和纪念品，此外还形成了固定化的体育商标许可经营模式。大学负责吸引体育商标的许可需求，先在大学官方网站或球队官网上展示其注册商标并附上许可指引，然后将具体的许可事宜交给大学自设机构如商标许可办公室（OTL）或外包给商标外部机构如大学许可公司（CLC）与战略市场机构（SMA）负责，由其代理签订商标许可协议和从事商标许可经营日常监管，并在赛事比赛期间进行市场侵权排查，发布侵权警示，配合大学提起商标侵权诉讼。①《美国大学体育商标经营值得借鉴》，http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201305/t20130529_800828.html,中华人民共和国知识产权局网，2015年1月30日访问。

尽管美国大学商标经营收益较好，但受商标自身缺陷如标志显著性弱及他人合理使用抗辩等影响维权不力，商标使用教训也值得我们警醒。美国大学体育商标标记往往选自当地的动物形象或地名或校名，商标标志的显著性较小，在禁止他人使用方面效果差且常因引起公愤而影响诉讼，如2010年佛罗里达大学与当地一中学“短吻鳄”商标侵权案和哈佛大学2013年起诉英国哈佛管理与技术学校侵犯“哈佛”驰名商标权案。前案商标标志为被告所在地的特色动物，无权禁止被告使用，后案中被告“哈佛”源于祖父名字，没有恶意也没有证据证明哈佛大学因此受到损害，最终被告获得哈佛大学支付的“象征性数额”的钱款后更名。并且，美国联邦最高法院一直坚称“对特定商标的权利来源于对它的使用”，①王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2014年版，第385页。已注册未使用的校名商标在美国一般不予保护。

（二）英国高校商标使用情况及启示

《英国商标法》第32条第3款规定：商标注册申请人应当证明：欲获得注册的商标正在由自己使用，或经其同意正在被使用，或其有使用该商标的真实意图。使用是英国商标注册的前提，英国大学的商标多是通过许可使用进入商业领域的。

英国牛津大学下设牛津有限公司，预定目标为“对牛津大学的知识、技能和纹章”进行商业性开发，主动将拟授权商标的包装提供给世界各地的公司，吸引他们通过“对不同生活风格的需求或不同类别的商品”，来“开发牛津大学的纹章所赋有的英国传统的精华”。②《“牛津”有钱景 牛津大学欲将其变赚钱商标》，http://www.eic.org.cn/News/20056/200561193900.htm，启德教育网，2015年4月7日访问。2012年因许可玩具制造商USI公司生产牛津大学的“发现和探索”年轻科学家系列产品，被外界质疑商标商业使用过多。这纯属多虑，因为《英国商标法》第46条实行质量控制下的商标许可，商标许可人质量控制义务履行不到位达到误导的程度，其注册商标可被撤销，该条完全可以规制高校校名商标的商业运用，保护消费者利益，强化了高校在商标许可中的责任。

综上所述，高校使用商标实属正常，不存在教育商业化之说，标志的可商标性是高校行使商标权利的基础，标志的商标性使用虽增加了高校商标财产的价值，但为保持高校教学科研主业的公益性社会期望，各国高校都倾向于限制商标商业运营，并制定规范商标许可与使用的管理规章。对比之下，我国高校商标管理当务之急是加强商标使用而非申请注册。

三、针对我国高校商标使用的合理建议

在我国2013年修订版《商标法》第47条第一次从法律意义界定商标使用之前，判定商标是否合法使用，一直是参照国家商标局于商标撤销等行政程序中发放给相对人的《关于提供商标使用证据的通知》背面印制的《提供商标使用证据须知》，其“一、关于商标的使用”第4条“商标注册信息的发布不视为商标在商业活动中的使用”，其第5条列出了四种不使用商标的合理理由。该《须知》层级较低适用面窄，不少商标权人收到商标争议通知后，方知其商标使用行为不合法。发布商标权益公告不是新旧规范承认的商标使用行为，高校商标无论是否注册，均应为商标法意义上的标志使用，商标权人或被许可人等商标使用主体要合法，被使用的商标不违反商标法的禁止性条款，使用行为要合法，或实际使用在商品上或其包装物或其交易文书上，或使用在商业宣传活动中。

（一）建议高校在校名商标自用上，以维持商标有效性为基础并兼顾商标增值

首先，高校校名标志应多为商标性的连续使用。已成为商标标志的校名作名称用时也会增加高校声誉，但非商标意义的使用不产生商标价值，司法实务也不认可其为商标的真实使用，还容易降低商标标志的显著性致商标权减损灭失，背离高校校名商标权保护的初衷。故高校务必维持商标有效性，多为商标性连续使用，可采取商标局允许的主副商标方式附带使用防御商标，避开无理由停止使用。

其次，高校注册商标使用最好适度前瞻。高校发展壮大中喜好换校名，这本是行使法人自主权，但从无形资产经营角度看，保留优质的老校名商标资源比简单弃用其商誉要好，高校更名最好瞻前顾后，令高校以前的校名、现在的校名、将来的校名及其简称保持良好衔接，让校名商标保持一致性，以便承继校史商誉。

再次，高校可采取商标共有来分享注册商标资源。受名称行政化管理和分分合合的历史渊源影响，我国部分高校校名、校训、建筑风格客观相同或相似，这些要素本为共有商标资源，但商标先申请制和权利专有性却诱导高校间内讧式商标“占坑”抢注保卫战。其实他们可以自愿协商采取《商标法》第5条规定的商标共有方式，共同申请、持有、使用这些商标，一致对抗教育体系外的商标侵权来维护群体利益。

最后，无论何种模式，高校均应正当性使用商标。权利正当行使是商标权人受到法律保护的前提，高校理应遵守不超越核准范围使用商标，除了被法律容许的轻微性的细节修改外，未经行政程序不乱改商标的显著性标志。

（二）建议高校在商标许可使用上，采取限制许可模式并收回商标许可后的新增商誉

商誉是商标许可的基础，按照各国商标法惯例，被许可人对商标的使用可以被视为商标注册人自己的使用。对于营业受限不宜过多开发商誉的高校，可将商标使用权供给他人来维持商标有效性，同时高校科技和教学服务上的商誉已在消费者脑中建立起高校与商品好服务优的联系，粘贴高校商标的经营者能利用该联系快速进入市场，于是高校商标许可应运而生。

但从营业范围看，高校商标许可应尽量保持公益性，将许可范围限定在教育产业和与学校开设专业有关的技术应用上，采取限制性的商标许可，控制商标使用目的和使用人的资格，防止商标许可泛滥而降低高校社会声誉，另一方面，为防校名商标利益流失，最好事先约定许可终止后的新增商誉归属高校。没有特殊情况，商标价值与商标使用时间呈正相关增长，被许可人的使用行为会产生新商誉。我国商标法律规范未曾规定新商誉的归属规则，但从商事许可法律关系考量，被许可的标的是许可期内该商标的使用权而非所有权，新增商誉是附属在原商标上的一种非独立性权利，归属于原商标权人较为合理，高校依合同自由原则保留回收新增商誉，以之作为许可前提，也合乎法律。

此外，建议高校重视商标许可全过程的监督。粘贴有高校商标的被许可人产品或服务一旦投放市场，就在将高校的信誉置于市场接受考验，被许可人的商标使用行为牵连着高校，因此高校不仅要进行许可前的资格审查，还需注重许可中的监督，监督被许可人的商标使用行为是否在合同和法律范围内，检查和监测商标许可使用结果即消费市场对商品质量的反映，一但发现被许可人有违约行为或违法行为，立即制止，严重的提前终止许可。

四、促进我国高校规范化使用商标的法律对策

标志的商标性使用全过程关乎其商誉形成、商标质量保障和广告宣传功能发挥、商标财产权积累。高校商标的规范化使用会增进其校名等无形资产的价值和维护教育公共利益，有必要建成促进高校正当有益行使商标权的法律机制。

（一）出台商标程序法优惠，激励高校使用注册商标

针对目前我国高校商标防御性注册后使用少的现状，最好逐步调整立法思路，以消除日益严峻的高校商标囤积现象。

首先，将高校校名等标志列为商标法第10条不宜注册对象来阻碍抢注。国家商标管理机构可以在商标注册类行政规章中规定：非高校类主体若将高校等公益性教育机构的名称、标志申请商标注册，应持有该机构的同意函或不侵权证明；待时机成熟后，再将“经同意制”改为“非高校不得注册制”。其次，调整现行商标注册收费，给予高校等公益性教育机构以费用优惠。为减轻高校在商标注册和维护上的经济压力，建议商标法体系借鉴《专利法》的经济激励制度，在商标程序法上出台商标注册、续展、许可登记等各阶段的费用减免优惠，增加公益性商标的注册和使用。最后，在商标行政程序中充分运用“不良影响”、“正当理由”保护高校校名权益。可以将高校等机构的公益性商标的防御注册列入抗辩“撤三”的“正当理由”，视他人于非教育类商品上抢注高校校名商标为产生误导相关公众、扰乱教育市场秩序等“不良影响”的行为，让未行商标注册的高校不必以注册来防抢注，让已注册商标的高校不必盲目扩张使用商标。

（二）再次修订商标法时，实行注册商标必须标记制

研读《商标法》第9条和《商标法实施条例》第37、63条，会发现于注册商标上使用注册标记是商标权人的自主权，可为也可不为。即高校完全可以不在校名商标右上角打上注册符号，或将其校名的非商标使用解释为未打注册标记时的商标使用，从而顺利嫁接校名名称权于校名商标商誉上，这会从根本上背离了商标法理念“商标经济价值来自商标标志的商标使用”，使高校误读现行法律，混同高校商标标志的各种用途，对其他非以字号为商标标志的商标权人也不公平。故建议《商标法》下次修订时，将其第9条的“有权”和“可以”改为“应当”，即实行注册商标强制标记化，注册商标图形上一律附上已注册标记。

（三）完善商标许可的法律干预机制，明确商标许可人的监督义务与法律后果

高校商标许可后，一旦出现商标被许可人难以担责的重大产品责任事故，高校可能会因《商标法》第43条规定的“许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量”而承担巨额赔偿，①最高人民法院于2002年7月11日公布了《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》，有限制地确定了商标许可人的产品责任，明确了“将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者”的商标许可人在产品侵权案件中的被告地位。唯有监督到位才能避免。但我国商标法律规范并未对监督义务的具体内涵、标准、违法责任作出规定，全仰仗许可合同的内部约束，然而合同约定不能对抗第三人，高校产品责任依然不会豁免。所以，为了保护消费者群体利益和高校商标所涉的校方私益及公益，商标法有必要用国家公权干预私权，行商标权的合理限制，完善商标监督义务的内容，采取结果主义判断许可人监督义务的履行，采取过错推定原则和优化举证规则来追责，以补充责任或替代责任类型来确定赔偿责任。让高校在追逐校名商标经济开发的同时，有明确的法律指引和风险预计，不漠视校名商标商业许可的社会外部性。

（四）立法明确规定商标许可新增商誉的归属

商标许可终止后，被许可人的商标使用权自然终止，商标权回归到原权利人手上，针对商标许可过程中形成的新增商誉归属何人，虽然有学者认为，商标许可终止后新增商誉属于许可人已是一种共识。②崔国斌：《商标许可终止后的商誉分配》，《知识产权》,2012年第12期。但法律一直未作规定，导致实务中争议较多，有些被许可人对新商誉的形成贡献较大时，不甘于奉上新商誉，可能会盗窃转嫁商誉，有的被许可人靠诚实经营将一无名商标培育成知名商标或者形成独立商誉，否定其商誉分配的资格也不公平。因此建议，商标法律体系应根据具体情况，明确规定商标许可后新增商誉的归属规则，可以以归原商标权人为原则，但与原商标相对独立能独立行使权利的商誉归被许可人所有，至于被许可人的商誉贡献力可以在许可合同订立和履行中由双方协商补偿。

（责任编辑：王建民）

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安徽农业大学人文社会科学学院

2015-04-22