应对知识产权风险

文/朱韶斌 王宁玲 编辑/刘丽娟

应对知识产权风险

文/朱韶斌 王宁玲 编辑/刘丽娟

中国企业赴美投资中的知识产权风险日益凸显。对此，中国企业需要了解并遵守美国的知识产权法律，制定知识产权策略，以将知识产权风险降到最低。

中国企业赴美投资在过去的十年中取得了迅速发展，高科技产业和娱乐业正在成为中国企业赴美投资的新热点，越来越多的中国企业赴美设立研发中心、建立销售和售后服务子公司、并购美国企业。在这一过程中，知识产权风险也日益凸显。对此，中国企业需要了解并遵守美国的知识产权法律，制定知识产权策略，以将知识产权风险降到最低。

直面知识产权风险

美国企业通常会运用知识产权保护其市场或运营盈利，将竞争对手排除在市场之外。在美国制造、使用、销售、许诺销售产品，如果侵犯他人的知识产权，可能会面临被要求支付知识产权许可费，甚至被诉知识产权故意侵权而承担三倍赔偿的风险。另外，当企业，尤其是外国企业，通过大量投资、并购等手段扩大美国市场或增加新的产品线时，往往会引起新闻媒体及知识产权持有人的关注，并引来竞争对手或以收取高额专利费为目的的知识产权持有人发起的知识产权诉讼。仅在2013年，就有大约6500件专利侵权案件在美国联邦地区法院提起诉讼。在过去近5年的时间里，数百家中国企业在大约300件美国联邦地区法院诉讼和80多件美国贸易委员会337调查中，被诉知识产权侵权。

知识产权诉讼会给企业带来金钱、市场以及商业机会方面的巨大损失。一旦败诉，企业可能要支付专利持有人几百万甚至更高的侵权赔偿，如属故意侵权，则需支付高达三倍的侵权赔偿。例如，在Monsanto诉Dupont案中，被告被判支付10亿美元侵权赔偿；在Apple诉Samsung的两起专利案件中，Samsung被判分别支付近6亿和3亿美元侵权赔偿。此外，一起专利诉讼可能会花费几十万到几百万美元的律师费用，且会耗时数年甚至更长。企业管理层、核心技术人员、财务人员可能要花费大量的时间应对诉讼，严重影响企业的正常经营。诉讼还可能会伤害企业的商誉而流失客户，造成业务机会损失。如果法院颁发禁令，企业将被禁止在美国生产或销售被诉侵权产品，企业的市场和长期发展将受到重大影响。有些企业在一场专利诉讼后，大伤元气，一蹶不振，甚至破产。

如何最大程度地降低被诉知识产权侵权的风险，尤其是专利侵权风险，是中国企业赴美投资过程中非常关心的问题。并购美国企业或在美国制造、销售产品的中国企业，可以采取不同的应对策略，降低被诉专利侵权风险。

知识产权尽职调查需详尽

当企业通过并购等手段扩大美国市场或增加新的产品线时，可能会引起竞争对手或以运营专利为主业的美国公司的关注，进而引发专利诉讼。例如，Apple于2014年5月宣布，以30亿美元收购提供音乐流媒体服务的Beats Electronics；两个月后，与之竞争的Bose在特拉华州联邦地区法院和国际贸易委员会对Beats Electronics提起专利诉讼，指控其在中国制造的音乐系统和耳机侵犯Bose的5项主动降噪专利。2014年10月，双方达成和解，Beats Electronics向Bose支付了高额的许可费。两个月后的2014年12月，一家美国小公司One-E-Way, Inc.在美国国际贸易委员会对包括Beats Electronics在内的无线可穿戴音乐设备制造商提起337调查。Apple为此次并购付出了更高的成本。

当今高科技企业最有价值的资产就是以知识产权为主的无形资产，但是，中国企业在海外并购时要么不考虑知识产权的尽职调查，要么仅蜻蜓点水般地粗略开展知识产权尽职调查。太多的案例说明，中国企业在美国并购前，应该进行有效的知识产权尽职调查，对被收购企业的知识产权风险、知识产权价值进行分析、评估，摸清潜在风险，为是否进行并购及价格谈判提供指导。

首先，中国企业需要对“自由运作”（Freedom to Operate）进行尽职调查，确定是否可以不侵犯第三方知识产权而自由使用被收购企业的技术。其次，中国企业需要对被收购企业的知识产权进行尽职调查，分析这些知识产权的保护范围、有效性和执行力，确定这些知识产权是否可以保护被收购企业的现有及将来的技术。再次，中国企业需要通过分析知识产权是否已由最初的雇员（发明人）转让给企业、产权更替是否有瑕疵、企业是否把这些知识产权抵押给了第三方等情况，确定被收购企业是否为知识产权100%的拥有者。

市场拓展中的应对策略

在美国市场开发、推出新产品前，中国企业应该对“自由运作”或“使用权利”（Right to Use）进行尽职调查。特别是当同类产品已经引起许多诉讼时，中国企业可以通过搜索多个美国专利数据库自己进行分析研究，或者聘请有丰富经验的美国专利律师清查障碍专利并分析其特定产品的侵权风险。清查障碍专利最好的方法是查看诉讼信息，了解哪些专利已被卷入诉讼；此外，还可进行现有技术检索，分析是否有将障碍专利归于无效的可能性；再就是分析自己的产品是否落入了障碍专利的保护范围。当分析结果对中国企业有利时，美国专利律师可以出具不侵权或专利无效的法律意见。美国专利律师的法律意见可以帮助中国企业降低故意侵权或间接侵权（辅助、诱导侵权）的风险。在In re Seagate Technology, L.L.C (2007年)一案中，美国联邦上诉巡回法院裁定，为证明故意侵权行为，专利权人必须通过清楚且令人信服的证据证明，侵权人知道或很明显其行为客观存在侵犯有效专利的高度可能性，仍然采取了行动。在Global-Tech Appliances, Inc. 诉SEB S.A.,(2011年)一案中，美国最高法院裁定，只有在被告实际知悉或者“故意无视”侵权时，才对诱导侵权承担责任。中国企业可以根据这些案例的启示，采取相应措施。

根据尽职调查的分析结果，中国企业可以采取以下措施规避知识产权风险。

一是对产品进行专利规避设计，降低侵权或故意侵权的风险。美国一些法院、陪审团根据被告对专利进行规避设计（如在产品上删除被控侵权功能）的努力，会做出不侵权或非故意侵权的认定。此外，规避设计也可帮助中国企业的研发，为创新提供思路。如果规避设计很难或成本太高，而专利又很难被归于无效，中国企业可在产品投产或进入美国市场前，考虑与专利持有人谈判，以合理的价格获得专利许可。如果中国企业有对方需要的专利，还可以通过交叉许可，进入美国市场。另外，如果价格合理，中国企业可以从取得许可的供应商那里采购产品，避免侵权风险。

二是在与供应商的供销合同中加入供应商提供不侵权担保、侵权补偿等条款。在Halo Electronics, Inc.诉Pulse Electronics Corporation（2014年）一案中，美国联邦上诉巡回法院裁定，当实质的销售行为（包括销售合同的最终形成及履行）发生在美国之外，即使关于价格或合同的一些谈判发生在美国，该销售或许诺销售行为也不构成直接专利侵权。据此，中国企业可以把供销合同的起草、签约、履行地（即FOB离岸送达地）等实质销售行为放在美国之外完成，降低直接侵权风险。

三是根据现有技术检索的结果，聘请有丰富经验的美国专利律师在美国专利商标局对障碍专利提起无效程序，釜底抽薪，彻底消除该专利带来的风险。美国专利商标局的无效程序包括单方复审（ex parte reexamination）、授权后复议（post-grant review）和双方复议（inter partes review）。其中，授权后复议和双方复议是美国专利法2012年修订后新的无效程序，其与在法院通过诉讼进行无效专利相比，花费时间短（仅一年）、费用低（大约是法院诉讼费用的十分之一）、成功率高（根据统计数据，立案后授权后复议无效专利100%、双方复议无效专利70%）。此外，在进入美国专利商标局的无效程序后，中国企业还可以请求法院中止诉讼，以降低诉讼成本；也可迫使专利持有人以更合理的价格给予许可而达成和解。另外，有些法院、陪审团会根据专利局对无效申请的立案、无效的初步认定而做出不构成故意侵权的裁定。

最有效的长远措施是，中国企业建立自身有效的专利组合，覆盖竞争对手的市场和主要产品。当面临竞争对手专利威胁时，中国企业可以运用自己的专利进行抗衡、制约来解除威胁。有效专利组合也是企业在美投资成功、巩固在美市场份额的保障。例如，韩国三星拥有12万多件美国专利和专利申请，日本企业日立拥有近7万多件美国专利和专利申请，索尼拥有近6万多件美国专利和专利申请。近年来，中国企业也在积极地申请美国专利，但最多的也仅有6000多件美国专利和专利申请，还需要继续努力。

随着中国成为世界第二大经济体、全球最大制造国、全球最大贸易国，中国企业将面临越来越多竞争对手的知识产权挑战。短期内应通过充分的尽职调查尽量规避知识产权诉讼，长期内则应建立企业自身有效的专利组合，唯如此，中国企业才能降低乃至规避知识产权风险。

作者单位：美国飞翰律师事务所