新颖性宽限期的运用与思考

李文娟，马筱岩，马博静，范 丽

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料部，北京100190)

在审查实践过程中，有较多的发明申请要求不丧失新颖性的宽限期。关于新颖性宽限期，我国专利法第二十四条规定了享受新颖性宽限期的三种情形，对于可以享受宽限期的前两种情形在专利法、专利法实施细则和审查指南中有明确而细致的规定，其处理方式也很明确，而与前两种情形相比，第三种情形的规定就比较笼统，其处理方式不是很明确，在遇到第三种情形时，很难判断申请人要求的新颖性宽限期是否接受。在审查过程中，对于申请人提出的宽限期声明，如何审核其程序或证据是否符合要求，本文通过实际案例对其进行探讨。

一、新颖性宽限期的规定

专利法第二十四条第(三)项规定，申请专利的发明创造在申请日之前六个月内，他人未经申请人同意而泄露其内容的，不丧失新颖性，即这种情况不构成影响该申请的现有技术。所说的六个月期限，称为宽限期。宽限期的效力仅仅是把申请人(包括发明人)的某些公开，或者第三人从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。

专利法实施细则第三十条第四款规定，专利申请有专利法第二十四条第(三)项所说情形的，专利局在必要时可以要求申请人提出证明文件，证实其发生所说情形的日期及实质内容。专利法实施细则第三十条第五款规定，申请人未按照专利法实施细则第三十条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不能享受专利法第二十四条规定的新颖性宽限期。

宽限期避免了申请人在提出专利申请之前六个月内无意公开发明的行为而丧失申请专利的权利，它给予了申请人一种优惠，但享有该优惠必须符合上述法律、法规的规定。

二、案例

发明名称为“一种烧结烟气脱硫净化方法及设备”，申请日为2010年9月3日，申请人为A公司，发明人为B等11人。

审查员于2013年4月19日发出第一次审查意见通知书，通知书中引用的对比文件1为发表在2010年5月的《2010年全国炼铁生产技术会议暨炼铁学术年会文集(下)》上的论文“旋转喷雾干燥法在大型烧结烟气脱硫中的应用”，该文章的作者为C，其所在单位为D。

申请人于2013年8月6日提交了意见陈述书和经修改的权利要求第1-4项，仅陈述了权利要求具有创造性的理由，并未要求新颖性宽限期。审查员发出第二次审查意见通知书后，申请人于2013年10月17日提交了意见陈述书、修改的申请文件和相关证据，申请人陈述了对比文件1中作者的单位D是本申请所要求保护的装置的第一个应用单位，作者C作为该单位的环保管理人员，掌握了本发明的一些相关内容，在未经申请人允许的情况下发表了论文(即对比文件1)，公开日期在申请日以前六个月内，论文的作者证明其是在申请人不知情的情况下发表该论文，故申请人认为对比文件1的公开属于专利法第二十四条第(三)项的规定，并要求新颖性宽限期。

审查员在第三次意见通知书中指出，按照专利法实施细则第四条第3款规定，申请人于2013年5月4日(即发出第一次审查意见通知书后的第15日)得知该情况后，应当于2013年7月4日前提出声明，而本申请的提出日为2013年10月17日，超出了时间界限。故不满足不丧失新颖性宽限期的要求，因此，申请人不能享有宽限期。

三、案例分析

(一)提交的文件是否符合程序

审查指南第一部分第一章第6.3.3节中规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。

在本案中，第一次审查意见通知书的发出日为2013年4月19日，按照专利法实施细则第四条第三款规定，推定申请人收到第一次审查意见通知书的时间为2013年5月4日，并且在该日得知该存在“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情形，应当于2013年7月4日前提出声明，而申请人在答复第一次审查意见通知书的2013年8月6日并未提出声明，而是在第二次审查意见通知书时提出声明，其已超过两个月的期限。因此，申请人不能享有新颖性宽限期。

(二)提交的文件是否符合“他人”的情形

审查指南第一部分第一章第6.3.3节中规定，他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开，包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开，也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。“他人”的概念在专利法、实施细则和审查指南中并没有明确的规定。这也使得在运用第(三)项的情形时，导致“他人”出现不同的理解。目前，主流观点认为，“他人”是指申请人之外的其他单位和个人，申请人为单位的，“他人”也包括本单位的人员，例如做出发明创造的发明人或者设计人。

在本案中，申请人是公司(即单位)，而对比文件1的作者既不是申请人，也不是发明人，故对比文件1的作者属于“他人”的范围。

(三)提交的证明文件是否接受

审查指南第一部分第一章第6.3.3节中规定，申请人提交的关于他人泄露申请内容的证明材料，应当注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容，并由证明人签字或者盖章。对于证明文件的审查，一般地，在无相反证据的情况下，接受该证明文件。

在本案中，鉴于申请人现已提交的证明材料是否可以接受，存在两种观点。第一种观点:接受申请人的证明材料。申请人提交的证明材料中，对比文件1的作者证明其隶属于D单位，其所在单位是本申请技术内容的一个应用单位，两个作者未经申请人的允许，在2010年5月发表了文章(即对比文件1)，并附有证明人的签字。由于提交的证明材料中注明了泄露日期、泄露方式、泄露的内容，而且证明人已签字，其符合审查指南中的相关规定，故接受该证明材料。第二种观点:不接受申请人的证明材料，这是由于文章的作者并非是申请人的员工，其不具有默示的保密义务，且申请人也没有与作者所在单位签署保密合同约定其具有明示的保密义务，也没有证据表明对比文件1公开的内容是未经申请人同意而泄露的，申请人仅仅在要求新颖性宽限期的声明中其是未经申请人同意而泄漏的是不能接受的。对比文件1的作者在发表文章时，是否经过申请人同意是不得而知的，其存在了未经申请人同意和经过申请人同意的可能性。若该文章是未经申请人同意而公开发表的，接受证明材料可以更好地保护申请人的合法权益，不接受证明材料会损害到申请人的利益，打击申请人申请发明创造的积极性，也不利于科学技术的进步。若该文章是经申请人同意而公开发表的，接受证明材料损害了公众的合法权益，使得申请人借助宽限期没有对证明材料的严格限制，抓住漏洞以获得更大的利益，这也可能会促使之后的申请人运用宽限期来牟取非法利益，不接受证明材料可以更好地平衡专利权人和公众的利益。为了避免上述情况的发生，申请人在与他人共同开发或设计技术时，可以提前签订保密合同，防止他人公开技术内容，还可以尽早提交专利申请，减少他人公开其技术内容的机会。

(四)关于本案的延伸思考

如今，高校的专利申请在我国专利申请中占有一定的比例。对于高校和科研院所作为申请人的，当其发明人发表的文章在申请日以前6个月内公开，申请人在符合规定的期限要求第(三)项情形的新颖性宽限期，并给出证明材料。对于高校和科研院所而言，在申请专利时，通常以教师和学生为发明人，以单位为申请人。发明人最清楚其专利申请的技术内容，其具有自由发表文章的权利，这种权利与以公司为申请人的发明人性质不同，其没有默示的保密义务，尽管其迫于发表文章的压力将文章提前发出，但这是发明人有意愿地提前公开技术内容，而且文章的投稿和发表之间也有一段时间，如果其需要专利保护其利益，其可以在此时提出，而不是在文章发表后再提出新颖性宽限期的声明，利用对“他人”的理解和规定而实现自身利益的最大化。在这种情形下给予宽限期确实保护了一部分申请人，但这种做法会使一部分申请人取得投机取巧的机会。像本案中的申请人，审查员发出两次不具备创造性的通知书，申请人的意见答复不具有说服力，在此之后，申请人才提出宽限期的声明和证明材料，申请人这样的行为是否存在反驳创造性的理由得不到认可后，所采取的一种投机行为。

四、结语

审查指南中仅仅明确规定了对新颖性宽限期中第(三)项情形的时间期限，并没有对其他要素(如他人、所提交的证明材料等)进行更具体的规定，使得审查过程中出现了不同的处理情形，为了更加明确对该情形的处理方式，在以后修改专利法和实施细则时，应对新颖性宽限期中第(三)项情形进行更具体的限定。随着法律的不断完善，人们专利意识的不断加强，单位和高校的申请人最好能先申请专利，再发表文章，以保证其科研成果不会因为自己发表的文章而不能获得专利权。假设申请人知道他人公开的文件与其申请的技术方案相同或相近，应及时提交享有新颖性宽限期的证明文件，为申请人能够享有宽限期提供有利的保障。

［1］中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京:知识产权出版社，2010.

［2］尹新天.中国专利法详解［M］.北京:知识产权出版社，2011.