高校校名驰名商标保护的法律困惑与对策*

陈红兰

(安徽农业大学 人文社会科学学院,安徽 合肥 230036)

不少人冒用高校校名推销产品,或假借高校名义办学招生,或将高校校名简称抢用为商号,或在国内外抢注高校校名商标。为了防止侵权,近十年来,不少高校主动在与高校本业相关的第9类(包括教学用具仪器)、第16类(包括印刷品、文具用品、教育或教学用品)、第41类(包括教育、提供培训、娱乐、文体活动)、第42类(包括科学技术服务和与之相关的研究与设计服务)商品和服务上将包括校名、校徽、校内标志性建筑在内的名称和图形注册成商标,并在此基础上组合注册防御商标和联合商标,甚至有的高校耗费巨资进行全类别共45类商品的商标注册。

譬如,为防域外抢注,清华大学已先后在美国、英国、法国等40多个国家和地区注册了上百件国际商标。越是实力强、名气大的高校,其商标管理成本就越高,越容易招至侵权。已全类别注册的北京大学和浙江大学,每年都有人以各种方式利用法律漏洞傍其品牌,使得高校商标事务工作重心被迫放在维权上而非商标开发上,从而偏离了商标使用的宗旨。为了改变这种局面,不少高校将目光投向驰名商标,认为只要高校校名商标驰名的事实被确认,就可以一劳永逸地获得跨类别保护和域外保护,就可以破解当前高校商标维权之窘境。

一、高校商标驰名认定的现状

(一) 高校注册商标认驰需求大

高校商标保护呈现抢注倒逼注册的局面,不全面注册会留下漏项,全面注册费用不菲,且即便校名商标注册类别充分,若不注意使用与续展,也可能致校名商标无效,故从成本考虑,大部分高校多在第41、第42类上注册商标,并根据需要增注部分类别。校名商标若是驰名商标,即便仅注册在一个类别商品上,也无需扩展注册就能全面阻止他人在其他类别上注册,能禁止他人混淆性使用该商标,这样一来,可以大大缓解高校商标注册的财政压力,还能增强校名商标的稳定性。因为仅为防抢注而注册的防御商标和联合商标,不但增加了僵尸商标的数量,还可能会因商标三年内无正当理由不使用而被撤销,导致其商标权终止,联合防御目的落空。如中国农业大学在第l类(肥料等)的注册商标“中农大”(注册号/申请号为3 551 121)就因为连续三年未使用,正处于商标局的撤销流程中。如果中国农业大学(第41类)商标为驰名商标,则该校无需另行注册防御商标,也不用担忧商标撤销。正因为驰名商标的禁用权优于普通商标,故高校商标认驰的潜在需求一直存在且正逐年增加。

(二) 高校注册商标认驰已有成功案例

目前,我国已有两所公办高校的校名简称商标被认定为驰名商标。北京市第一中级人民法院于2006年9月8日在“清华大学和清华大学出版社诉团结出版社和北京市青少年音像出版社的侵犯商标专用权和不正当竞争案”中司法认驰,认为“在教育领域‘清华’商标从注册开始就已经具有了极高的知名度,在该领域具备驰名商标的条件,应当认定为驰名商标”,尔后“清华大学(清华)”(第4l类)商标经过“清华智慧”商标异议案被行政认驰,出现在国家工商总局“2006年下半年认定的87件驰名商标名单”中。复旦大学则是经教育部同意采取主动申请认驰的。2007年10月,复旦大学第41类的“复旦大学(复旦)”商标位列“商标局2007年在商标管理案件中认定的130件驰名商标”目录表第一位。同年,一所民办培训机构的商标“新东方”也被认定为驰名商标。在申请认驰目的上,复旦大学称:“不是出于商业目的,而是为了积极保护学校品牌。”在驰名商标的保护范围上,复旦大学称“认定为驰名商标使得‘复旦’商标不仅在教育科研领域,而且在其他领域;不仅在全国范围内,而且在国际上也能够依法获得保护。”这三个成功案例的激励作用不可小觑,但高校驰名商标维权功效不佳的现状,也令不少高校感到困惑。

(三) 高校驰名商标维权效果不理想

驰名商标的维权作用主要体现在这样三个方面:禁止他人跨类注册、禁止他人混淆使用、索赔侵权损失。在禁止他人混淆使用方面,高校驰名商标维权效果较好,但另两类则不尽如人意。如“复旦”驰名商标禁止他人跨类注册维权之路就十分艰辛。2008年3月11日,复旦大学以违反《商标法》第9条、第13条第(2)款、第31条第(1)款和《民法通则》中的诚实信用原则为由,申请商标评审委员会撤销2004年5月17日由金宇晴在第35类商品上的“復旦会”商标,同年8月19日,以相似理由申请撤销上海碧灏公司在第11类商品上的“復旦纯”商标。商标评审委员会认为在这两个商标注册申请前,复旦大学提供的证据无法表明其“复旦”驰名事实,裁定两商标有效。这两个案件经过历时4年的诉讼,一审法院责令商标评审委员会结合复旦大学在庭审中新补充的商标驰名证明材料重新裁定,但商标评审委员会以补充证据并未在商标评审程序中提交,重新评述“是否违反了商标法第十三条第二款的规定”,违反行政诉讼法而上诉,二审维持原判。另外,高校驰名商标在索赔侵权损失方面举证不力。不少高校取得商标权后,往往搁置不用或仅授权使用,自行使用很少,且使用范围仅限于校内招生、展览、学术会议,对外使用少,如果不能留存证据,容易被归入2010年最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中的五种不宜认定为商标使用的情形。若高校驰名商标遭遇侵权,按照新《商标法》第64条第一款的规定,在不能证明此前三年内实际使用过该商标,也不能证明因侵权受到其他损失的,仅能要求对方停止使用,被控侵权人无需赔偿。此外,商标还有因停用被撤销的危险,这会动摇驰名商标存在的基础。

二、高校注册商标认驰的障碍

我国高校驰名商标屈指可数,认驰的市场需求又客观存在,国外高校拥有的驰名商标较多,哈佛等大学通过商标战略建立了其在全球教育业的影响。为提高我国知名高校的国际竞争力和高等教育的整体素质,高校校名商标认驰障碍亟待扫除。

(一) 高校注册商标认驰的思想认识障碍

社会上对高校能否申请认定驰名商标存在不同看法,少数人认为高校以公益为目的,不宜商业化,不能注册商标,之所以实践中有高校注册商标成功,是因为商标注册制度存在着程序性漏洞,没有对公立高校这一类特殊主体和其具体用途的审查程序,导致作为非商事主体的大学可将校名等注册为商标,认为清华大学商标成驰名商标暴露了教育产业化存在的弊端。还有人认为许多世界名校均注册了商标,是鉴于商标制度维护持有人名誉、声誉的潜在功能,而在社会主义市场经济的时代背景下,高校注册商标属于不得已拿起原本属于商业领域的法律工具来保护正当权益。也有人认为我国驰名商标认定标准主要从企业角度考虑,高校不参与商品产销活动,因此很难被认定为驰名商标,也得不到扩大范围的保护。肯定高校可以注册商标后,在高校要不要认定商标驰名上,一般公众都认为驰名商标是荣誉称号,一旦获得终身享用,商标权人即获得竞争优势,禁止他人在一切商品上使用,应努力创造驰名并积极认驰。笔者认为,法无禁止即可为,按商标法第四条,高校作为事业单位法人,只要有生产经营需要,选用的商标标志合乎“显著性”等条件,即可申请商标注册,至于是否认定驰名商标,也须视情况自主决定,不宜盲目申驰。

(二) 高校注册商标认驰的法律障碍

驰名商标制度构建初衷是为了防混淆,为了均衡消费者、经营者、国家三方利益。校名商标认驰首先保住了校名无形财产的价值,其次能帮助消费者识别高等教育科研服务的来源,最终能维护国家和社会在高等教育事业上的利益,故高校参与驰名商标事务本身无害,但在法律上,高校申请商标认驰屡遇障碍。

1 校名标志的显著性缺陷影响其商标注册和认驰 我国高校校名全称往往由三部分“地名+主要学科+学校形式”或两部分“地名+学校形式”组成,这种结构导致高校校名简称雷同,一个简称对应几个高校,相同的校名简称若被其中一高校在甲类商品类别上注册并认驰成功,其他高校就不能再行注册,不相同商品类别上的在先简称商标也要谨守防混淆义务。校名全称因含有地名须受商标合理使用限制,可注册价值不高,于是,相似度高的校名简称被高校间抢着注册商标,如数年前湖南大学曾将“湖大”作为商标申请注册在七个类别的商品上,湖北大学担心“湖大”被独占赶忙异议。另外,校名简称的显著性不足使得其在商标注册和认驰中受到比普通商标更谨慎的审查。

2 “驰名商标不得用于商业宣传”的规定令高校观望 一直以来,我国驰名商标权膨胀异化严重,存在着大量不正当使用现象,2013年商标法修改后,要求自2014年5月1日起驰名商标不得用于商业宣传。新认定的驰名商标只能通过合法使用来保证“驰名”尚在,但由于我国没有出台(驰名)商标使用规范,驰名商标人不知道“合法使用”的权利边界。驰名商标知名度建立及维持难度加大,若不调整那些不规范使用以保持商标“驰名”人的既得利益,会造成法律适用上的结果不公平。驰名商标的预期收益的减少和使用成本的增加,会令正待申请认驰的高校产生观望现象。

3 驰名商标“终身制”会产生劣币驱逐良币现象 我国驰名商标制度反复变化,其内涵不断变大变小,并三调认定模式,现秉承“一案一认定,认定一案用,他案作参考”的个案适用原则,但实践中仍沿袭“一案认定,全国通用;一次认定,长期有效”的惯性做法。多变的驰名商标制度导致怪象频现,如“三鹿”奶粉因三聚氰胺事件停产,其商标并未因该事件被取消驰名,反而高价转让。按照现行商标法制,只有驰名认定过程中弄虚作假,驰名商标才可能被撤销,是否意味着:某个原先质好价优的商品如今因质量问题臭名远扬,其使用的驰名商标仍然“驰名”。驰名商标存量只增不减,鱼龙混杂,会产生劣币驱逐良币效应,从而导致社会评价低,这样一来,即便某高校商标驰名认定成功,消费者体验该高校的教学科研服务的感受也并不总是愉悦的。

4 驰名商标认定标准不适合高校主体 《商标法》规定了认定商标驰名时应参考五大要素:(1) 相关公众对该商标的知晓程度;(2) 该商标使用的持续时间;(3) 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4) 该商标作为驰名商标受保护的记录;(5) 该商标驰名的其他因素。虽然《驰名商标认定和保护规定》和司法认驰的2009年司法解释细化了商标驰名的证据材料,但只以商品商标为例,不能有效指示服务高校的商标认驰。高校是没有具体生产对象的非营利机构,其招生受行政审批限制,科研成果不能对外直接销售,能提供的社会服务又很少涉及利税和宣传促销,高校校名可能历史悠久,但作商标用的时间普遍短,不能满足(1)和(2)以及(3)的条件。尽管按《驰名商标认定和保护规定》第十条规定,商标初始认定驰名无需同时满足五要素,但对地方高校来说,其他驰名因素证据的收集难度不小,曾经的驰名商标认定书因“一案一使用”只是(4)的一项证据而已,若发生其他侵权案件,还需再次证明商标驰名,增加讼累。

(三) 高校取得驰名商标权的成本障碍

一般来说,商标注册是驰名认定的前提,也是第一道成本。在我国每在一种商品类别上申请注册一个商标,须缴纳1 000元注册费,最多可在该类别中选择10个指定保护的商品种类,每加超一个加收100元注册费,全类别注册至少需要几十万元,这对地方院校来说负担太重。驰名商标认定是第二道成本关。首先,启动驰名商标行政认定程序须缴5 000元驰名商标评审费,在商标异议程序中认驰需另缴商标异议费1 000元,在商标争议案中须再缴商标争议费1 500元,在域名和商标侵权民事诉讼中司法认驰,还须缴纳案件受理费和法院指定费用;其次,驰名证明花费多。商标驰名的证明材料繁多,准备时间长且费用不低;再次,驰名商标认定代理服务收费居高不下,我国没有针对驰名商标认定代理的指导性收费办法,目前一件驰名商标认定代理费一般在50万到100万之间。相对前两道取得成本来说,驰名商标维权成本可谓难以估算,云南滇虹药业的“康王”驰名商标就是明例。若涉及海外维权,动辄几百万美元的诉讼费和三、四年的耗时,挡住了不少高校校名商标认驰的步伐。

由此可见,商标法与高校事业单位主体间的互适性问题,是困扰高校校名商标认驰的主要原因,而这一矛盾又集中体现在驰名商标的法律制度层面。

三、促进高校校名商标认驰的法律对策

(一) 完善商标法对公益性事业单位名称的基础保护

从《商标法》第一条看,加强商标管理暗含有维护社会公共利益的目的,正因为如此,“与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的标志”等机构标志被《商标法》列为不得作为商标使用的情形,遗憾的是,公益性事业单位名称不在限制范围内,但其下位法——《商标审查标准》在其第一部分第十条第(九)款将“商标由企业名称构成或者包含企业名称,该名称与申请人名义存在实质性差异,容易使公众发生商品或者服务来源误认的”，视为“有害于社会主义道德风尚的或者有其他不良影响的”,列入“不得作为商标的标志的审查”中,并且指出“本条中的企业名称包括全称、简称、中文名称、英文名称以及名称的汉语拼音等”,按照该规定,如果申请人名称与作为商标用的“企业名称”不符,商标局可以拒绝注册。高校完全可以请求对该条做扩大解释,令商标行政主体在商标注册审查中禁止他人注册校名商标。因此,笔者建议,逐步完善商标立法,将高校等公益性事业单位名称纳入禁止他人作为商标注册的标志范围,先修改《商标审查标准》,将事业单位名称补入企业名称一列,待《商标法》下次修订时,直接在第十条增加一项“同公益性事业单位的名称、标志性建筑物、徽记等相同或者近似的,不得作为商标注册,但经该单位同意或者不易误导公众的除外”,借以杜绝抢注高校校名商标的投机取巧行为。

(二) 完善驰名商标制度,引导高校理性认驰

有了上述基础保护后,再弥补驰名商标制度的本身缺陷以保护高校校名。

第一,要正确界定驰名商标的内涵及称谓。我国驰名商标制度缘于引进,其内化第一步即走错,将中性的“well-known mark”翻译成带有较强感情色彩的褒义词“驰名商标”,而不是准确体现原单词含义的“周知商标”或“熟知商标”,使得其含义上必须带着明显的商标美誉度,最终使我国驰名商标范围较公约“well-known mark”小。现在为了与国际公约一致,驰名商标的概念又去除了“美誉度”,实至却名未归。针对这种名不符实现象,笔者建议或改变名称,称之为周知商标,辅以驰名商标动态管理和退出机制；或修改内涵,恢复商标标志与其指代商品的美誉度之间的联系,改为“驰名商标是在中国为相关公众所熟知并享有较高声誉的商标”。相比之下,第一种做法更为合理,既能与国际接轨,也不用反复变换概念导致破坏法律的稳定性。

第二,要进一步完善驰名商标的认定。区分营利性与非营利性主体、商品经营者和服务经营者,要设定合理的差异化的商标驰名的判断标准。建议分别设置驰名商标认定条件,这样才能进一步满足公益性事业单位申请认驰的需求。

第三,要建立驰名商标的动态管理制度。一方面,仿照专利制度,设立驰名商标登记簿,记载商标驰名事实的认定时间、使用商品的类别、适用的个案等情况,方便社会公众查阅,要求驰名商标权人履行信息披露义务,及时报告驰名商标使用中的重大事项;另一方面,建立驰名商标的退出机制，一旦商标行政主体发现某驰名商标指代的商品或服务质量低下,严重损害消费者利益时,要启动驰名商标行政撤销程序,令其被动接受“不再驰名”的后果,甚至撤销其商标,并同步向社会通告,以充分满足消费者的知情权。

第四,要尽快制定驰名商标使用规范,防止滥用驰名商标权,杜绝驰名商标移植使用行为和宣传神化驰名商标行为。

第五,要实行驰名商标侵权案的双向举证责任制度。单一适用“谁主张谁举证”原则令驰名商标所有人承担了过重的举证责任,为了及时审结驰名商标侵权案,降低公益性单位的维权成本,有必要作出特殊的法律规定,采取双向举证,由驰名商标所有人提供被侵权的基本事实和相关证据,侵权人同时应就其行为未构成侵犯驰名商标权来提供反证,否则要承担推定侵权的举证责任。

(三) 完善企业名称管理法规,防止商号与校名驰名商标的冲突

为保护特殊组织名称权,《企业名称登记管理规定》第九条规定,“政党名称、党政军机关名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号”除不能作为商标标志使用,也不得作为企业名称使用,遗憾的是高校、科研院所、医院等单位的名称仍不在内。由于企业名称的登记对抗力仅在登记机关辖区内,高校运用名称权维权不能制止高校所在地以外的商号冒用,而商标的登记对抗力在全国范围内有效,故高校纷纷改选商标权保护校名。如何制约他人将高校的校名简称商标在外地注册为商号,1999年国家工商行政管理总局曾针对商号和商标权冲突出台了《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》,知名企业字号不得被他人做商标使用,而其他商标与商号相同相似情况,只要没造成商业混淆,商标权人无权禁止商号使用。

为此,笔者建议立法将对于知名企业字号的保护扩大到高校校名,借以保护高校校名等公共利益。应先修改《企业名称登记管理规定》,将公益性事业单位名称纳入企业名称禁用范围,同时将地方立法的可取之处上升为全国性法律规范,彻底解决企业名称冒用高校驰名商标的现象,并建立高校登记主管机关、国家工商行政管理总局之间的信息互通机制,对含有高校校名、标志的企业名称,若可能给公众造成欺骗或者误解,企业登记主管机关不予核准,不易混淆的,工商局在企业注册登记时应要求出具校方许可或证明,已注册成功的企业名称中含有高校校名、字号的,可在后续年审中要求附上高校声明方可通过年检,唯有如此,才能彻底解决高校校名驰名商标权与企业名称权的冲突问题。

(四) 推进反垄断执法,形成良性的驰名商标竞争环境

驰名商标作为知识产权的一个客体,一贯以来是《反垄断法》的适用例外。不少企业利用驰名商标带来的品牌效应等市场优势行垄断行为,排挤竞争对手,向消费者渗透,如果不加以制止,势必会导致社会公众权益的损害。如果高校取得驰名商标权后,也像商业组织那样滥为商标许可,肆意在非教育领域拓展,向受教育者提供劣质服务,排挤同类学科竞争者,整个教育产业将难以稳定发展。纵观驰名商标制度的演变,其诞生之初只是为避免“抢注”而给予“拒绝或撤销注册权”,后来各国将保护范围扩大到“非类似商品”的关联混淆,再到现在的防域名防商号混淆,驰名商标私权保护在不断扩张,公益不断被蚕食,普通企业的私益空间被挤压,法律赋予的特殊保护滋生了垄断,这与反不正当竞争法中关于驰名商标保护的价值目标相背离。所以,相关部门有必要加强反垄断与反不正当竞争执法,尤其要注重加强对拥有驰名商标的事业单位、企业组织的兼并重组行为、市场定价、知识产权交易的监督,防止借商标驰名来垄断市场,以此损害社会公共利益和污染市场竞争环境。

总之,只有培养正确的驰名商标观,形成恰当的驰名商标使用习惯,驰名商标特殊保护机制才能实现立法初衷,才能让高校等公益事业单位主体主动遵从商标法制。

参考文献:

[1] 马千里.高校商标注册的现状和法律分析——以8所在京985高校为例[J].管理观察,2014(5):116-117.

[2] 郑永平,王玉柱.驰名商标与高校知识产权保护[J].科技进步与对策,2008(5):189-191.

[3] 杨爱葵.高校校名保护的法律困境破解[J].人民论坛:中旬刊,2012(3):58-59.

[4] 高光伟.走近商标走进商标法[M].北京:人民出版社,2004.