合法的商标使用行为的认定

周波 / 北京市高级人民法院

合法的商标使用行为的认定

周波 / 北京市高级人民法院

商标使用行为是在商业活动中为表示商品或服务来源、使相关公众区分同种商品或服务的不同提供者的行为。虽然其他法律可能在其规范范围内对相关行为的主体资格加以限制，但并不因此而必然排除商标使用行为的认定。以他人名义进行的商标使用行为效果归于该他人，商标使用行为也不以商品或者服务完成实际交易为要件。

案情介绍

原告（被上诉人）：苏富比拍卖行

被告（上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）

原审第三人（上诉人）：四川苏富比拍卖有限公司（简称四川苏富比公司）

2004年1月14 日，四川苏富比公司向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出第3887284号“苏富比”商标（简称被异议商标，见图1）的注册申请，指定使用在第35类“广告传播、电视商业广告、广告代理、广告策划、公共关系、组织商业广告性的贸易交易会、饭店商业管理、投标标价、拍卖、艺术家演出的商业管理”等服务上。经审查，商标局对被异议商标予以初步审定并公告。

图1 ：被异议商标

1993年9月30 日，苏富比拍卖行向商标局提出第776055号“SOTHEBY’S”商标（简称引证商标，见图2）的注册申请，并于1995年1月21日获准注册，核定使用在第35类“拍卖业”服务上，专用权期限至2005年1月20日，后经续展，专用权期限至2015年1月20日。

图2 ：引证商标

在法定异议期内，苏富比拍卖行向商标局提出异议。2010年4月10日，商标局作出（2010）商标异字第07129号《“苏富比”商标异议裁定书》（简称第7129号裁定），裁定：被异议商标予以核准注册。

苏富比拍卖行不服第7129号裁定，于2010年5月10日向商标评审委员会提出复审申请，请求依据《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第二十八条、第十三条、第三十一条、第十条第一款第（八）项的规定，依法不予核准被异议商标的注册。

2011年12月31 日，商标评审委员会作出商评字〔2011〕第36315号《关于第3887284号“苏富比”商标异议复审裁定书》（简称第36315号裁定）。该裁定认为：被异议商标与引证商标在文字构成、呼叫等方面区别较大。《牛津英美文化辞典》、《牛津当代百科大辞典》，将苏富比拍卖行“SOTHEBY’S”翻译为“索思比拍卖行”，而非“苏富比”。苏富比拍卖行提供的国内报道中也将苏富比拍卖行注解为“索思比”、“索斯比”等。因此，苏富比拍卖行提供的证据不能证明在被异议商标申请日前，苏富比拍卖行的“SOTHEBY’S”与“苏富比”已经成立唯一对应的关系。且鉴于被异议商标经四川苏富比公司大量使用，已经具有一定的知名度，与四川苏富比公司之间建立紧密联系。故双方商标即使共存于“拍卖”等类似服务上，亦不会导致相关公众对服务来源产生混淆、误认。被异议商标指定使用的除“拍卖”以外的服务与引证商标指定使用的服务不属于类似服务。故被异议商标的注册未违反《商标法》第二十八条的规定。

苏富比拍卖行在英国登记的字号为“SOTHEBY’S”，与被异议商标未构成近似。苏富比拍卖行所称的香港苏富比有限公司登记“苏富比”字号的时间为2008年3月14日，晚于被异议商标申请日，不构成在先权利。且苏富比拍卖行亦未能证明该公司为其香港子公司。苏富比拍卖行所称其在被异议商标申请日前代表处等亦无证据支持，且其经营范围也不包括拍卖等服务。故不能认定在被异议商标前，苏富比拍卖行已在拍卖行业使用“苏富比”字号并具有一定影响。故被异议商标的注册未违反《商标法》第三十一条关于商标注册不得侵犯他人在先权利的规定。

依据《中华人民共和国文物保护法》（简称《文物保护法》）第五十五条的规定，苏富比拍卖行不能成为合法的拍卖主体，难以在中国合法、有效的在拍卖服务上使用“SOTHEBY’S”、“苏富比”等商标。在苏富比拍卖行相关宣传、报道中，“SOTHEBY’S”往往被称为“索思比”，多数证据显示的时间在被异议商标申请日后。苏富比拍卖行提交的证据不能证明其商标在被异议商标申请日之前在“拍卖业”服务上具有知名度，且鉴于被异议商标与“SOTHEBY’S”之未构成近似商标，不能认定四川苏富比公司具有复制、摹仿的故意。苏富比拍卖行提交的判决书等与本案没有必然联系。综上，不能认定被异议商标的注册申请违反《商标法》第十三条、第三十一条关于不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标的规定。

综上，商标评审委员会依据《商标法》第三十三条、第三十四条的规定，裁定：被异议商标予以核准注册。

苏富比拍卖行不服第36315号裁定，提起诉讼。

法官提示

北京市第一中级人民法院经审理认为：中国相关法律虽对外国拍卖公司在中国境内进行的拍卖活动有所限制，但其仅限制文物拍卖活动，并未禁止外国拍卖公司从事其他商品的拍卖活动，而由查明事实可知，苏富比拍卖行及其关联公司使用“苏富比”商标并未进行文物拍卖活动，其并未违反《中华人民共和国拍卖法》（简称《拍卖法》）、《文物保护法》的禁止性规定，据此，其因使用“苏富比”而形成的知名度当然受到法律保护。此外，“索斯比”、“索思比”和“苏富比”均是“SOTHEBY’S”的音译。部分国内媒体在报道苏富比拍卖行及其相关拍卖活动或者拍品时，使用了“索斯比”或者“索思比”的称谓，只能证明部分国内媒体将“SOTHEBY’S”译为“索斯比”或者“索思比”，并不能因此得出苏富比拍卖行没有将“苏富比”作为商标持续实际使用的结论。

苏富比拍卖行自1988年以来在中国大陆多次举行的艺术品义卖、慈善性拍卖、预展、广告宣传等活动，已经使中国大陆相关公众了解其在拍卖市场中的地位。北京市文物局市场处亦出具说明认为：“英国苏富比拍卖行为世界最具规模和影响力的著名拍卖企业……多年来苏富比在中国每年均举行非拍卖性的巡展，与中国大陆收藏界及艺术品收藏方面均有密切关系”。中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心的裁定更进一步指出，“苏富比”在中国有一定的知名度。综合相关事实，“苏富比”已构成苏富比拍卖行的未注册驰名商标。在被异议商标与苏富比拍卖行“苏富比”商标基本相同的情况下，被异议商标的使用在“拍卖”服务上易使相关公众产生混淆误认。被异议商标指定使用的除“拍卖”以外的其他服务，在服务的内容及性质等方面与“拍卖”服务虽有所差别，但考虑到上述服务具有一定的关联程度，并结合考虑苏富比拍卖行“苏富比”商标的知名度、被异议商标与该商标的近似程度以及四川苏富比公司的主观恶意，应当认定上述服务与“拍卖”服务构成类似服务。因此，被异议商标在全部服务上的申请注册均违反了《商标法》第十三条第一款的规定。

鉴于“苏富比”已被认定为苏富比拍卖行在先使用的未注册驰名商标，故其当然亦属于苏富比拍卖行在“拍卖”服务上在先使用并有一定影响的商标。故基于相同理由，应当认定被异议商标在全部指定使用服务上的注册均违反了《商标法》第三十一条的规定。

苏富比拍卖行在实际拍卖服务中多将其未注册的“苏富比”商标与已注册的引证商标同时使用，考虑到“苏富比”商标所具有的很高知名度，应认定这一实际使用行为足以使相关公众在其心目中形成“苏富比”商标与“SOTHEBY’S”的对应关系，在此情况下，被异议商标的申请注册易使相关公众产生与引证商标的混淆误认，故被异议商标与引证商标构成近似商标，被异议商标在全部服务上的申请注册违反了《商标法》第二十八条的规定。

苏富比拍卖行并无证据证明被异议商标的申请注册存在损害公共利益及公共秩序的情形，故其关于被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十条第一款第（八）项的主张不能成立。

综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项之规定，判决：一、撤销第36315号裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。

商标评审委员会和四川苏富比公司不服一审判决，均提起上诉。

北京市高级人民法院经审理，补充查明以下事实：苏富比拍卖行在商标评审期间向商标评审委员会提交了45份证据，其中包括最高人民法院作出的（2010）民申字第1179号民事裁定书和（2010）民申字第1182号民事裁定书复印件。在上述裁定中，最高人民法院认定了以下事实：

1984年6月6 日，“SOTHEBY PARKE BERNET（HONG KONG） LIMITED”经由香港公司注册处登记将其名称更改为“SOTHEBY’S HONG KONG LIMITED”；2008年3月14日，又经由香港公司注册处登记将其名称更改为“香港·富比有限公司”、“SOTHEBY’S HONG KONG LIMITED”。苏富比香港有限公司、香港苏富比有限公司均指该公司。

SOTHEBY’S HONG KONG LIMITED于1994年5月17日在上海设立香港苏富比有限公司上海代表处，登记申请表中派驻机构名称中使用了“苏富比香港有限公司”，登记证上显示派出企业名称为“苏富比有限公司”。

苏富比拍卖行出具证明称：苏富比香港有限公司（香港苏富比）是美国苏富比的子公司，与苏富比拍卖行是关联公司，二者同属美国苏富比，苏富比拍卖行授权香港苏富比在中国大陆和香港使用商标和字号“苏富比”、“SOTHEBY’S”。

香港苏富比有限公司（SOTHEBY’S HONG KONG LIMITED）出具声明称：自成立开始，香港苏富比有限公司就负责苏富比集团在中国大陆和香港的业务。从1985年至1997年，经多次内部股权重组后，香港苏富比有限公司成为美国苏富比拍卖行的一家子公司，也因此成为英国苏富比拍卖行的关联公司。香港苏富比有限公司一直在英国苏富比拍卖行的控制和管理之下从事商业活动，并经英国苏富比拍卖行的授权使用“苏富比（SOTHEBY’S）”商标和字号。这种控制和管理没有因内部股权的变动而终止或改变。

“索斯比”、“索思比”和“苏富比”均是“SOTHEBY’S”的音译。一个英文名称有若干个中文音译实属正常。部分国内媒体在报道苏富比拍卖行及其相关拍卖活动或者拍品时，使用了“索斯比”或者“索思比”的称谓，只能证明部分国内媒体将“SOTHEBY’S”译为“索斯比”或者“索思比”，并不能因此得出“苏富比”不是苏富比拍卖行的字号的结论。

北京市高级人民法院二审认为，一审判决关于《商标法》第十条第一款第（八）项、第二十八条、第三十一条的认定正确；而在适用《商标法》第三十一条即能够对未注册商标予以保护的情况下，已无进一步适用《商标法》第十三条第一款对其予以特别保护的必要，不符合驰名商标按需认定的基本原则，因此对一审判决有关《商标法》第十三条的认定予以纠正。综上，北京市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。

法律分析

对于商标使用行为的认定，一般是在《商标法》的框架下加以讨论的，认为《商标法》意义下的商标使用，除了必须是自主使用【1】外，还必须是指真实、公开、合法的使用【2】。而关于合法使用，最高人民法院的观点发生过变化。在“康王”商标案中，最高人民法院认为判断商标使用行为是否合法的依据不限于《商标法》及其配套法规，未按国家规定标注化妆品生产许可证和卫生许可证的行为，不构成合法的商标使用行为。1. 参见最高人民法院（2007）行监字第184-1号驳回再审申请通知书。但是，在此后的“卡斯特”商标案中，最高人民法院选择了不同的处理方法，认为只要在商业活动中公开真实的使用了注册商标，且注册商标使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，不宜认定注册商标违反了《商标法》第四十四条第（四）项的规定。2. 参见最高人民法院（2010）知行字第55号行政裁定书。显然，本案的处理与最高人民法院在“卡斯特”商标案中选择的处理方法是一致的。那么，在相关裁判已经阐述的理由之外，应当如何认定合法的商标使用行为呢？或者说，商标使用行为的认定应当如何与其他部门法律规范进行协调呢？本案的裁判对上述问题的认定起到了一定的说明作用。

一、以他人名义进行的商标使用行为效果归于该他人

注册商标的使用并不局限于商标注册人自己的使用，也包括获得商标注册人许可的其他主体的使用。如果是以他人的名义进行商标使用，则相关使用行为的效果应当归于该他人。

2001年的《商标法》虽然在第四十条中规定了注册商标许可使用行为，但并未对商标注册人自己的使用行为与被许可使用人的商标使用行为做区分，而2013年修改的《商标法》第四十三条规定：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”即除了要求被许可使用人标注自己的名称和商品产地以及未经备案不得对抗善意第三人外，修改前后的《商标法》并未对商标注册人自己的商标使用行为同被许可使用人的商标使用行为作出区分。而法谚有云：“法律不区分时，我们也不应区分（Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus）。”【3】因此，在《商标法》在未区分商标注册人自己的商标使用行为与被许可使用人的商标使用行为的情况下，其所产生的效果应当是完全一样的。即使从《商标法》框架以外看，《合同法》第四百零四条规定：“受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。”商标权显然是一种财产权利，因被许可人或受托人使用商标行为而产生的财产利益，当然归于委托人所有。

实践中经常出现问题的，在于能否认定存在商标使用的许可或者委托行为，而这完全是一个事实行为。本案中，法院在相关证据的基础上查明，“香港苏富比有限公司一直在英国苏富比拍卖行的控制和管理之下从事商业活动，并经英国苏富比拍卖行的授权使用‘苏富比（SOTHEBY’S）’商标和字号。这种控制和管理没有因内部股权的变动而终止或改变。”因此，香港苏富比有限公司及其上海代表处的相关商标使用行为的效果当然归于苏富比拍卖行所有。

当然，商标被许可人的商标使用必须是在商业流通领域发挥了商标区分商品或服务来源识别作用的使用。只有发挥了商品或服务来源识别作用的标志的使用，才能被认定为是商标法意义上的商标使用行为。如果仅仅是单纯地许可他人使用自己的商标或转让商标权，而许可人和被许可人或者转让人和受让人都没有对商标进行实际的使用，那么，这种行为也不能被认定为商标意义上的使用。对于这个问题，法院早已有明确的界定：“这些行为仅是许可人或转让人与被许可人或受让人之间的行为，不具有面向消费者昭示商标的标识功能，因此商标权人对涉案商标的许可他人使用以及其后的转让行为均不属于商标的使用。”3. 参见北京市高级人民法院（2006）高行终字第78号行政判决书。也就是说，商标法意义上的商标使用，必须是面向社会公众的使用行为，必须与具体的商品或服务相结合，起到区分商品或服务的来源的作用。商标，应当是市场经济中商品或服务贸易中的媒介，而绝不应是交易的对象本身，只有这样的商标标志的使用行为，才是商标法意义上的商标使用行为，否则，它只能是财产法领域中的一种财产而已。【4】

二、商标使用不以商品或者服务实际交易完成为要件

法律体系是一个大的框架，《商标法》及其配套法规只是整个法律体系的一部分。每一个部门法都有其相对独立的调整对象，因此，在《商标法》的框架下讨论是否构成商标使用行为，也应当以《商标法》的具体语境为前提，而不应将其他部门法掺入其中。这也是最高人民法院在“卡斯特”商标案中所强调的。

以本案为例，虽然《拍卖法》第十条规定：“拍卖人是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的从事拍卖活动的企业法人。”《拍卖管理办法》第三条规定：“本办法所称拍卖企业，是指依法在中国境内设立的从事经营性拍卖活动的有限责任公司或者股份有限公司。”《文物保护法》第五十五条规定：“文物行政部门的工作人员不得举办或者参与举办文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企业。文物收藏单位不得举办或者参与举办文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企业。禁止设立中外合资、中外合作和外商独资的文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企业。除经批准的文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业外，其他单位或者个人不得从事文物的商业经营活动。”即《商标法》之外的其他法律法规对拍卖人的主体资格作出规定，并对文物拍卖活动作出限制，但《商标法》意义上的商标使用行为是在商业活动中为表示商品或服务来源、使相关公众区分同种商品或服务的不同提供者的行为。苏富比拍卖行虽然因为《拍卖法》、《文物保护法》等法律法规的限制未在中国大陆地区实际从事商业性拍卖活动，但是在案证据证明，苏富比拍卖行通过义卖、慈善性拍卖、预展、广告宣传等活动，已经能够使相关公众知晓其为拍卖服务的提供者。

“商标权保护的法律界限和疑难复杂问题的解决，往往需要追及商标权的性质，从法律性质上获得根本性解决。”【1】123实际上，“商标最基本的作用是标示出处。”【5】从整个生产链条上看，商标的使用行为，“是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”4. 参见2002年《商标法实施条例》第三十六条、2013年《商标法》第四十八条。2013年《商标法》第八条规定，“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）第 15 条也规定，任何能够将一企业的商品或者服务与其他企业的商品或者服务区分开来的标志或标志的组合，均应能够构成商标。欧盟《协调会员国商标法部长会议第一号指令》（89/104/ EEC）第二条也规定，所有可用书面形式表示的标志，尤其是包括人名的字词、图形、字母、数字、商品及其包装的外形，只要能将一企业的商品或者服务同其他企业的商品或者服务区分开，均可构成商标。

其他部门法律规范禁止特定主体实施相关行为，并不意味着该特定主体就确定无疑地不能实施商标使用行为。包括在交易文书上的商标使用、广告宣传中的商标使用、实际交易行为之前的商品或服务展览行为等等，均可以构成《商标法》意义上的商标使用行为。质言之，商标使用不以商品或者服务实际交易完成为要件。只要有商标的实际使用环节发生在中国大陆地区且中国大陆地区的相关公众已经能够通过该商标标志区分商品或服务的来源，则即使该实际交易行为发生在境外，也应当认定构成在中国大陆地区的商标使用行为。

【1】孔祥俊. 商标法适用的基本问题【M】. 北京: 中国法制出版社, 2012:123.

【2】胡刚. 商标法意义上的使用：“公开、真实、合法”——近期司法判例解读【J】. 中国专利与商标, 2012(3).

【3】张明楷. 刑法格言的展开【M】. 北京: 北京大学出版社, 2013:203.

【4】周波. 商标使用应发挥商品来源识别作用【J】. 中华商标, 2013(1).

【5】黄晖. 商标法【M】. 北京: 法律出版社, 2004:2.