从判例看美国专利法的发展趋势

摘要：美国联邦最高法院近年的判决表明，美国专利法将加大对专利申请人和专利权人进行必要限制的发展趋势。未来专利申请的难度将增加，专利维权将更加困难，专利无效之诉的可能性会增大，专利域外保护的可能性减弱。

关键词：美国专利法 永久性禁令 专利无效诉讼 非显而易见 标准 专利属地管辖

作为判例法国家，美国法院的判决也是法律渊源之一。近年来，美国联邦最高法院审理了数起颇具影响的专利案件，审理的结果表明美国对专利法有了新的理解，在一定程度上反映了未来专利法的发展趋势，也必将对专利案件的审判实务产生重要影响，企业界，包括中国企业，应当关注这些变化，及时调整专利策略，谨慎应对。

分析美国联邦最高法院的判决，美国专利法的发展趋势表现为：

一、永久禁令的核发更加困难

美国的禁令类似于我国的责令停止违法行为，不同的是禁令在美国多由法院核发。针对专利侵权行为，美国法院可以核发两种禁令，即临时禁令（preliminary injunction）和永久禁令（permanent injunction）。当专利权遭到侵害，权利人在向法院提起侵权之诉后，可向法院请求核发临时禁令，以命令涉嫌侵权人立即停止涉嫌的侵权行为。在案件审理过程中，法官初步审理认为应当核发临时禁令的，法院会要求申请人提供担保金并核发临时禁令，临时禁令的效力到本案诉讼终结时为止。永久禁令则是经过完整的审理程序，法院判决原告胜诉后才予以核发，其效力是永久性的。

长期以来，美国专利审判的一大特点就是法院做出专利侵权认定后即签发永久禁令，而这正是许多公司最担心的事项，所以许多涉嫌侵权人在接到专利权人的警告函之后，为了避免败诉的风险，只好采取妥协的策略，不得不支付高额的费用。

美国联邦最高法院在eBay公司诉MercExchange公司案中，[1]却改变了这一惯例。MercExchange拥有在线拍卖技术专利，却没有实施这些专利，2001年MercExchange指控eBay使用的“立刻购买”交易方法侵害其专利，美国联邦巡回上诉法院认定eBay侵权并且签发永久禁令。

2006年5月，最高法院对此案做出终审判决，强调核发永久禁令要比照如下的检验标准：（1）若不予核发禁令，该侵权行为将导致无法弥补的损害；（2）权衡双方的损害，若不予核发禁令，对申请人造成的损害将大于核发禁令对被告造成的损害，即依法获得的金钱补偿不足以弥补该损害；（3）核发禁令不会对公共利益产生负面的影响。

根据这一标准，即使侵权事实成立，法院也不一定核发永久禁令。本案中，MercExchange并没有将其专利予以实际应用，eBay的侵权行为不会对其造成难以弥补的损害，因此最高法院拒绝核发永久禁令。但最高法院同时认为，专利权人为研究机构的例外，因为研究机构一般不从事实际市场运作，而是以授权方式利用该专利，所以前述情况对于研究机构而言，只要单纯侵权就可能对其造成不可弥补的损害。因此，研究机构即使没有实际应用其专利，也有机会申请核发永久禁令。

二、放宽专利无效诉讼的提起条件

长期以来，在美国专利审判实务中，专利的被许可人不能轻易提起质疑专利有效性的诉讼。一般只有存在重大违约行为或终止许可协议的情形下，被许可人才能提起专利有效性的诉讼。然而，2007年1月，美国联邦最高法院在MedImmune公司诉Genentech公司的专利诉讼案中推翻了这一惯例。[2]

MedImmune公司为了经营一种儿科呼吸道药品而“被迫”同意根据原先协议向Genentech公司支付专利费。经过近五年的诉讼，最高法院最后推翻了上诉法院的判决，认为不必终止或实质违反许可协议，被许可人就可以针对专利权人提起质疑专利有效性的诉讼，或就是否侵害专利提起诉讼。

此一判决对未来类似案件的影响是巨大的。这意味着被许可人如果基于某种原因，被迫接受许可协议，在接受协议后，仍有权利提起专利无效诉讼。以前在这种情形下，立案的可能性很小。今后只要被许可人能证明接受该许可协议是被迫的，就可以在支付专利许可费的同时，主张专利无效。

本案表明美国联邦最高法院放宽了提起专利无效诉讼的条件，等于给了企业更多的选择，企业可以视情况先接受许可协议再提起诉讼，但对于专利权人来说，这一判决无疑是不利的。

三、提高专利的“非显而易见性”标准

“非显而易见性”(non-obviousness)，是取得美国专利的一个实质性条件，类似于我国专利所要求的“创造性”。美国法院对非显而易见性的判断是根据专利法第103条的规定发展出的教导-建议-动机标准(teaching-suggestion-motivation，简称TSM标准)。根据该标准，对于由分散在数个在先发明的要件所组成的一项新发明，在没有教导、建议或动机来将这些要件组合出这件发明的专利范围的条件下，这件发明不被视为显而易见，因此可以获得专利权。然而，2007年4月，美国联邦最高法院在KSR公司诉Teleflex公司案中推翻了这一标准。[3]

2002年11月Teleflex公司向美国地方法院起诉KSR公司生产的可调节油门踏板装置侵害其专利权，Teleflex的专利是一种经电子传感器控制引擎的可调油门踏板，在该发明被公开之前，就有公司生产和销售可调油门踏板以及带有电子传感器的踏板。因此，KSR认为该专利显然是根据这两种既有设计方案结合而来，不能被授予专利权。地方法院同意KSR公司的观点，但上诉法院认为该专利符合TSM标准，具有非显而易见性。

2007年4月最高法院做出终审判决，认为TSM标准并非一个硬性规则，上诉法院对于TSM标准的解读过于僵化。最高法院认为，在判定其是否具有非显而易见性的过程中，应考虑既有技术的既定功能，其后的改良是否超越了既有技术要素可预见的用途，以及既有技术领域的普通技术人员是否能得出此推论或创新步骤。如果不能的话，这一技术方案才具有非显而易见性。

最高法院的判决提高了专利的非显而易见性的标准，提高了获取专利的门槛，当然也有助于提高专利品质。这一判决对于商业方法、软件专利的影响尤为重大，因为在这些专利的申请范围中，往往有一部分在既有技术中已经存在。依据此判决，美国专利局未来可能以不具有非显而易见性为由，驳回申请人的专利申请，这自然增加了获得专利的难度，涉嫌侵权人在诉讼中也可以以涉案的专利不具有非显而易见性为由，主张专利权无效从而降低自己的辩护难度。

四、强化专利制度的属地管辖

专利属地主义是国家主权原则在专利领域中的体现。在专利属地主义之下，各国均有权决定本国的专利制度，而专利权也仅在该国有效。如果专利权受到侵害，专利权人只能向专利权所属国请求保护。如果专利权人希望自己的专利在他国得到保护，则需要向他国提出专利申请并取得专利权。

美国是当今世界的科技大国，为维护本国利益，美国专利实务界近年来兴起一种司法单边主义的倾向。美国专利法正日益扩大地融入国际活动之中，企图扩张美国法院的管辖权，使其能够对发生于他国的专利侵害事实施加管辖。美国专利法第271(f)条，将“从美国出口专利产品部件到国外组装侵害成品专利”的行为，列为专利侵权行为。这就是美国专利法中的域外效力条款，是美国扩张其专利司法管辖权的重要表现。

然而2007年4月，美国最高法院在微软诉AT&T一案中表明，[4]域外效力是专利属地主义原则的例外，法院应当采取谨慎的态度适用该条款，避免对其做进一步的扩张解释。最高法院在判决中重申专利属地主义的基本原则。专利权人以第271(f)条为由主张对专利权实施域外保护的难度加大。

AT&T在美国拥有一项语音数字编码和压缩专利，这种技术可以对语音文件进行压缩，使之变小更容易进行传输和储存。微软承认，由其开发的Windows操作系统中嵌入了语音处理技术。该操作系统经过安装，电脑就可以处理语音信号。这样的电脑就成为AT&T可主张权利的对象。

AT&T表示：微软从美国境内提供侵犯AT&T专利保护的操作系统供境外组装，违反专利法271(f)条，构成专利侵权。而微软辩称，微软只是将操作系统以原始版本形式(Master Version)发送给国外的制造商，由这些制造商制成操作系统的拷贝版的光盘。微软提供的原始版本不能直接为计算机读取，因此不属于专利法271(f)条所说的部件。并且，国外制造商在境外进行安装用的拷贝版，是在国外制造的，不是微软从美国提供的，因此只能适用国外的专利法。

在地方法院以及上诉法院看来，微软向国外制造商提供原始版本的行为符合专利法271(f)条所规定的“从美国向国外提供部件”的情形，软件的复制行为已经包含在软件的“供应行为”之中，因此判决微软败诉。

微软认为，上诉法院的裁决是令人担忧的，因为它强加给在美国进行研发活动的公司过多的责任，而在海外进行研发的公司却无需承担同样的责任。微软甚至还不无威胁地表示，如果在这起案件中败诉，微软公司可能会将研发业务转往国外，以躲避美国专利法的管辖。在这起诉讼案中，布什政府认为，如果判决微软败诉，美国软件公司将在国际市场竞争中处于劣势。

最高法院在判决中阐明：专利法271(f)条要求所提供的部件必须直接是用来组装产品的。微软公司的原始版本不能直接安装，所以不能认定为271(f)条所说的部件。其次，拷贝相当于一种制造行为，与提供行为可作明显区分。271(f)条的规定针对的是从美国提供的部件，而非在国外生产或制造的部件，本案中在国外组装的部件，事实上是由国外制造商所制造的拷贝版。

最高法院解释，在专利领域中，发生在国外的行为通常由国外法来管辖，如果适用271(f)条来审理本案，就必须扩张对“部件和从美国提供”的解释，而这种扩张解释已经超越了法院的职权。如果AT&T想要防止软件在国外拷贝，就只能通过获得外国专利，行使外国专利的方式得到保护和取得救济。

其实，因为软件自身的特点，原始版与拷贝版之间并无实质性的不同。最高法院的判决体现了对美国软件行业的特殊照顾，同时也表明了美国最高法院对271(f)条的态度，即谨慎适用域外效力条款，坚持专利制度的属地管辖原则。

美国联邦最高法院的上述判决表明，美国专利法未来的发展趋势将可能对专利申请人和专利权人进行必要的限制。美国专利法的这一趋势对于专利被许可人，以及打算进入美国市场的中国企业来说，无疑是有利的。但打算申请美国专利或已经取得美国专利的中国企业应当清醒地认识到，未来专利申请的难度将加大，专利维权将更加困难，被提起专利无效之诉的可能性会增大，专利域外保护的可能性会有所减弱。

参考文献：

[1] eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

[2] MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

[3] KSR International Co. v. Teleflex Inc.,http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf.

[4] Microsoft Corp. v. AT&T Corp., http://www.supremecourtus.gov/opinions/06Pdf

/05-1056.pdf. 关于本案更详细地情况可以参见李海涛：《美国法院宽容对待软件行业》，法制日报2007－11－18（4）。

（作者单位系河南省委党校，中国社会科学院法学所博士研究生）